ÄNDERUNG DER VORSCHRIFT 164 EPÜ: WÄHREND DER EUROPÄISCHEN REGIONALEN PHASE KÖNNEN NUN ZUSÄTZLICHE RECHERCHEGEBÜHREN ENTRICHTET WERDEN

 

1. Seit dem 1. November 2014 wendet das EPA eine Neufassung der Vorschrift 164 zur Bearbeitung von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung in der europäischen Phase einer PCT-Anmeldung an.

 

Die geänderte Vorschrift 164 EPÜ unterscheidet zwei Situationen:

 

a) Das EPA ist nicht als Internationale Recherchebehörde (International Search Administration, ISA) oder ergänzende Internationale Recherchebehörde (Supplementary International Search Administration, SISA) tätig geworden (Vorschrift 164 (1) EPÜ).

 

b) Das EPA ist als Internationale Recherchebehörde (ISA) oder ergänzende Internationale Recherchebehörde (SISA) tätig geworden (Vorschrift 164 (2) EPÜ).

 

Wir fassen die neuen Regelungen, die für diese beiden Situationen gelten, im Folgenden kurz zusammen.

 

a) Das EPA war nicht als Internationale Recherchebehörde (ISA) oder ergänzende Internationale Recherchebehörde (SISA) tätig


Laut der geänderten Vorschrift 164 (1) EPÜ erstellt der Prüfer einen teilweisen ergänzenden Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung beziehen, wenn er der Auffassung ist, dass die Anmeldungsunterlagen, die der ergänzenden europäischen Recherche zugrunde zu legen sind, den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprechen, und teilt dem Anmelder mit, dass für jede weitere Erfindung, die über die zuerst erwähnte Erfindung hinausgeht, eine weitere Recherchegebühr zu entrichten ist. Dieser teilweise ergänzende Recherchenbericht enthält keinen europäischen Recherchenbericht.

 

Die Frist zur Zahlung der weiteren Recherchengebühren beträgt zwei Monate ab dem Datum der Aufforderung durch das EPA, und das EPA hat die Recherchengebühr für jede weitere Erfindung auf 1285 Euro festgelegt – denselben Betrag wie die reguläre Recherchengebühr.

 

Der ergänzende Recherchenbericht wird dann für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf alle Erfindungen beziehen, für die die Recherchengebühr entrichtet wurde. Dieser ergänzende Recherchenbericht enthält einen europäischen Recherchenbericht.

 

Der Anmelder ist berechtigt, aus den Erfindungen, die vom EPA als Antwort auf den ergänzenden Recherchenbericht geprüft wurden, die Erfindung zu wählen, die während des Erteilungsverfahrens geprüft werden soll.

 

Für alle anderen Erfindungen, die vom EPA verfolgt werden sollen, müssen Teilanmeldungen eingereicht werden. Dennoch ist eine Rückerstattung der Recherchengebühr laut Art. 9 (2) RFees für alle Teilanmeldungen von Patenten möglich, die sich auf eine Erfindung bezieht, für die die Recherchengebühr bereits zuvor entrichtet wurde.

 

b) Das EPA war nicht als Internationale Recherchebehörde (ISA) oder ergänzende Internationale Recherchebehörde (SISA) tätig


In diesem Fall wird auf den ergänzenden Recherchenbericht verzichtet, und die Patentanmeldung wird direkt von der Prüfungsabteilung verfolgt.

 

Laut geänderter Vorschrift 164 (2) teilt die Prüfungsabteilung dem Anmelder mit, dass für solche Erfindungen, für die innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine Recherchengebühr entrichtet wird, eine Recherche durchgeführt wird, wenn die Prüfungsabteilung der Auffassung ist, dass in der europäischen Patentanmeldung eine Erfindung beansprucht wird, für die die Internationale Recherchenbehörde keine Recherche durchgeführt hat.

 

Werden zusätzliche Recherchengebühren entrichtet, werden dem Anmelder die Ergebnisse der zusätzlichen Recherche in einer Anlage zu einer Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ oder Vorschrift 71 (3) EPÜ mitgeteilt, und alle Einwände gegen die zusätzlich recherchierten Erfindungen werden in der Mitteilung laut Artikel 94 (3) dargelegt. In dieser Mitteilung wird der Anmelder auch aufgefordert, aus den recherchierten Erfindungen diejenige zu wählen, die vom EPA verfolgt werden soll.

 

Wir weisen darauf hin, dass laut den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt Vorschrift 164 (2) auch für den Fall gilt, dass die Anmeldung bei Eintritt in die regionale europäische Phase oder als Reaktion auf die Mitteilung laut Vorschrift 161 (1) geändert wurde, um eine Erfindung einzuschliessen, die nicht mehr als Einheit mit der vom EPA als ISA oder SISA recherchierten Erfindung gilt.

 

2. Die Änderung von Vorschrift 164 EPÜ vereinheitlicht die Vorschriften zur Einheitlichkeit der Erfindung für Euro-PCT-Anmeldungen und direkte europäische Anmeldungen (Vorschrift 64 EPÜ) und bietet wesentlich mehr Flexibilität für Anmelder von Euro-PCT-Anmeldungen als die bisherige Vorschrift 164 EPÜ.

 

Tatsächlich konnte der Anmelder bisher für eine Euro-PCT-Anmeldung nur einen europäischen Recherchebericht und einen schriftlichen Bescheid für die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung erhalten, wenn das EPA einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit hatte, und musste ohne eine vorherige Stellungnahme zur Patentierbarkeit dieser anderen Erfindungen vom EPA Teilanmeldungen für alle anderen in der Anmeldung offenbarten Erfindungen einreichen.

 

Die neue Fassung der Vorschrift 164 EPÜ ermöglicht dem Anmelder nun die Auswahl, welche Erfindung letztlich durch die europäische Patentanmeldung abgedeckt werden soll, statt durch die eine, als erste in den Ansprüchen erwähnte, gebunden zu sein – unter der Voraussetzung dass die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren bezahlt werden.

 

Darüber hinaus kann der Anmelder nun eine fundierte Entscheidung über die Einreichung von Teilanmeldungen für Patente in Bezug auf die anderen Erfindungen treffen, für die er die zusätzliche Gebühr entrichtet hat, da für diese Erfindungen ein Recherchebericht und eine schriftliche Stellungnahme verfasst werden.

 

3. Die geänderte Vorschrift 164(1) EPÜ gilt für Anmeldungen, für die der europäische Recherchebericht bis zum 31. Oktober 2014 nicht erstellt wurde. Die geänderte Vorschrift 164 (2) EPÜ gilt für Anmeldungen, für die die erste Mitteilung nach Vorschrift 94 (3) EPÜ und Vorschrift 71 (1) und (2) EPÜ oder gegebenenfalls Vorschrift 71 (3) EPÜ bis zum 31. Oktober 2014 nicht erstellt wurde.

 

Wenn Sie Fragen zu diesem Newsletter haben, wenden Sie sich bitte an  Anne Francastel.

 

Dieser IP-Alert-Newsletter dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar.

 

Veröffentlichungsdatum: Dezember 2014

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