CHINE : UNE NOUVELLE LEGISLATION RELATIVE AUX MARQUES EST ENTREE EN VIGUEUR AU 1ER MAI 2014

 

Quels bénéfices apporte-t-elle ? Les avancées sont elles satisfaisantes ?

 

             A/ Les bénéfices

 

  • Introduction de nouveaux signes enregistrables :
    • La protection est étendue aux marques sonores.

 

  • Modifications de procédure
    • Des dépôts multi-classes : Auparavant, le déposant devait effectuer un dépôt par classe de produits et/ou services de sa marque. Désormais, il est possible de déposer une marque dans plusieurs classes.

     

    • Des renouvellements par anticipation : Les demandes de renouvellement peuvent maintenant être déposées pendant la période d’un an précédant la date d’expiration de la marque. Auparavant, le renouvellement pouvait être effectué six mois précédant la date d’expiration seulement.

 

La période de grâce de six mois reste inchangée. 

 

  • Introduction de délais d’examen


La nouvelle loi impose à l’Office des marques et à la Chambre d’Examen et d’Arbitrage (dite « Trademark Review and Adjudication Board » ou « TRAB ») des délais pour rendre leur décision dans le cadre de diverses procédures, par exemple :

 

  • La procédure d’enregistrement d’une marque : 9 mois
  • La procédure de recours à l’encontre de décisions de refus d’une marque : 9 mois avec une prolongation possible de 3 mois
  • La procédure d’opposition : 12 mois à compter de la date d’expiration de la période de publication de la marque avec une prolongation possible de 6 mois
  • La procédure de recours à l’encontre des décisions d’opposition : 12 mois avec une prolongation possible de 6 mois La procédure en annulation fondée sur la validité d’une marque : 9 mois avec une prolongation possible de 3 mois 
  • La procédure en annulation fondée sur l’existence de droits antérieurs : 12 mois avec une prolongation possible de 6 mois 
  • La procédure en déchéance pour défaut d’exploitation d’une marque : 9 mois avec une prolongation possible de 3 mois
  • La procédure de recours à l’encontre des décisions d’annulation : 9 mois avec une prolongation possible de 3 mois

 

  • Simplification de la procédure d’opposition et modification de la procédure de recours sur opposition
    • L’opposition à l’enregistrement d’une marque est divisée en deux types de procédure : L’opposition qui est fondée sur des motifs relatifs (droits antérieurs de tiers (par exemple, marque enregistrée, marque notoire, autres droits préexistants), indications géographiques) et qui est alors réservée aux titulaires de ces droits ou à toute autre personne intéressée. Celle qui est fondée sur des motifs absolus (entre autre absence de caractère distinctif) et qui reste ouverte à tout tiers.
      Auparavant, en effet, n’importe qui pouvait former opposition à l’enregistrement d’une marque, quelque soit le fondement.
      Ces dispositions visent à réduire le nombre d’oppositions formées de mauvaise foi dans le but au mieux de différer considérablement l’enregistrement d’une marque légitime.

     

    • Le TRAB peut maintenant suspendre la procédure de recours sur opposition (ainsi que la procédure en nullité) jusqu’à l’issue de la procédure engagée devant les tribunaux ou d’autres administrations à l’encontre des droits antérieurs invoqués.

 

  • Régularisation des comportements
    • La bonne foi : introduite comme un principe général par la nouvelle loi (article 7). Ce principe  trouve son application dans plusieurs articles : 
      • Une marque ne peut pas être enregistrée pour désigner des produits et/ou services identiques et/ou similaires à ceux d’une autre marque si cette dernière a été exploitée et si le déposant en a connaissance du fait de l’existence de relations contractuelles, de transactions ou de toute autre relation avec le titulaire/l’exploitant de la marque (article 15), 
      • Il est interdit aux conseils en marques d’agir en qualité de représentant d’une marque déposée de mauvaise foi ou d’accepter une mission s’ils savent ou devaient savoir que leur client contrefait les droits de marque de tiers (article 19).
    • Les opérateurs ou producteurs ne sont pas autorisés à utiliser sur les produits, les emballages, dans les publicités, les expositions ou dans toutes autres activités commerciales la mention « marque notoire ». 

 

  • La loi sur la concurrence déloyale s’appliquera désormais en cas d’usage à titre de nom de société d’une marque enregistrée ou d’une marque notoire non enregistrée appartenant à un tiers, qui crée un risque de confusion pour le public.
  • La loi précédente ne régissait pas les conflits entre marque et nom de société postérieur, sauf dans le cas de marques notoires (leurs titulaires bénéficiaient alors du droit de demander l’annulation du nom de société qui était susceptible de tromper le public). En pratique, de nombreuses marques bénéficiant d’une certaine réputation étaient enregistrées comme noms de sociétés avant même qu’elles ne soient notoires. La nouvelle loi étend l’interdiction de l’enregistrement à titre de nom de société aux marques antérieures enregistrées de tiers.


             B/ Les inconvénients ou incertitudes

 

  • Modifications de la procédure d’opposition
    • En cas de décision d’opposition favorable au déposant, ladite décision est finale et l’enregistrement de la marque attaquée est immédiatement approuvé. L’opposant n’a désormais plus la possibilité de faire appel devant le TRAB de la décision qui lui est défavorable.
      Il doit maintenant engager devant le TRAB une action en nullité distincte, plus coûteuse, durant laquelle l’enregistrement de la marque restera valable.

     

    • En cas de décision d’opposition favorable à l’opposant, à l’inverse, le déposant dispose toujours de la possibilité de faire appel devant le TRAB de la décision qui lui est défavorable puis d’engager devant les tribunaux un recours si la décision rendue par le TRAB lui est encore défavorable.
      Ces dispositions sont défavorables aux opposants qui devront attendre l’issue de l’action en annulation pour pouvoir interdire l’usage de la marque postérieure attaquée et elles risquent malheureusement d’encourager des dépôts effectués avec des intentions malhonnêtes.

 

  • Protection de l’usage antérieur


L’usage antérieur de la marque d’un tiers enregistrée est de nature à faire naître des  droits au bénéfice de l’utilisateur.


En effet, l’utilisateur d’une marque antérieurement à son enregistrement par un tiers, pour désigner des produits identiques et/ou similaires, pourra continuer à l’utiliser, malgré les droits de ce tiers, s’il est en mesure de faire la preuve de l’antériorité de cet usage et de la certaine réputation de la marque qu’il utilise.


Le titulaire de la marque postérieure enregistrée pourra quand même exiger de l’utilisateur l’adjonction à sa marque d’usage, d’un signe propre à distinguer  ses produits.

 

  • Régularisation des comportements
    • L’article 15 permet d’empêcher l’enregistrement d’une marque pour désigner des produits et/ou services identiques et/ou similaires à ceux d’une autre marque si cette dernière a été exploitée. Toutefois, il n’est pas clair si l’usage antérieur requis est un usage en Chine continentale exclusivement.
      Il faut espérer que cet usage ne se réfèrera pas uniquement à la Chine continentale mais qu’il sera pris en compte quelque soit le pays où il intervient. En effet, bien souvent l’usurpation de la marque notoire d’un tiers résulte de la connaissance de cette marque du fait de son usage hors de Chine.
      En outre, cet article laisse sous silence le cas de l’usurpation de la marque notoire d’un tiers pour des produits et/ou services non similaires, le cas le plus fréquent d’usurpation.

     

    • L’introduction du principe général de bonne foi pourrait avoir ses limites.
      Sous la précédente loi, il était quasiment impossible au titulaire d’une marque enregistrée qui n’était pas reconnue comme un marque notoire d’empêcher l’enregistrement et l’usage d’une marque identique pour des produits et/ou services non similaires.
      De grands espoirs sont donc mis dans l’introduction du principe de bonne foi. Toutefois, les articles 33, 44 et 45 qui listent les dispositions de la nouvelle loi pouvant être invoqués dans le cadre des procédures d’opposition et actions en annulation ne comprennent pas l’article 7 introduisant ce principe. Si la bonne foi ne peut pas être invoquée en cas d’opposition ou d’annulation, ce principe aurait alors en pratique un intérêt limité.
      Ces incertitudes doivent inciter les titulaires de marques qui envisagent de les exploiter en Chine à les déposer dans ce pays dès que possible.
      LAVOIX se tient à votre disposition à ce sujet et pour toute autre information sur les nouvelles dispositions applicables en matière de marques en Chine.

 

Contact: Cyrille MAZELINE 

 

Date de publication : Mai 2014

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