L'USAGE DE LA MARQUE EUROPEENNE DANS L'UNION EUROPEENNE

 

Il est impératif pour le titulaire d'une marque d'être en mesure de prouver l'usage de celle-ci, que ce soit, dans certains cas pour en obtenir l'enregistrement (1), pour maintenir ses droits (2), pour étendre leur portée en cas de renommée (3) ou exciper de la forclusion par tolérance (4) .
 

Dans tous les cas, l’usage doit être un usage pour les produits et/ou services couverts par l’enregistrement et à titre de marque, et non pas à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne.

1- POUR DEMONTRER L'ACQUISITION DU CARACTERE DISTINCTIF 
 

Une marque dépourvue de caractère distinctif peut être enregistrée ou validée si son déposant parvient à démontrer qu'elle a acquis un caractère distinctif grâce à l'usage qui en a été fait, c’est-à-dire que le public la perçoit comme un indicateur d’origine commerciale du produit.
 

Ÿ La preuve par tous moyens
 

La preuve peut être apportée par tous moyens : peuvent être pris en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (CJCE, arrêt du 4 mai 1999, « Windsurfing », C-108/97 et C-109/97, point 51).
 

Ÿ Etendue de l’usage

 

L’usage doit être prouvé 
- Dans le ou les territoire(s) où la marque est dépourvue de caractère distinctif à l’origine. 

- Auprès d’une fraction significative du public pertinent, c’est-à-dire le public concerné par les produits et/ou services désignés au dépôt.
 

Ÿ Période pertinente
 

La date à laquelle l’acquisition du caractère distinctif  doit être démontrée sera :

-  dans le cadre d’une objection administrative, la date de dépôt de la demande de marque (CJCE, arrêt du 11 juin 2009, « Imagination Technologies », C-542/07),

-  dans le cadre d’une demande de nullité, la date de dépôt ou au plus tard avant l’introduction de l’action (TPICE, arrêt du 15 octobre 2008, « Powersev Personal service », T -405/05).
 

Ÿ Signes exclus
 

Certains signes ne peuvent pas acquérir un caractère distinctif à savoir, les signes interdits (contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, marques déceptives ou composées par des emblèmes) et les signes consistant en la forme résultant de la nature des produits eux-mêmes, la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et la forme qui confère au produit sa valeur substantielle.
 

2 - POUR EVITER LA DECHEANCE DE SES DROITS 
 

Une marque communautaire enregistrée qui n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans est susceptible d’être attaquée en déchéance par un tiers.
 

Ÿ Conditions
 

L’usage de la marque doit être effectué dans la vie des affaires (auprès des clients effectifs et/ou potentiels, dans le cadre d'une activité commerciale exercée en vue d'obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits et/ou aux services qu'elle représente).
 

L'usage purement interne au sein de l'entreprise ou du groupe, ne permet pas d'échapper à la déchéance (CJCE, arrêt du 11 mars 2003, « Minimax », C-40/01, point 37).
 

Ÿ Etendue de l’usage
 

Il n'est pas nécessaire de prouver un usage dans chacun des États membres de l'Union européenne mais l'exploitation doit concerner « une partie substantielle » de l'Union européenne.
 

Ÿ Période pertinente
 

Le titulaire de la marque communautaire doit prouver que sa marque a été exploitée (i) dans les 5 ans précédant la date d’introduction de l’action en nullité à son encontre ou (ii) dans les 5 ans précédant la publication de la demande de marque contestée dans le cadre d'une procédure d'opposition.
 

Le commencement ou la reprise d'un usage sérieux permet d’échapper à la déchéance sauf s’il intervient dans les trois mois (dite « période suspecte ») précédant l’introduction de la demande en nullité et si son titulaire a eu connaissance de la probabilité de l’action en déchéance.

Ÿ La preuve par tous moyens
 

La preuve de l’usage peut être apportée par tous moyens.
 

3- POUR BENEFICIER DE LA PROTECTION ELARGIE DES MARQUES DE RENOMMEE 
 

Le titulaire d'une marque antérieure enregistrée qui jouit d'une renommée dans l'Union Européenne peut s'opposer à l’usage et à l’enregistrement de la marque d’un tiers couvrant des produits et/ou services non similaires si l’usage de cette dernière tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou s'il lui porte préjudice.
 

La marque de renommée bénéficie ainsi d'une protection élargie allant au-delà du principe de spécialité, c'est-à-dire même en dehors des produits et/ou services visés dans l'enregistrement de la marque antérieure, aux conditions suivantes :
 

-  un certain degré de connaissance du public pertinent (CJCE, arrêt du 14 septembre 1999, « General Motors », C-375/97, point 23). « En effet, ce n'est que dans l'hypothèse d'un degré suffisant de connaissance de cette marque que le public mis en présence de la marque postérieure peut, le cas échéant, même pour des produits ou des services non similaires, effectuer un rapprochement entre les deux marques, et que, par voie de conséquence, il peut être porté atteinte à la marque antérieure » ( point 23).
 

-  prise en compte des éléments pertinents du cas d’espèce « à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir » (point 27). Les critères pris en compte sont quantitatifs. La marque antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné.
 

- la marque communautaire doit être connue dans une partie substantielle de l'Union européenne.
 

Ÿ Période pertinente
 

La marque doit être ou doit avoir conservé sa renommée à la date d’introduction de l’action (la renommée passée ne peut pas être invoquée sauf pour des faits non encore prescrits).
 

Ÿ La preuve par tous moyens
 

Tous documents datés mentionnant la marque et les produits et/ou services, tel que déclarations sous serment, décisions des tribunaux ou des autorités administratives, décisions de l’Office, sondages et études de marché, certifications et récompenses, articles parus dans la presse ou dans les publications spécialisées, factures et autres documents commerciaux, matériel publicitaire et promotionnel, rapports annuels sur les résultats de l’entreprise.

4- POUR EXCIPER DE LA FORCLUSION PAR TOLERANCE (EN DEFENSE)
 

Le titulaire d’une marque communautaire ou nationale antérieure ou d’un autre signe national antérieur qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque communautaire ultérieure enregistrée, tout en ayant eu connaissance de cet usage, ne peut plus présenter une demande en nullité ou s’opposer à l’usage de ladite marque, à moins que le dépôt de cette dernière n’ait été effectué de mauvaise foi.
 

La forclusion par tolérance est un moyen de défense que le titulaire d’une marque faisant l’objet d’une action en nullité ou en contrefaçon peut soulever pour contester la recevabilité de cette action.
 

Ÿ Conditions
 

Le titulaire de la marque postérieure attaquée peut invoquer cette exception à condition que :
 

-  sa marque ait été enregistrée depuis plus de 5 ans,

- son usage dans la Communauté (ou dans l’Etat membre dans lequel la marque antérieure est protégée) a été tolérée pendant au moins 5 années consécutives au regard des produits/services couverts par son enregistrement ou pour une partie d’entre eux ;

-  le titulaire de la marque antérieure avait connaissance de cet usage ou ne pouvait raisonnablement l’ignorer ;
 

Attention : le simple envoi d’une mise en demeure n’interrompt pas la prescription. Une action en nullité ou en contrefaçon est donc nécessaire.
 

Ÿ La preuve par tous moyens
 

La preuve peut être apportée par tous moyens : publicités, articles de presse et de tout autre média, sondages, catalogues, identité des circuits de distribution, expositions et salons professionnels, échange de courriers, etc.
 

NOTRE RECOMMANDATION

Au fils de la vie de la marque, il est donc impératif d'apposer la marque sur les produits et les supports de communication, et de conserver les preuves de l’usage de celle-ci dans les territoires concernés.
 

Comme rappelé plus haut, ces documents peuvent consister en des factures, bons de commande, emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, brochures, publicités, articles de presse, études de marché, déclarations écrites d’organismes professionnels, etc.
 

Ces documents doivent :

-  être datés,

-  comporter une représentation de la marque,

- montrer les produits et/ou services couverts par l’enregistrement et pour lesquels la marque est exploitée.

Attention : l’usage n’est en revanche pas créateur de droits. Seul l’enregistrement permet d’obtenir un monopole à titre de marque communautaire.


Date de publication : Septembre 2014

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