NOUVELLES EXTENSIONS : QUELLE STRATEGIE ADOPTER ?

 

La multiplication croissante des nouvelles extensions ou « New gTLD » et leur succès a bouleversé le monde des noms de domaine en décuplant les risques d’usurpation de vos marques.

 

Comment se prémunir contre les cybersquatteurs qui réservent des noms de domaine à des fins de revente avec profit voire à des fins de contrefaçon ?

 

  • Agir à titre préventif

L’enregistrement de noms de domaine pour vos marques principales dans les nouvelles extensions constitue un rempart imparable contre toute réservation par un tiers.

 

Cette stratégie défensive connait toutefois des limites. Outre son coût, il parait illusoire de pouvoir réserver un nom de domaine sous toutes les nouvelles extensions et pour toutes les variantes de vos marques.

 

  • Surveiller ou bloquer les réservations de noms de domaine

- L’enregistrement de votre marque dans la base de données de la Trademark Clearing House (TMCH) vous confère non seulement un droit de priorité lors du lancement effectif des nouvelles extensions au cours de la période dite de « sunrise » mais vous permet également d’être informés de la réservation par un tiers de noms de domaines identiques ou comprenant votre marque.

 

- La mise en place d’une surveillance des nouveaux noms de domaine est plus large et vous permet d’être informés de la réservation par un tiers de noms de domaines identiques ou similaires à vos marques.

 

- Certains prestataires proposent pour les nouvelles extensions qu’ils gèrent un service de blocage qui permet aux titulaires de marques déjà enregistrées dans la TMCH de bloquer l’enregistrement de tout nom de domaine qui serait identique ou qui contiendrait la marque.

 

  • Que faire en cas de litige ?

- Il faut en premier lieu apprécier le risque que représente le nom de domaine litigieux. L’absence de site actif ou une page parking proposant des liens vers d’autres sites Internet génèrera un préjudice moins important qu’un site commercial avec du contenu.

 

- Il existe des procédures de règlement extrajudiciaires des litiges pour s’opposer à l'enregistrement abusif et de mauvaise foi de noms de domaine, présentant l’avantage de régler un litige plus rapidement et à moindre coût que devant les tribunaux:

 

- UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution): Cette procédure permet d’obtenir le transfert ou la radiation du nom de domaine litigieux en établissant l’atteinte à la marque, l’absence d’intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux.

 

- URS (Uniform Rapid Suspension System) : Cette procédure permet le gel du nom de domaine litigieux jusqu’à sa date d’expiration où il retombe dans le domaine public et peut à nouveau être réservé.

 

  • De nouvelles mesures de protection

L’ICANN a annoncé la mise en place de nouvelles règles concernant la procédure UDRP, dans l’objectif de limiter les usurpations et en particulier le « cyberflight », manœuvre frauduleuse consistant à transférer rapidement le nom de domaine vers un autre bureau d’enregistrement dès réception d’une plainte.

 

Ainsi sont notamment prévues :

- la suppression de l’obligation pour les requérants UDRP d’envoyer une copie de leur réclamation au titulaire du nom de domaine litigieux, et donc d’éviter que ce dernier tente d’échapper à la procédure lancée à l’encontre de son nom de domaine.

- l’obligation pour les bureaux d’enregistrement de verrouiller le nom de domaine litigieux dans les deux jours suivant la réception d’une plainte et inversement de le déverrouiller un jour après la notification d’une décision de rejet.

 

Ces nouvelles règles entreront en vigueur à partir du 31 juillet 2015.

 

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Toute l’équipe LAVOIX est à votre disposition pour vous assister dans vos démarches en vue de la réservation de votre nom de domaine ou pour vous accompagner dans la défense de vos droits.

 

Contacts : Catherine LEVALET, Béatrice DAUBIN

 

Date de publication : Mai 2015 

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