AU NOM DE QUI DEPOSER LA MARQUE ?


La Marque est un signe permettant à un acteur économique ou social de distinguer les produits ou services qu'il distribue ou qu’il souhaite faire distribuer des produits ou services identiques ou similaires des concurrents. Mais cet acteur économique peut avoir plusieurs visages et la décision de déposer au nom d’une entité ou d’une autre peut avoir des conséquences importantes tant d’un point de vue juridique qu’économique.

1. Puis-je déposer la Marque au nom de ma société en cours de formation ?


Bien qu’elle n’ait pas encore d’existence légale, une société en cours de formation peut déposer une marque. C’est à son fondateur qu’il appartiendra dans ce cas d’accomplir les démarches nécessaires. Une fois créée, la société devra reprendre à son compte le dépôt accompli pendant sa période de formation.

La reprise de la marque par la société peut se faire selon plusieurs modalités.

3 hypothèses doivent être distinguées :

 

  • Marque déposée par un des fondateurs avant la signature des statuts

 

Un état (ou liste) des actes accomplis pour le compte de la société en formation, incluant le dépôt de la marque, doit avoir été annexé aux statuts. La reprise de cet acte sera alors fondée sur la signature desdits statuts par les actionnaires/associés.


Cet état doit mentionner l'engagement qui en résulte pour la société — notamment le maintien en vigueur de la marque — et doit être présenté aux actionnaires/associés avant la signature des statuts. En cas de constitution d'une société anonyme sans appel public à l'épargne, l'état doit être mis à la disposition des futurs actionnaires trois jours avant la date de signature des statuts.

  • Marque déposée entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société

 

La reprise devra dans ce cas être fondée sur un mandat donné par décision unanime des actionnaires ou associés à une personne déterminée par l'un des associés ou un gérant non associé s'agissant d'une SARL ou société de personnes, l'un des actionnaires pour une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne.


Le mandat, donné dans les statuts ou par acte séparé, doit énumérer les actes pour lesquels il a été donné et en préciser les modalités. Il devra donc clairement préciser que tel actionnaire/associé est habilité à effectuer le dépôt de la marque au nom de la future société.

  • Reprise après immatriculation de la société

 

Une fois immatriculée, la société peut également reprendre à son compte la marque déposée en son nom par décision d'une assemblée générale des actionnaires ou associés. Elle statuera aux conditions de quorum et de majorité déterminées par la loi et les dispositions statutaires applicables aux différentes sociétés pour l'adoption de décisions ordinaires.


Une inscription de rectification du nom du titulaire doit être effectuée au Registre National des Marques, afin de faire apparaître la société nouvellement créée comme titulaire de la marque. La demande d'inscription doit être accompagnée d'un courrier explicatif, d'un extrait k-bis et selon les cas, (1) d'une copie des statuts avec l'annexe comportant l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, dont le dépôt de marque concerné, (2) d'une copie de l'acte comportant le mandat (statuts ou acte séparé) ou (3) d'une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de reprise des actes selon que l'on se trouve dans l'une des trois hypothèses mentionnées ci-dessus.

2. Dois-je justifier de la qualité de commerçant pour déposer une Marque ?

 

La loi n’exige pas du déposant qu’il ait la qualité de commerçant et qu’il soit autorisé à utiliser la Marque qu’il dépose. Toute personne physique ou morale, publique ou privée, association ou société peut-donc être titulaire d’une Marque et soit l’exploiter personnellement, soit en concéder des licences.

 

Concernant les marques collectives de certification, la personne morale titulaire ne doit être ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services ; son titulaire n’a pas le droit d’utiliser la Marque à titre personnel. L’usage de la marque collective de certification est en effet ouvert à toutes les personnes qui sont distinctes du titulaire, et qui fournissent des produits pour des services répondant aux conditions imposées par le règlement d’usage de cette Marque.

3. Puis-je déposer ma Marque en copropriété ?

 

Une Marque peut être déposée par plusieurs personnes physiques ou morales représentées par un mandataire commun. Toutefois, cette solution présente de nombreux inconvénients :

La copropriété de marques est soumise au régime de l’indivision ; L’unanimité des copropriétaires est donc requise pour effectuer toutes les actes de disposition ou d’administration aggravée, tels qu’un renouvellement, une cession, la concession d’un nantissement, d’une licence exclusive ou la défense des droits (opposition, action en contrefaçon).

En l’absence de règlement de copropriété, il existe donc un risque de blocage dans l’exploitation et la gestion des droits et dans tous les cas, des complications sont prévisibles pour le maintien et la défense des droits : un copropriétaire qui n’aura pas donné sa signature pour effectuer le renouvellement de la marque dans les délais par exemple peut entraîner la disparition de la Marque.

C’est pour cette raison que la copropriété ne représente que 7% des marques françaises déposées à l’INPI.

 

4. Est-il préférable que je dépose ma Marque en mon nom personnel plutôt qu’au nom de ma société ?

 

Le dépôt de la Marque est effectué parfois de manière très naturelle au nom personnel du porteur de projet, soit parce la structure juridique de la société n’existe pas encore, soit parce que le fondateur souhaite avec raison conserver le contrôle de la propriété et des fruits de l’exploitation de la Marque.

En effet, la Marque permet de se constituer une source de revenus complémentaire qui n’est ni un salaire ni dividende mais un bénéfice non commercial.

La marque représente en outre un actif que je peux valoriser dans mon patrimoine personnel dans le but d’une revente ou d’une transmission à mes descendants.

En contrepartie, le propriétaire de la Marque restera responsable sur ses biens personnels en cas de réclamation ou action de tiers pour contrefaçon ou revendication de propriété de la Marque. Il convient à tout le moins, que le dirigeant ait fait conduire des recherches d’antériorités afin de pouvoir apprécier le risque juridique résultant de cette propriété. En outre, l’extension, le maintien en vigueur et la défense de la Marque peuvent s’avérer couteux si le dirigeant ne prévoit pas le paiement de redevances de licence par la société exploitant la Marque susceptible de couvrir l’intégralité de ces frais.

De même, les partenaires accorderont plus de crédit à la société titulaire des droits et seront rassurés par sa stabilité et sa surface financière.

 

Bien entendu, les conseils d’un avocat fiscaliste ou de son expert-comptable sont opportuns à ce stade afin de déterminer toutes les conséquences fiscales de ces choix.

Par expérience, on constate que la décision va dépendre de la situation personnelle à chacun et des règles fiscales applicables à l’époque de ce choix.

Nul besoin de préciser ici que si le dépôt de marque est effectué par le dirigeant en son nom personnel, il devra régler toutes les dépenses y afférentes sur ses fonds propres.

A défaut, l’on se situerait dans un cas d’abus de bien social. Il est donc primordial que les frais liés à la création de la marque (de recherches d‘antériorités, de création de la marque, de dépôt, de défense etc.) soient bien assumés par le dirigeant, quitte à être couverts par les redevances que la société devra verser en sa qualité de licenciée.

Il convient de veiller à ce que les droits soient constitués sur la tête du dirigeant avant tout commencement d’exploitation par la société.

En conclusion, le choix de déposer à titre personnel peut être fait pour prendre date en attendant de décider de l’exploitation et/ou de la création d’une structure juridique.

 

Dans ce cas, il faut bien respecter la séparation des patrimoines social et personnel.

Par ailleurs, se pose la question du choix de la dénomination de la société. Si cette dernière souhaite prendre la même que le nom de la marque, il faudra alors prévoir de lui donner une licence formelle afin d’éviter que le nom ne lui appartienne après qu’elle soit vendue.

5. Dois-je faire payer des redevances à ma société qui exploite la Marque ?

 

Si la société vient d’être créée, il est souvent recommandé de consacrer l’essentiel de ses revenus à son développement commercial et non au paiement de dividendes pour les actionnaires ou de redevances de licence pour le dirigeant fondateur.

L’essentiel est de ne pas dégrader son bilan et qu’elle apparaisse attractive pour les partenaires économiques, industriels ou commerciaux.

Si l’objectif du fondateur de la société est de la valoriser pour faire entrer des investisseurs ou dans le but d’une revente à court ou à moyen terme, il est plus que recommandé que les droits de propriété intellectuelles se situent dans la société.

De même, les associés de la première heure pourront voir d’un mauvais oeil que le fondateur conserve à son nom des actifs aussi importants que la Marque alors qu’ils sont partenaires dans le développement commercial de la société.


Contact : Catherine LEVALET

 

Date de publication : Décembre 2015

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