Dois-je déposer une marque complexe, ou la dénomination et le logo séparément ?

 

Il est courant qu’une entreprise utilise une marque verbale accompagnée d’un logo ou représentée selon un graphisme particulier.


Pour autant, quelle stratégie de dépôt faut-il adopter ? Faut-il déposer le logo séparément de l’élément verbal ? Faut-il déposer de façon cumulative la marque verbale et la marque sous sa forme stylisée ? 

 

Il est toujours préférable de déposer une marque sous la forme selon laquelle elle sera utilisée: en effet, une marque qui n’est pas utilisée telle qu’enregistrée pendant une période ininterrompue de 5 ans, ou à tout le moins sous une forme modifiée qui  n’altère pas son caractère distinctif, peut être attaquée en déchéance devant les Tribunaux français ou devant l’OHMI.

 

Cela étant, il peut être judicieux de déposer la dénomination qui accompagne le logo séparément de son univers graphique. En effet, il est possible que le logo soit modifié à l’avenir  (dans sa forme, sa couleur ou sa structure) : je n’aurai donc qu’à redéposer ce logo à titre de marque sans que cela n’affecte le sort de la marque verbale, cette dernière conservant son antériorité, évitant ainsi qu’un tiers s’étant constitué des droits intermédiaires sur une marque verbale identique ou similaire  ne s’oppose à mon nouveau dépôt.

 

Tel est le cas lorsque :

 

  • Je souhaite utiliser la dénomination séparément du logo sur mes supports de communication. Il s’agit donc de 2 marques différentes qui seront utilisées seules ou juxtaposées.

 

Exemple :

 

 

  Cosmos 1et   COSMOS

 

  • Le logo ne forme pas un tout indivisible avec la dénomination : la dénomination est perceptible en tant que telle indépendamment du logo qui l’accompagne. Il s’agit donc de deux signes distinctifs différents qui ont chacun un pouvoir d’identification des produits ou services.

 

Exemple :

 

cosmos 2

 

 

  • En revanche, si le logo et la marque verbale sont indissociables et forment donc un tout indivisible, il convient de déposer cet ensemble tel qu’il est utilisé.

 

Exemple :

 

cosmos 3

 

Le choix de déposer deux marques ou une seule n’est pas sans conséquence sur la protection qui sera reconnue à vos signes distinctifs : en effet,  si le logo et la marque verbale font l’objet de 2 enregistrements distincts, leur protection à titre isolé sera plus forte. Si un tiers reproduit ou imite le logocosmos 4 sans la marque verbale COSMOS ou inversement il me sera plus aisé de démontrer l’existence d’un risque de confusion si mon action est fondée sur un enregistrement protégeant, selon le cas, le logocosmos 5 ou la marque verbale COSMOS, que si je fonde l’action sur une marque au sein de laquelle ces deux éléments seraient étroitement liés et non dissociables.

 

Ainsi, en déposant séparément leur logo de leur marque verbale, les sociétés titulaires des marques antérieures ci-dessous ont pu s’opposer avec succès aux dépôts de marques similaires :

 

Marque antérieure Marque contestée Décision Marque verbale avec laquelle la marque antérieure est généralement utilisée
hermes 1 hermes 2    INPI 10 mars 2015, OPP 14-4135  HERMES

 

 

 kanga 1

 

 kanga 2

 

INPI 26 mai 2015, OPP15-0207

 

KangaROOS

 

Dans les cas suivants,  où l’on compare une marque composée d’un seul élément à une autre composée de deux, un risque de confusion a été retenu car l’élément repris ou imité par la marque contestée est soit (i) détachable de la marque antérieure (cas de la marque VORTEX) soit (ii) un élément protégé isolément.

Marque antérieure

Marque contestée

Décision

Remarques

 

 vortex 1

 

 vortex 2

division de l’opposition de l’OHMI, 16 octobre 2015

Dans la marque antérieure, la dénomination est détachée du logo

 

 M 1

 

 M 2

division de l’opposition de l’OHMI 1er septembre 2015

Dans la marque contestée, le logo est détaché de la dénomination

 

En revanche, lorsque le logo et la dénomination sont indissociables, le risque de confusion est parfois difficile à établir. Ainsi, dans les cas suivants, malgré la reprise ou l’imitation de la dénomination protégée par la marque antérieure, aucun risque de confusion n’a été retenu en raison des différences d’ensemble.

 

Marque antérieure

Marque contestée

Décision

DOGHNUTS,    et donuts 1

 Krispy kremeet

 donuts 2

Tribunal de l’Union Européenne, 7 octobre 2015

 

CALIDA

 

 

 Dadida

Tribunal de l’Union Européenne, 23 octobre 2015

 

Suite de l'article ici : Dois-je déposer des Marques même si elles sont faibles ?

 

Contacts : Catherine LEVALET et Philippe LODS

 

Date de publication : Février 2016

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