Dois-je déposer des Marques même si elles sont faibles ?


La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans aucune confusion possible, ce produit ou ce service de ceux des concurrents.

 

Une marque n’est donc protégeable que si elle est distinctive.

 

Toutefois, la portée de la protection d’une marque peut varier selon que celle-ci possède un fort pouvoir distinctif ou un caractère distinctif de plus faible degré par rapport aux produits et/ou services qu’elle vise dans son enregistrement.

 

On distingue ainsi :

 

  • les marques normalement distinctives et les marques fortes : marques composées d’un signe arbitraire (terme ou logo)  par rapport aux produits / services désignés (ex : Apple ou le logo constitué du dessin d’une pomme pour des ordinateurs ou téléphones), la renommée de la marque pouvant accroitre son pouvoir distinctif ;
  • des marques faibles : marques composées d’un signe évocateur d’une caractéristique des produits ou services

 

Le choix de la marque est stratégique pour mon entreprise :

 

  • Soit je capitalise sur une marque arbitraire (fortement ou moyennement distinctive) se distinguant nettement des marques de mes concurrents : je devrai alors faire un effort important de communication au début de mon activité afin de l’imposer auprès de la clientèle. En revanche, elle se verra conférer un très fort pouvoir distinctif du fait de son usage.

 

Il peut s’agir d’un terme inventé, du nom du créateur du produit ou de la société, d’un terme du dictionnaire pris arbitrairement pour désigner les produits ou services.

 

  • Soit j’opte pour une marque qui évoque pour la clientèle les qualités du produit ou du service afin qu’elle guide son choix. Je devrai alors m’attendre :

 

(i) à ce que de nombreuses marques identiques ou similaires soient révélées par une recherche d’antériorités,

 

(ii) à ce que l’INPI ou l’OHMI émette une objection à son enregistrement s’il l’estime descriptive, générique ou usuelle au regard des produits ou services qu’elle désigne,

 

(iii) à ce que sa protection à l’encontre des imitations soit incertaine

 

(iv) à ce que son pouvoir distinctif puisse être dilué du fait de son son emploi par les concurrents ou par le public dans un sens descriptif ou générique.

 

Ainsi, La Cour de Cassation a énoncé clairement les principes dans un arrêt du 6 janvier 2015  concernant la marque « I ♥ Paris » : « qu’après avoir rappelé que, pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée [… ], que le contenu sémantique des deux signes litigieux appréhendés dans leur ensemble, en ce qu’ils véhiculent un message d’attachement à une ville particulière, conduira le consommateur à les percevoir comme des signes décoratifs dont il comprendra le sens quelle que soit sa langue, et non pas comme des marques lui garantissant que les produits sur lesquels ils sont apposés sont fabriqués et commercialisés par la société X, quand bien même seraient-ils apposés sur des étiquettes »

 

Voir également les décisions suivantes :

 

  • La marque JUSTFA a été rejetée, l’INPI considérant que « dans son ensemble, le signe déposé sera compris sans difficulté par le consommateur francophone comme l’expression « tout simplement fabuleux », l’anglais étant une langue largement enseignée et pratiquée en France, et le simple fait d'accoler les deux termes n’étant pas suffisamment perceptible du consommateur pour conférer un autre sens », (INPI, 18 mars 2015) :

 

  • L’action en contrefaçon opposant la marque Grand opticien 1 à la marque  Grand opticien 2 a été rejetée, la Cour d’Appel de Nancy, par un arrêt du 3 février 2015, considérant que les termes 'Grands opticiens', sont purement descriptifs de l'activité concernée et à ce titre qu’ils sont dénués de caractère distinctif , si bien qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques.

 

  • En outre, la distinctivité s’apprécie par rapport aux produits et services désignés au dépôt. Il ne s’agit donc pas d’un concept théorique mais d’une appréciation au cas par cas.

 

Ainsi, par un arrêt du 14 avril 2015, la Cour d’Appel de Paris a considéré que la marque GIANT de la société QUICK était distinctive et que l’usage et l’enregistrement de la marque PIZZA GIANT SODEBO' par la société SODEBO en constitue la contrefaçon.

 

Sur la validité de la marque, après avoir relevé que « le mot anglais 'giant', par sa proximité linguistique avec son équivalent en langue française, était à la date du dépôt de la marque 'GIANT' le 14 juin 2006 compris du consommateur francophone comme signifiant géant et par extension, énorme ; qu'il s'ensuit que ce terme suggère, d'une manière générale et impersonnelle pour l'ensemble des produits et services visés, la dimension particulièrement importante de la portion des produits ou l'importance des services exploités sous ce signe », la Cour considère  que « le fait qu'une entreprise souhaite ainsi conférer une image positive à ses produits ou services, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l'une des qualités ou des caractéristiques déterminantes des produits et services concernés, relève de l'évocation et non de la désignation au sens de l'article L 711-2 sous b) ; Considérant en conséquence que la marque 'GIANT' apparaît comme intrinsèquement arbitraire et distinctive pour permettre au consommateur d'identifier l'origine des produits et services qu'elle désigne » ;

 

  • Toutefois, l’utilisation intensive et/ou ancienne d’une marque peut lui conférer son caractère distinctif même si celui –ci manquait à l’origine. Ainsi, si j’ai largement utilisé ma marque,  je peux, à l’appui de la demande d’enregistrement, invoquer cet usage antérieur qui lui conférant le caractère distinctif requis pour sa protection afin de me constituer des droits opposables aux tiers.

 

En effet, l’article L.711-2 dernier alinéa du Code de la Propriété Intellectuelle et l’article 7 (3) du Règlement (CE) No 207/2009 sur la marque communautaire prévoit dans certains cas, le caractère distinctif peut être acquis par l'usage.

 

Ainsi, la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 14 avril 2014 a considéré que  la marque verbale française 'SeLoger.com' n° 3 436 371 qui  a été déposée le 22 juin 2006 et enregistrée le 27 avril 2012 avait déjà acquis par l’usage un  caractère distinctif au regard des produits et services relevant des affaires immobilières, des bases de données ou fichiers informatiques relatifs au domaine du logement et de l'immobilier, ainsi que de leur constitution et exploitation : « Considérant que, cependant, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, le vocable 'seloger.com' était, au moment du dépôt de la marque en 2006, utilisé de façon notoire par la société Pressimo on Line pour désigner le site internet 'www.seloger.com' proposant un service d'accès à une base de données d'annonces immobilières d'achat et de location ; qu'en effet, il résulte de la présentation générale du site internet que celui-ci, créé en 1996, comptabilisait 922 273 visiteurs en mars 2002 et qu' il est disponible sur téléphone mobile depuis 2002 ; qu'au vu du Forum Benchmark Group du 23 mars 2004, il est le premier site immobilier consulté avec 46% des sondés et 73% des internautes le connaissent ; que selon une étude réalisée en août 2005 par l'institut TNS Sofrès, avec un niveau de notoriété à hauteur de 87%, il arrive en tête dans la catégorie des sites immobiliers sur internet »).

 

Une marque descriptive peut être combinée dans le dépôt à un autre élément de sorte que l’ensemble ainsi formé présente le pouvoir distinctif  nécessaire à sa protection. L’obtention d’un enregistrement de marque est généralement  dissuasif vis-à-vis des concurrents.

 

Les marques suivantes ont été jugées similaires et les instances ont retenu l’existence d’un risque de confusion même en présence de termes faiblement descriptifs :

 

Dry 1   et   Dry 2 (division de l’opposition de l’OHMI, 29 septembre 2015)

 

INFLUENCE DIGITALE et INFLUENCES (Cour d’Apple de Paris, 20 septembre 2013)

 

En revanche, ont été considérées comme non similaires les marques suivantes, car l’élément repris est, soit descriptif soit faiblement distinctif et les différences d’ensemble permettent d’écarter un risque de confusion :

 

Ibiza 1  et   Ibiza 2 (division de l’opposition de l’OHMI, 11 août 2015)

 

 

K 1  et   K 2  (division de l’opposition de l’OHMI, 25 août 2015)

 

 

Suite de l'article ici : Dois-je déposer le nom de ma société à titre de marque ?

 

Première partie de l'article : Dois-je déposer une marque complexe, ou la dénomination et le logo séparément ?

 

Contacts : Catherine LEVALET et Philippe LODS

 

Date de publication : Février 2016

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