SYNTHÈSES DE JURISPRUDENCE

 

Tribunal de l’Union Européenne (TUE) – 29 septembre 2016 – affaire T335/15 « Universal Protein Supplements Corp. vs. EUIPO ».

Une demande de marque de l’Union Européenne constituée de la forme marque compléments nutritionnels a été déposée pour désigner des « compléments nutritionnels » en classe 5, des « vêtements, chaussures » en classe 25 ainsi que des « Services de magasins de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels ; produits liés à la santé et au régime alimentaire ; vêtements et chaussures » en classe 35.

 

L’Examinateur a notifié son titulaire d’un refus d’enregistrement pour défaut de caractère distinctif de la demande de marque pour l’ensemble des produits et services revendiqués, ce dernier a contesté ce refus mais l’EUIPO a maintenu sa décision première. Un recours a donc été formé, mais la chambre des recours a donné raison à l’Examinateur ; un nouveau recours a été formé devant l’instance dont nous analysons aujourd’hui la décision.

 

Le TUE entérine la décision de l’Examinateur et rejette le recours considérant que :

 

  • cette forme, la silhouette d’une personne adoptant une pose de culturisme typique véhicule un message se rattachant au culturisme (points 25 et 26 de la décision) ;

 

  • le fait qu’il existe plusieurs possibilités de dessiner, un peu différemment, un culturiste n’enlève en rien que la présente demande de marque est descriptive dans la mesure où elle « ne va pas au-delà de la représentation standard d’un culturiste » (point 36)

 

  • même si cet élément figuratif pourrait véhiculer un message allant au-delà du culturisme, lorsqu’un signe possède plusieurs significations « il doit se voir opposer un refus d’enregistrement si au moins une de ses significations potentielle désigne  une caractéristique des produits concernés, ce principe étant valable tant pour les signes verbaux que pour les signes figuratifs.

 

  • la demande de marque est descriptive des produits revendiqués en classes 5 et 25, ainsi que des services en classe 35 :

 

      • d’une part car les « compléments nutritionnels » en classe 5 font partie du régime alimentaire du culturiste pour l’aider à développer sa musculature ;
      • d’autre part car les « vêtements ; chaussures » désignent une catégorie générale de produits qui comprennent des articles spécifiquement connus pour la pratique du culturisme ;
      • enfin, les services revendiqués en classe 35 concernent la vente des produits ci-dessus, de sorte que les mêmes considérations quant au caractère distinctif sont valables.

 

  • même si le signe en cause n’est pas descriptif pour toutes les catégories de produits et services revendiqués, dans la mesure où le titulaire a sollicité l’enregistrement pour l’ensemble sans faire de distinction, la reconnaissance du caractère distinctif de la marque s’applique « non seulement aux produits et aux services pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits et ces services en l’absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de marque » (point 32).


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Tribunal de l’Union Européenne (TUE) – 11 octobre 2016 – affaires T753/15 et T461/15 « Guccio Gucci SpA vs. EUIPO (Guess ?) »


Le 11 octobre 2016 le Tribunal de l’Union Européenne a rendu deux décisions relatives au signe marque-guess-ip-holder déposé à titre de marque par la société GUESS IP HOLDER LP. La première décision (T461/15) est relative à une action en nullité déposée à l’encontre d’une marque de l’Union Européenne composée de ce signe, tandis que la seconde action concerne une opposition formée à l’encontre d’une seconde demande de marque de l’Union Européenne également composée de ce signe.

 

Ces deux actions contre le signe ci-dessus ont été déposées par la société GUCCIO GUCCI SpA notamment titulaire des marques antérieures suivantes :
 

marque guccimarque guccimarque guccimarque guccimarque gucci

 

Cette action en nullité et l’opposition à l’enregistrement sont toutes deux fondées la lettre de l’article 8 du règlement 207/2009 du 26 février 2009 relatif au refus d’une marque lorsqu’il existe un risque de confusion avec des marques antérieures.

 

La chambre des recours de l’EUIPO, pour chacune des décisions, avait déjà considéré que « La lettre « G » comme base des différents signes ne constituait pas, à elle seule, un motif suffisant pour établir une quelconque similitude pertinente, que ce soit sur le plan visuel, phonétique, conceptuel. », et que « La lettre majuscule « G » en tant que concept constitue une simple caractéristique graphique pouvant être représentée, positionnée et stylisée de plusieurs façon ».


D’autant plus que le signe contesté marque-guess-ip-holder est purement figuratif et abstrait, et que le public ne percevra pas la lettre majuscule « G » mais seulement un motif ornemental et abstrait qui pourrait être perçu comme reproduisant des lettres stylisées telles que « X », « E » ou encore « 3 » et « E ».

 

Le Tribunal de l’Union européenne, saisi par la société GUCCIO GUCCI SpA, dut alors se prononcer sur le bien-fondé de la décision rendue par la chambre de recours de l’EUIPO, et motiva ses deux décisions de la même façon. Ce fut, à titre liminaire l’occasion de rappeler les principes relatifs à l’appréciation globale du risque de confusion, et notamment que le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

Aussi, le public pertinent conservant l’image de la marque dans son ensemble, il ne percevra pas dans le signe marque-guess-ip-holder la lettre majuscule « G », mais plutôt un motif ornemental et abstrait. Les recours de la société GUCCIO GUCCI ont été rejetés.

 

Cette décision démontre que des marques composées d’une même base, ici la lettre « G », peuvent être jugées complètement différentes en raison d’une appréciation des marques dans leur ensemble.


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Changement dans le droit des marques et des modèles aux Iles Cayman


Actuellement, pour être titulaire d’une marque aux Iles Caïmans, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque britannique, ou désignant ce territoire (marque de l’Union Européenne ou via la marque internationale) et de présenter une demande d’extension à cet office insulaire.


Dans son plan de modernisation des droits de propriété intellectuelle présenté à la fin du mois d’aout dernier, le gouvernement des iles Caïmans a présenté un ensemble de lois, qui devraient entrer en vigueur d’ici le début de l’année 2017.

 

Ces textes prévoient notamment :

 

  • la possibilité d’enregistrer une marque directement auprès de l’Office des iles Caïman, sans passer via une marque produisant ses effets sur le territoire britannique ;
  • des règles relatives aux motifs de refus des demandes de marques, ainsi que pour les oppositions et les actions en nullité ;
  • des provisions relatives aux sanctions prévues en cas infractions aux droits de marque ;

 

S’agissant de la durée de protection d’une marque, il ne change pas et demeure de 10 années.

 

Compte tenu de ce changement de législation, un rallongement des délais de traitement des demandes de marques désignant ce territoire  seront à prévoir au début de l’année 2017. Aussi, nous vous recommandons vivement d’anticiper vos projets de dépôts et de procéder en ce sens avant la fin de l’année.

 

Date de publication : Novembre 2016


Contacts : Marion LAPERRIERE et Béatrice DAUBIN

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