Une nouvelle extension à ne pas manquer !

 

Dans le cadre du programme de lancement des nouvelles extensions, l’ICANN a prévu que la Trademark Clearing House devrait voir le jour le 21 février 2013.

La Trademark Clearing House (TMCH) ou « centrale des marques » est un nouveau dispositif incontournable pour la protection des marques sur internet. Il s’agit d’une base de donnée mondiale dans laquelle les titulaires de marques enregistrées procéderont à la déclaration de leurs marques ce qui permettra de centraliser, authentifier,  stoker et  diffuser les informations relatives aux droits des détenteurs de marques.  Ce dispositif facilitera ainsi la protection des marques lors de l’ouverture d’une nouvelle extension de nom de domaine.

Ce système de surveillance et de notification procure de réels avantages :
 

  • La TMCH sert avant tout de base de données des marques : L’inclusion d’une marque dans cette base de données permettra  à son titulaire de bénéficier des périodes prioritaires (on parle de périodes « Sunrises ») pour déposer le nom de domaine correspondant.   
  • La TMCH est aussi un système de prévention : Le candidat à l’enregistrement d’un nom de domaine identique à une marque notifiée à la TMCH sera informé qu’il existe une marque antérieure. 
  • La TMCH est enfin un système d’information : Les titulaires de marque seront informés qu’un nom de domaine identique à une marque notifiée a été enregistré.
     

Ainsi, le tiers souhaitant réserver un nom de domaine sera informé que le nom qu’il tente d’enregistrer correspond à une marque inscrite à la TMCH.
S’il confirme et que l’enregistrement est validé le titulaire de la marque recevra alors une notification et pourra de cette manière être informé de cette tentative. (On parle de période de « Trademark Claims »).

 

Ces périodes de « Sunrises » et de « Trademark Claims » constituent un préalable obligatoire à l’ouverture des nouvelles extensions.

Même si le calendrier est encore susceptible d'être modifié,  voici quelques rappels et conseils :

Rôle de la TMCH :

La TMCH se veut être une  base de données unique, recensant les droits de marque de ceux qui en font expressément la demande.

La TMCH doit remplir une double fonction:

  • authentifier et valider les marques.
  • administrer la base de données et disséminer l’information aux nouveaux registres.

 

Pour qu’une marque puisse être incluse dans la TMCH, elle doit répondre à certains critères. Ainsi ne seront acceptées que les marques suivantes :

  • Marque verbale nationale ou régionale (cette disposition concerne les  marques communautaires par exemple) enregistrées, ou
  • Marque validée par une cour de justice ou une procédure judiciaire (cette disposition concerne les pays de common law), ou
  • Marque protégée par une loi ou un traité en vigueur (cette disposition concerne les noms commerciaux par exemple).

 

Les nouveaux opérateurs de registre sont obligés, de part le contrat qui les lie à l’ICANN, d’une part de prévoir une période « Sunrise » et d’autre part de prévoir  une période de « Trademark Claims » préalablement à l’ouverture de leur nouvelle extension.

Les « Sunrises » :

 Ainsi, ceux qui auront déclaré leurs droits de marque dans la TMCH pourront demander l’enregistrement du nom de domaine correspondant dans les nouvelles extensions de leur choix lors de la période « Sunrise » organisée par le nouveau registre.

Les titulaires de marques incluses dans la TMCH devront apporter la preuve de son usage pour pouvoir se prévaloir d’un droit de priorité en « Sunrise ». La preuve de l’usage se fera au moyen d’une déclaration (formulaire standard fourni par la TMCH) signée par le titulaire du droit, et de la fourniture d’un échantillon.

Les marques ainsi validées se verront attribuer un code (appelé « Sunrise Code ») qui sera indispensable pour participer aux « Sunrises ».

Attention :
l’inclusion d’une marque dans la TMCH sera le seul moyen pour son titulaire de participer aux périodes prioritaires des Sunrises organisées par les nouveaux registres. 

Les « Trademarks Claims » :

L’organisation des périodes de « Trademark Claims » sont aussi une obligation imposée par l’ICANN à chaque nouveau registre. Les périodes de Trademark Claims devront durer au minimum 60 jours à compter du lancement d’un nouveau gTLD (d’une nouvelle extension).

Les « Trademark Claims » ou « services de réclamation » permettent d’informer le tiers candidat à l’enregistrement d’un nom de domaine sur une nouvelle extension, de l’existence d’un nom de domaine identique à une marque déclarée dans la TMCH. 

Par conséquent, il effectuera cette réservation en toute connaissance de cause.
De son côté, le propriétaire de la marque qui aura déclaré sa marque dans la TMCH sera notifié de l’enregistrement de ce nom de domaine par un tiers.
En outre, il sera possible de choisir d’inscrire ses droits dans la TMCH pour des durées de 1, 3 ou 5 ans.
Il est donc recommandé de faire un audit de votre portefeuille de marques,  afin d’identifier celles qu’il sera nécessaire de déclarer dans la TMCH.

L’inscription d’une marque au sein de la Trademark Clearinghouse n’étant pas de nature à empêcher les dépôts par des tiers de noms de domaines identiques à une marque, l’ICANN a également prévu une procédure appelée URS (Uniform Rapid Suspension System), qui est en quelque sorte la petite sœur de la procédure UDRP.

Cette procédure se veut similaire à l’UDRP dans ses conditions, mais plus rapide et moins coûteuse que l’UDRP. Elle permettra de bloquer un nom de domaine litigieux (et donc le site web associé) en moins de 30 jours.

LAVOIX peut vous assister dans la déclaration de vos droits dans la TMCH et vous propose les services suivants:

  • service de pré-validation de vos droits
  • inscription dans la TMCH
  • information concernant la preuve de l’usage de vos droits et suivi auprès de la TMCH
  • stockage des Sunrises Codes
  • participation aux Sunrises
  • diffusion des Trademarks claims notices


N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information.

 

Contact :

 

A Paris, Catherine Levalet

A Lyon, Béatrice Daubin

 

Date de publication : Février 2013

 

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