Informations complémentaires sur la Trademark ClearingHouse 

L’ouverture de la Trademark Clearinghouse a été reportée au mois de mars. D’ici là, il est nécessaire de vous préparer à protéger vos droits dans le futur paysage de l’Internet. Voici une liste de questions/réponses pour vous aider à y voir plus clair.

 

Qu’est-ce que la Trademark ClearingHouse (TMCH) ?

Dans le programme de lancement des nouvelles extensions (new gTLDs) mis en place par l’ICANN, l’un des mécanismes de protection des droits prévus par l’ICANN est la création de la Trademark Clearinghouse (TMCH).

Cet organisme, qui se veut indépendant de l’ICANN, a pour but d’être une sorte de gigantesque base de données centrale, où les droits de marque de ceux qui veulent en faire partie seront recensés et vérifiés.

 

Quelles sont les fonctions de la Trademark ClearingHouse ? 

La TMCH doit remplir une double fonction :

-  authentifier et valider les droits de marque : cette mission a été attribuée à Deloitte, cabinet d'audit et de conseil.

-   administrer la base de données et disséminer l’information aux nouveaux registres : cette mission a été attribuée à IBM, société de services informatiques.

 

A quoi sert l’inscription d’une marque dans la TMCH ? 

Dans le contrat liant les nouveaux registres à l’ICANN, les nouveaux registres sont soumis à l’obligation incontournable de prévoir, avant l’ouverture de leur extension, une période sunrise, suivie d’une période de Trademark Claim. Cette obligation répond notamment aux demandes des différents acteurs de la communauté de la propriété intellectuelle.

Inscrire sa marque dans la TMCH est donc le seul moyen d'être averti lors des Trademark Claims.

Qu’est-ce qu’une période Sunrise ? 

Une période Sunrise est une période précédent l’ouverture générale d’une nouvelle extension, et offrant la possibilité aux titulaires de marques d’enregistrer un/des nom(s) de domaine de manière prioritaire. Les périodes Sunrise sont obligatoires pour toute nouvelle extension.

Qu’est-ce qu’une période de Trademark Claim ? 

Une période de Trademark Claim est une période organisée par un registre en début d’ouverture de sa nouvelle extension, et pendant laquelle les titulaires de marques peuvent recevoir des NORNs (Notifications Of Registered Name). Plus clairement, si durant une période de Trademark Claim, un tiers enregistre un nom de domaine correspondant à une marque inscrite dans la TMCH, ce tiers sera averti de l’existence d’un droit de PI sur ce terme, et le titulaire de la marque, ou son agent, sera également averti de cet enregistrement. L’enregistrement du nom de domaine ne sera pas bloqué, mais des notifications seront faites au demandeur du nom de domaine et au propriétaire de la marque.

Quelle(s) marque(s) dois-je inscrire dans la TMCH ?

Les marques qui pourront être acceptées dans la TMCH sont :

  • les marques enregistrées nationales, communautaires et internationales,
  • les marques validées par une Cour ou une procédure judiciaire,
  • les marques protégées par un statut ou un traité (à condition qu’il soit en vigueur depuis au moins juin 2008).

Il est nécessaire que vous cibliez en priorité les marques principales, voire vos marques secondaires, cela dépendant évidemment de votre budget et de votre stratégie de surveillance et de dépôt de noms de domaine (territoire/ classes de produits et services couverts par vos marques, zone géographique d‘implantation, de distribution etc…).

Les marques commençant par un point ou contenant un (.) ne seront pas admise

Si la marque contient un /des éléments non-gérés par le système DNS (ex : espace, « ! », « + » etc), alors ces caractères pourront être omis ou remplacés par un tiret.

S’agissant des caractères spéciaux comme le « & », ils pourront être omis, remplacés par un tiret ou traduits dans la langue de la marque.

 

Pour participer aux périodes Sunrise, je dois prouver l’usage de ma marque. Quelle(s) preuve(s) sont acceptées ? 

Les titulaires de marques incluses dans la TMCH devront apporter la preuve de leur usage pour pouvoir se prévaloir d’un droit de priorité en Sunrise. La preuve de l’usage se fera au moyen d’une déclaration (formulaire standard fourni par la TMCH) signée par le titulaire du droit, et de la fourniture d’un échantillon.

Deloitte précise par exemple des étiquettes, publicités, tout matériel marketing, brochures, catalogues, captures d’écran, etc … présentés sous forme de liens, copies, photos.

Attention, ne seront pas admis
: des noms de domaine reprenant la marque, des emails, des licences, des cartes de visite.

Est-ce que le fait d’inscrire ma marque dans la TMCH me garantit l’obtention du nom de domaine correspondant dans les extensions qui m’intéressent ? 

Non. Inscrire votre marque dans la TMCH vous donne le droit de participer aux périodes prioritaires de Sunrise (sous réserve de prouver l’usage), et de bénéficier des notifications prévues lors des Trademark Claims, mais, chaque registre ayant ses propres conditions d’éligibilité, il sera également nécessaire de remplir ces conditions.

 

Combien de temps vaut une inscription de marque dans la TMCH ?

Vous pouvez enregistrer des marques dans la TMCH pour des durées de 1, 3 ou 5 ans.

Dois-je renouveler l’inscription de ma marque dans la TMCH ?

Oui, à l’issue de la période initiale d’enregistrement au sein de la TMCH.

Que se passe-t-il si ma marque n’est plus valide (non renouvellement, déchéance etc…) ? 

La TMCH vérifie annuellement la validité de chaque marque. Si la marque n’est plus, elle sera exclue de la TMCH. Vous ne pourrez donc plus vous fonder sur cette marque au sein de la TMCH pour faire valoir un droit de priorité en Sunrise ou bénéficier des notifications des Trademark Claims.

La preuve de l’usage sera à réitérer tous les 5 ans.

Quand va-t-elle ouvrir ? 

Le début des validations est prévu pour le mois de mars 2013, mais la date précise n’est pas connue à ce jour.

La base de données de la TMCH devrait commencer à fonctionner en avril.

Qu’est ce qu’un agent TMCH ?

Il est vivement conseillé de passer par un agent, lequel sera inscrit en tant que tel auprès de la TMCH et centralisera la gestion et la sauvegarde des fichiers.

 

LAVOIX peut vous assister non seulement dans la sélection des marques pertinentes mais également dans le montage du dossier et la sélection des preuves d’usage.

 

Informations complémentaires:

 

A Paris : Catherine Levalet
A Lyon : Béatrice Daubin 

 

Date de publication : Février 2013

 

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