MACCOFFEE vs. McDonald’s et la « Mc family »

Arrêt du Tribunal de l’Union Européenne rendue le 5 juillet 2016 dans l’affaire T-518/13

Une marque de l’Union Européenne MACCOFFEE a été enregistrée en janvier 2010 pour des produits en classes 29, 30 et 32.

 

En aout 2010 McDonald’s dépose une action en nullité de la marque MACCOFFEE sur la base de ses marques de l’Union Européenne antérieures à savoir : McDONALD’S, McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC, ainsi que sur la base de sa marque allemande McDonald’s pour laquelle la notoriété est invoquée.

 

Afin de rendre son verdict, la Cour s’est fondée sur les éléments suivants :

  • Les marques McDONALD’S et MACCOFFEE en conflit sont globalement similaires compte tenu de leurs similitudes sur les plans phonétique et conceptuel ; une légère analogie peut être constatée sur le plan visuel. Les produits et services en cause présentent un certain degré de similitude compte tenu des liens étroits existants entre eux.
  • La marque McDONALD’s est renommée.
  • Le préfixe « Mc » combiné avec le nom d’un élément de menu ou d’une produit alimentaire possède un caractère distinctif propre par rapport aux services de restauration rapide et aux produits figurants au menu des établissements de restauration rapide.
  • Les marques de précitées de McDonald’s constituent une famille de marques. Une famille de marques doit être considérée comme l’un des facteurs à prendre en considération pour apprécier le risque qu’un lien soit fait entre les marques. À ce titre, il est rappelé que l’élément commun à la marque contestée et à la famille de marque doit être identique ou très similaire. En l’espèce le radical « mac » de la marque contestée est perçu comme identique ou équivalent au radical commun de la famille de marques, à savoir « Mc ».

La marque contestée MACCOFFEE reproduit la même structure que la famille de marque « Mc ».

 

La cour en a conclu que l’usage de la marque contestée MACCOFFEE impliquerait que le « public pertinent pouvait établir mentalement un lien entre les marques en conflit », lequel pouvait occasionner un transfert de l’image de la marque McDONALD’S aux produits désignés. Aussi, la marque MACCOFFEE se place dans le sillage de la marque antérieure afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige et exploite, sans bourse délier, l’effort commercial de McDONALD’S.

 

Par conséquent, la Cour déclare nulle la marque MACCOFFEE.

 

Cette décision démontre que l’existence d’une famille de marques est un facteur décisif à prendre en considération pour apprécier l’existence d’un profit indu par un tiers.

 

Contacts : Marion LAPERRIERE et Béatrice DAUBIN

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