De l'importance des preuves d'usage fournies : révocation de la marque Big Mac de la société McDonald's

Division d'annulation, EUIPO, Décision n°14788C du 11 janvier 2019,
Supermac's c/ McDonald's.

Une action en déchéance pour défaut d’usage sérieux a été formée à l’encontre de la marque de l’Union Européenne BIG MAC n°62638 enregistrée depuis le 22 décembre 1998 et visant des produits en classes 29 et 30 (dont les sandwichs, et aliments pouvant constituer des ingrédients de ces derniers) et services en classe 42 relatifs à la restauration.


En matière de déchéance pour défaut d'usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque et non au demandeur.

 

McDonald’s a donc fourni les preuves suivantes afin de démontrer l’usage sérieux de sa marque BIG MAC: 3 affidavits signés par les représentants de la chaine en Allemagne, France et Royaume Uni, incluant notamment des déclarations sur les chiffres d’affaires en relation avec les sandwiches BIG MAC, des brochures et affiches promotionnelles en allemand, français et anglais, des emballages, des extraits de ses sites internet dans 18 pays de l’UE ainsi que des extraits de la page WIKIPEDIA consacrée au sandwich BIG MAC.

La division d’annulation de l’EUIPO a considéré que ces éléments n’étaient pas suffisants à démontrer un usage sérieux de la marque en cause sur la période donnée pour les raisons suivantes :

  • Les Affidavits, s’ils sont reconnus comme des preuves acceptables, leur valeur probante doit être considérée comme plus faible que des preuves autonomes et indépendantes compte tenu du fait que les personnes déclarantes sont des parties ayant un intérêt à défendre, de sorte que de telles déclarations doivent être renforcées par des preuves indépendantes. En conséquence, les déclarations sur les chiffres d’affaires liés au BIG MAC en France, Allemagne et Royaume-Uni ne peuvent pas être pris en considération telles quelles.

  • Les preuves liées à la mention de la marque sur les sites internet, brochures et affiches publicitaires peuvent démontrer la nature de son usage et que les produits ou services ont été offerts à la vente au public mais cela doit être soutenu par d’autres éléments. A ce titre la société McDonald’s n’apporte aucune preuve sur le nombre de visiteurs sur ses sites, leur pays d’origine, les dates ou encore si des commandes ont été passées bien que ces informations soient normalement connues des sociétés.

 

  • En ce qui concerne les emballages, McDonald’s n’apporte pas d’information sur le nombre de produits pour lesquels ils ont été utilisés, et en ce qui concerne les brochures publicitaires leur mode de dissémination n’est pas indiqué.

 

  • Les éléments de preuve fournis par McDonald’s ne démontrent que d’une présentation du signe en relation avec certains des produits et services revendiqués, mais ces éléments ne fournissent aucune information sur la présence commerciale réelle de la marque sur le territoire de l’UE. Ces éléments n'indiquent pas de manière concluante que les produits sont proposés à la vente, car il n'existe aucune confirmation de transaction commerciale en ligne ou dans les points de vente physiques.

 

Cette décision est, de prime abord, surprenante considérant l’apparente notoriété de la marque BIG MAC pour des sandwiches.

Toutefois, il est important de rappeler que même si l’on est titulaire d’une marque extrêmement connue sur le territoire de l’Union Européenne, il n’existe aucune exonération en termes de preuves d’usage et son titulaire sera tenu par les modes de preuves édictés par le Règlement.

 

Ce qu’il faut retenir de cette décision :

 

  • au stade du dépôt, il convient de travailler précisément le libellé afin de se placer au plus proche de l’exploitation prévue pour la marque.

 

  • au stade de l’usage, il convient de compiler régulièrement des éléments de preuve de nature à prouver l’usage sérieux d’une marque à savoir une mise sur le marché des produits ou services à des fins de vente (l’Office ne jugeant pas le succès commercial d’une marque) afin de pouvoir faire face à une éventuelle action en déchéance.

 

A cet égard, sont par exemple recevables des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux (article 10§4 du Règlement Délégué sur la Marque de l’UE).

 

En conséquence, il ne suffit pas de démontrer qu’une marque est très visible pour les consommateurs pour prouver son usage sérieux sur le plan commercial.

 

Il n’en demeure pas moins que McDonald’s dispose encore d’une voie d’appel devant la chambre des recours de l’EUIPO, qui pourra réexaminer l’affaire à la lumière de nouvelles preuves.

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