LOI PACTE

La loi PACTE, adoptée par le Parlement le 11 avril dernier et validée par le Conseil Constitutionnel le 16 mai a été promulguée le 22 mai 2019.

Cette loi autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 relative au Paquet Marques.

Cette ordonnance doit être prise avant le 22 novembre prochain et devra encore être suivie d’une loi de ratification dans les 6 mois suivant la publication de cette ordonnance.

 

Ainsi, il est à prévoir que les dispositions du Paquet Marques deviennent effectives courant 2020.

 

Pour rappel, le Paquet Marques modifie de façon substantielle le droit des marques en France, notamment en ce qui concerne la procédure d’opposition (I) mais également les actions en nullité et déchéance de marques (II).

 

I. Modification de la procédure d'opposition devant l'INPI

 

1) Extension des droits antérieurs pouvant servir de base à une opposition

 

A ce jour, il est possible de former une opposition devant l’INPI uniquement sur la base d’une marque antérieure (enregistrée ou notoire non enregistrée) d’un nom de collectivité territoriale, d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine. Avec cette réforme, d’autres droits antérieurs pourront servir de base à une opposition :

 

  • Une marque de renommée lorsque la marque contestée tirerait indûment profit de cette marque ou qu'elle lui porterait préjudice ;
  • Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • L’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ;
  • Le nom, l’image ou la renommée d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public ;

 

*En revanche, le nom de domaine ne constituera toujours pas une base valable d’opposition.

 

2) Possibilité de fonder une opposition sur plusieurs droits simultanément

 

Aujourd'hui, une opposition ne peut être fondée que sur un seul droit, de sorte que si plusieurs droits doivent être invoqués, il convient de déposer autant d'oppositions que de droits antérieurs invoqués.

Avec cette réforme, il sera possible de baser une opposition sur plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire.

 

3) Modification des règles d'appréciation de l'usage de la marque antérieure

 

A ce jour, en cas de demande de preuves d’usage, l’opposant est tenu de démontrer l’usage de sa marque pour au moins un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition et l’INPI a un pouvoir d’appréciation très limité. Avec la réforme, le titulaire de la marque antérieure devra prouver l’usage de sa marque pour chaque produit ou service invoqué dans son opposition et l’INPI aura un véritable pouvoir d’appréciation.

 

4) Introduction d'une opposition formelle

 

Actuellement, tous les arguments et documents doivent être déposés le jour de l'opposition. Avec la réforme, une opposition formelle sera possible, avec l'obligation de déposer le mémoire et les pièces au soutien de l'opposition dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition.

 

La procédure d'opposition devant l’INPI subit par conséquent de profondes modifications et se rapproche de la procédure en vigueur devant l’EUIPO. Nous constatons d’un côté un assouplissement de la procédure (nouveaux fondements possibles, possibilité d’invoquer plusieurs fondements, opposition formelle) et d’un autre côté un renforcement des pouvoirs de l’INPI.

 

II. Modifications des procédures en nullité et déchéance de marques

 

Aujourd'hui, neuf Tribunaux de Grande Instance sont compétents en France pour connaître du contentieux en matière de nullité et de déchéance de marques. La transposition du  Paquet Marques viendra toutefois bousculer cette compétence.

 

Le Paquet Marques a, en effet, pour objectif de simplifier les procédures d’action en nullité ou en déchéance par l’instauration d’une procédure administrative devant l’INPI.

 

L’INPI aura ainsi compétence exclusive pour connaître des actions en nullité formées :

 

  • à titre principal et
  • sur des motifs de nullité absolue (conditions de fond de la protection, par exemple absence de caractère distinctif, caractère trompeur …/… etc) ou
  • sur des motifs de nullité relative relevant de l’existence des droits antérieurs suivants : marque, dénomination sociale/raison sociale, indication géographique, nom de collectivité territoriale et nom d’organisme public

 

Conséquences : les actions en nullité formulées à titre reconventionnel et/ou en nullité basées sur des motifs relatifs autres que ceux-ci-dessus énumérés, resteront de la compétence judiciaire.

 

Quant aux actions en déchéance, l’INPI sera compétent pour celles formées à titre principal.

 

Les contentieux déjà en cours au moment de la transposition des textes de l’UE, resteront de la compétence judiciaire.

 

Les actions devant l’INPI seront d’autant plus accessibles que :

 

  • l'action en nullité ne sera plus soumise à aucun délai de prescription (sauf à l’encontre de la marque dite « notoire »). La forclusion par tolérance restera néanmoins applicable
  • le demandeur à l’action en nullité / action en déchéance ne sera plus tenu de démontrer un intérêt à agir

 

Contrairement à la procédure d’opposition, la partie perdante pourra être condamnée par l’INPI à verser une somme forfaitaire à l’autre partie.

Les décisions de l’INPI pourront faire l’objet de recours par devant la Cour d’Appel, selon une procédure spécifique.

 

Cette simplification du contentieux en matière de nullité et de déchéance a pour objectif avoué de « nettoyer » les Registres des marques encombrés par des titres non exploités.

 

Les titulaires devront donc être particulièrement attentifs à utiliser leurs marques et à conserver par devers eux les preuves de cette exploitation : les marques de barrage ne devraient plus avoir d’avenir !

 

D’un autre côté, les solutions de libération à mettre en œuvre avant le lancement d’une nouvelle marque seront probablement moins onéreuses et plus accessibles, au grand bénéfice des déposants.

 

 

 

 

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