Loi PACTE et Marques : Focus sur les Nouvelles Procédures en Déchéance et en Nullité.

Comme précédemment annoncé, la loi PACTE a prévu l’entrée en vigueur, le 1er avril 2020, de deux procédures administratives : l’une en déchéance et l’autre en nullité.


Nouvelle procédure administrative en déchéance

 

Les actions en déchéance de marques françaises seront de la compétence partagée de l’INPI ou du Tribunal Judiciaire, selon la répartition suivante :

 

Schéma Compétences Déchéance

Qui peut agir devant l’INPI ?

Toute personne physique ou morale (pas d’intérêt à agir à démontrer).

 

La demande en déchéance pourra être fondée sur trois motifs distincts :

  • La déchéance pour défaut d’usage,
  • La déchéance pour cause de dégénérescence,
  • Déchéance pour cause de déceptivité.

1. La déchéance pour défaut d’usage :

 

Les titulaires de marques encourent la déchéance de leurs droits lorsque, sans juste motifs, ils n’ont pas fait un usage sérieux de leurs marques, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans.

 

Les recommandations LAVOIX :

  • Déposer vos marques avec une représentation adaptée à l’usage qui va en être fait et pour des libellés adaptés aux produits / services d’intérêt. Nous vous assistons dans la définition de cette stratégie de dépôt.
  • Utiliser vos marques le plus rapidement possible après l’enregistrement, ne pas interrompre cet usage et faire un usage à titre de marque.
  • Conserver des preuves d’usage des marques (factures, brochures, emballages, catalogues, etc.) mentionnant la marque, les produits, une date, le territoire. Nous pouvons vous assister sur la constitution de dossiers de preuves d’usage.
  • Consulter LAVOIX pour toute modification de la marque afin de déterminer si un nouveau dépôt est recommandé.

2. La déchéance pour cause de dégénérescence :


Les titulaires d’une marque sont susceptibles d’être déchus de leurs droits lorsque, de leur fait ou à cause de leur passivité, les signes sont devenus exclusivement la désignation usuelle, dans le langage courant ou dans la vie des affaires, du produit ou du service.

 

Les recommandations LAVOIX :

  • Communiquer sur vos droits de marque : utilisation du ® ou du TM (selon que la marque est enregistrée ou en cours d’enregistrement) ou campagne publicitaire, 
  • Surveiller les utilisations faites par les tiers : outre les surveillances parmi les marques déposées, nous vous recommandons de surveiller tous les usages pour déceler d’éventuels usages génériques. LAVOIX peut à cette fin mettre en place une surveillance Web (marketplace, sites Internet, réseaux sociaux), 
  • Agir contre tout usage de la marque dans un sens générique : Nous vous recommandons de définir une politique de défense active.

 

3. Déchéance pour cause de déceptivité :

Les titulaires d’une marque sont susceptibles d’être déchus de leurs droits lorsque, de leur fait, les signes revendiqués induisent en erreur le consommateur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

 

La marque n’était pas trompeuse lors de son enregistrement mais l’est devenue après son enregistrement suite à de mauvaises conditions d’exploitation.

 

Les recommandations LAVOIX :

  • Choisir des marques fortement distinctives, à savoir totalement arbitraires pour les produits et services en cause,
  • Veiller à ce que les idées ou messages éventuellement véhiculés par vos marques soient toujours en adéquation avec l’usage qui en est fait.

Nouvelle procédure administrative en nullité

 

Ce type d’actions reste une compétence partagée entre l’INPI et les Tribunaux Judicaires :

 

Schéma Compétences Nullité

A titre principal, une action en nullité peut être intentée devant l’INPI sur la base des fondements suivants :

 

Motifs relatifs

Motifs absolus

Une marque antérieure (marque française, marque de l’UE, marque internationale désignant la France ou l’UE, marque notoire au sens de l’article 6bis de la CUP ou demande de marque sur ces territoires),

 

Une dénomination ou une raison sociale, un nom commercial ou une enseigne,

Une indication géographique,

 

Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale,

 

Le nom d’une entité publique,

 

Un nom de domaine,

 

Une marque de renommée,

 

Une marque déposée de mauvaise foi.

Le signe contesté est :

 

dépourvu de caractère distinctif et descriptifs et/ou composés exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service,

 

usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, au moment du dépôt,

 

- exclusivement constitué par la forme ou une autre caractéristique du produit, imposée par la nature de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,

 

trompeur,

 

représente un emblème d’Etat ou une organisation intergouvernementale,

 

- consiste en la dénomination d’une variété végétale antérieure protégée,

 

- exclu de l’enregistrement en vertu de la législation sur les appellations d’origine et les indications géographiques,

 

contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.


Les recommandations LAVOIX :

  • Afin d’éviter tout risque d’action en nullité à l’encontre de l’une de vos marques, sur la base de motifs relatifs : Effectuer des recherches d’antériorités exhaustives et mettre en œuvre des stratégies de libération facilitées par ces nouvelles procédures administratives en déchéance et en nullité, 
  • Afin d’éviter tout risque d’action en nullité à l’encontre de l’une de vos marques, sur la base de motifs absolus : Etre attentif au choix de la marque (ne pas déposer à titre de marque un signe qui ne serait pas suffisamment distinctif ou qui pourrait être qualifié de trompeur)

 

Procédures et délais


Schéma Procédure et Délais

 

Conséquences pratiques :

  • Possibilité de mettre en œuvre des solutions de libération après des recherches d’antériorités plus rapides et moins onéreuses (taxe de 600 € vs coût d’une action judiciaire),
  • Possibilité de contre-attaques (en cas d’opposition / réclamation basée sur une marque faible / vulnérable) : plus rapides et moins onéreuses,
  • Mais nécessité d’être attentifs à l’éventuelle vulnérabilité de vos titres.
retour à la liste

les experts
LAVOIX

  • LAVOIX - WTR1000
  • LAVOIX - Legal500
  • LAVOIX - IPStars
  • LAVOIX - Patent1000
  • LAVOIX- Leader League Décideurs
Logo ISO UKASCertification ISO 9001:2015 pour l'ensemble des activités de Conseil en Propriété Industrielle et pour tous les bureaux.