L’appréciation concrète du caractère distinctif des signes dans le cadre d’une action en contrefaçon

Décisions CLINIQUE / WBT : Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 décembre 2016 ; Cour d’Appel de Paris du 20 juin 2017, Cour de Cassation du 27 mars 2019 et Cour d’Appel de Paris du 6 novembre 2020.

La société C. est titulaire d’une marque de l’Union Européenne CLINIQUE enregistrée pour divers produits et services en classes 3, 14, 25 et 42 et notamment les « produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, services de conseils de beauté en matière de sélection et d’utilisation de cosmétiques, produits de toilette ».

La société W. a déposée en 2015 deux marques françaises CLINIQUE DIGITALE en classes 3, 5 et 42 et LA CLINIQUE DIGITALE en classes 3, 35 et 42. Des oppositions ont été formées à leur encontre, toutes deux rejetées par l’INPI compte tenu des différences entre les signes en cause. Dans un second temps, la Cour d’Appel a rejeté la demande de marque CLINIQUE DIGITALE considérant qu’il existait un effet de déclinaison entre la marque première CLINIQUE mais a maintenu la marque LA CLINIQUE DIGITALE compte tenu des différences majeures entre les signes.

En 2016, C. constate que W. fait usage des signes sur un site internet et indique s’apprêter à lancer une application pour smartphone « LA CLINIQUE DIGITALE » qui permettra de « construire un profil de beauté et bénéficier de promotions sur des produits cosmétiques ».

Malgré les décisions mitigées dans le cadre des oppositions, la société C. choisi la voix du référé pour faire constater l’atteinte à la renommée de sa marque du fait des usages décelés. Le juge des référés reconnait la renommée de la marque CLINIQUE pour les produits cosmétiques mais considère que la seule reprise commune du terme CLINIQUE n’est pas suffisante pour que le public puisse établir un lien entre les signes. A cet égard, il considère que l’adjonction du terme DIGITALE au terme CLINIQUE confère au signe, outre les différences visuelles, une sonorité finale différente et que conceptuellement les expressions CLINIQUE DIGITALE et LA CLINIQUE DIGITALE a un sens propre et différent de celui porté par le terme CLINIQUE seul.

Sur la comparaison des produits et des services, il est retenu qu’il n’existe qu’un lien indirect entre les produits et les services en cause. Enfin, sur la question du public concerné, il n’est que « partiellement identique » car dans le cas de LA CLINIQUE DIGITALE le public est composés de consommateurs de produits cosmétiques, mais aussi de consommateurs « animé par un désir de partage » et qui « souhaitent accéder à des conseils de soins par l’intermédiaire d’une communauté d’utilisateurs » qui ne sont pas des conseils de professionnels ou liés à des grandes marques du secteur.

En conséquence, l’atteinte à la marque antérieure CLINIQUE n’est pas retenue. Suite à un appel formé par C., la Cour d’Appel confirme l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions. En mars 2019, C. se pourvoit en cassation uniquement sur la question de l’appréciation de la similarité entre les produits et services et la décision de la Cour d’appel est annulée.

La Cour de Cassation considère que la Cour d’Appel n’a pas suffisamment recherché si les services ou produits proposés par le biais de l’utilisation de nouvelles technologies par la société W., et les produits de C. ne présentaient pas un caractère complémentaire pouvant conduire le public à leur attribuer une origine commerciale commune. En effet, la Cour d’Appel, et le juge des référés s’étaient contentés de considérer qu’il y avait un « lien indirect » sans qualifier la nature de ce lien.

Suite à cette décision de la Cour de Cassation, l’affaire est donc à nouveau présentée devant la Cour d’Appel qui a rendu sa décision le 6 novembre dernier.

En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la Cour d’Appel considère cette fois ci qu’il existe un lien de complémentarité dans la mesure où « les services de conseils de beauté désignés sous les signes LA CLINIQUE DIGITALE ou CLINIQUE DIGITALE visent en définitive, et essentiellement, à guider l’utilisateur dans les choix qui lui appartiendra d’effectuer dans ses achats de produits cosmétiques, il en découle ainsi que le public concerné est identique.

En ce qui concerne les signes, cette fois ci il est considéré que la marque antérieure CLINIQUE jouit d’un fort caractère distinctif et que sa reprise créée une similitude de degré élevé qui n’est pas altérée par l’adjonction du terme DIGITALE. Ce terme est ici perçu comme un qualificatif purement descriptif de l’emploi de moyens numériques compte tenu de l’usage fait en pratique, et ne conférant donc pas un sens propre à l’expression CLINIQUE DIGITALE ou LA CLINIQUE DIGITALE par rapport à la marque antérieure CLINIQUE.

Le juge considère ainsi que le consommateur établira, même s’il ne les confond pas nécessairement, un lien entre la marque CLINIQUE et les signes LA CLINIQUE DIGITALE et CLINIQUE DIGITALE, pouvant ainsi le conduire à attribuer aux produits et services en cause une origine commune ou à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées. L’atteinte à la marque antérieure renommée CLINIQUE est donc retenue.

⇒ Nous retiendrons que le fait de faire porter les débats sur la question de l’usage des signes contestés plutôt que sur les marques elles-mêmes permet de ne pas enfermer les débats sur le libellé des marques tel que revendiqué, mais pousse donc à une appréciation concrète des produits et services tels qu’exploités et a donc une incidence sur l’appréciation du caractère distinctif des éléments qui composent les signes en cause.

  • Date de publication: Décembre 2020
  • Par : Marion LAPERRIERE
  • Tag(s) : Jurisprudence
  • IP Alert : IP ALERT Marques, Dessins & Modèles
  • Sujet(s) : Marques
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