Revue de jurisprudence française et des instances de l’Union Européenne
Marques pharmaceutiques 2020

LAVOIX vous présente une revue de décisions rendues en matière de marques pharmaceutiques par les instances françaises et de l’Union Européenne. 

I. Condition de validité

La marque est protégeable si elle est distinctive, c’est-à-dire qu’elle est apte à identifier l’origine commerciale du produit ou du service qu’elle désigne. Afin de permettre aux praticiens et aux patients d’être informés sur la nature ou la destination du produit pharmaceutique ou du médicament en cause, il est fréquent que la marque verbale soit constituée d’un préfixe et/ou d’un suffixe descriptif, ce qui peut rendre la marque descriptive, l’écartant de la protection, ou faiblement distinctive.

 

1. Marques refusées pour caractère descriptif

MIXIT : un mélange non distinctif (INPI 02/06/2020 Avis de refus de protection partiel).

L’INPI a considéré que la Marque MIXIT n°1508632 est semblable à la locution anglaise « mix it » signifiant « mélange le » et qu’elle est donc descriptive et non enregistrable pour désigner des préparations cosmétiques et pharmaceutiques destinées à être mélangées.

 

Le terme COVID n’est pas protégeable pour des produits de lutte contre cette maladie… : les marques suivantes ont été rejetées pour motif de descriptivité : COVID 19 Tracer car elle désigne un traceur de la maladie (INPI 24/11/2020 ) et MediCovid-Ag car elle indique que les produits sont destinés à des mesures de prévention et de traitement contre la COVID 19 (EUIPO 06/11/2020).

 

Et il l’est encore moins au regard de produits qui ne sont pas liés à la lutte contre la maladie car de telles marques sont, selon l’EUIPO,  contraires aux principes de moralité car le signe cherche à tirer un profit financier de la pandémie de COVID 19 : marque MASK COVID associé à la représentation d’un virus (EUIPO 29/09/2020),  marque COVID 19 PATROL pour des vêtements (EUIPO 14/09/2020) et marque COVID pour des armes (EUIPO 11/11/2020).

 

2. Marques refusées pour défaut de caractère distinctif

Couleur Pourpre : une couleur attractive mais non distinctive (Tribunal de l’Union Européenne, 09/09/2020 – Glaxo Group Ltd / EUIPO).

Nuance Pantone 2587C : cette couleur unie, apposée de longue date sur les emballages et inhalateurs d’un produit pour le traitement de l’asthme et de la bronchiolite sous la marque SERETIDE, a été jugée non distinctive pour désigner ce produit pharmaceutique en classe 5 et son inhalateur en classe 10. 

Bien que cette couleur puisse présenter un pouvoir attractif, elle n’est pas de nature à transmettre des informations précises au public quant à l’origine d’un produit ou d’un service et n’est donc pas distinctive. De plus, l’usage de différentes nuances de pourpre pour la vente des produits n’a pas permis au déposant d’établir que le public pertinent associera forcément les produits concernés à la nuance précise revendiquée dans ce dépôt, si bien que cette marque n’a pu acquérir un caractère distinctif par l’usage.

 

II. Opposition à enregistrement

1. Possibilité pour le titulaire de s’opposer au dépôt de sa marque ou d’une marque similaire qui a été effectué par un de ses « agents » au sens de l’article 8§3 du RMUE (CJUE 11/11/2020 C809/18 EUIPO/John Mills).

 

D’article 8§3 du RMUE « sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie ses agissements ».

 

Ayant constaté que son distributeur en Europe avait déposé la marque Mineral Magic, similaire à sa marque américaine « Magic Minerals By Jérôme Alexander », la société Jerome Alexander Consulting a formé opposition à son enregistrement.

 

La CJUE lui reconnait ce droit,  dès lors (i) que les notions d’« agent » et de « représentant » visés à l’article 8§3 peuvent s’interpréter «de façon à couvrir toutes les formes de relations fondées sur un accord contractuel aux termes duquel l’une des parties représente les intérêts de l’autre», de sorte qu’il suffit, pour appliquer cette disposition, qu’il existe entre les parties « un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation de confiance […] », et (ii) que les signes et les produits sont similaires, sans avoir à rechercher s’il existe un risque de confusion.

 

2. Appréciation du risque de confusion 

Il y a contrefaçon de marque en cas de reproduction à l’identique du signe, ou en cas d’imitation du signe, pour désigner des produits et/ou services identiques ou similaires, s’il existe dans l’esprit du public concerné un risque de confusion, incluant un risque d’association, quant à l’origine des produits et/ou services.

 

2.1. Similarité des signes


a. Une marque faiblement distinctive n’en est pas moins redoutable en cas de ressemblance d’ensemble :

Bien que les marques ci-dessous soient constituées de termes évocateurs et/ou descriptifs, leur ressemblance d’ensemble ont permis de conclure à l’existence d’un risque de confusion :

 

contre , dans lesquelles les termes ALG et ALGI sont évocateurs de produits à base d’algues et les termes PHARMA évoquent des produits pharmaceutiques (EUIPO - 29/01/2020 – AMADEITE / AlgiPharma), 

DOCTOLIB contre PHARMALIB, car elles présentent une structure commune associant un terme en attaque relatif au secteur de la santé au suffixe -LIB ;(INPI 27/05/2020 – Opp 19-5349 – DOCTOLIB / PHARMALIB), le risque de confusion étant encore accentué par la connaissance de la marque antérieure sur le marché d’une partie des services en cause,

 

ARTERIUM contre ITERIUM, car, pour le consommateur ne conservant qu’un souvenir imparfait des marques en cause, leurs différences d’attaque ne sont pas assez frappantes pour neutraliser leur similitude phonétique et leur différence conceptuelle, liée au fait que la première évoque les artères n’est pas déterminante dans l’impression d’ensemble (Tribunal de l’Union Européenne 14/02/2020 R1839/2019-2 – Les Laboratoires Servier C/ Toaristvo ),

 

ALKMENE contre ALKEMIE, car il ne saurait être exclu que le public puisse opérer un rapprochement étymologique entre les deux mots, compte tenu de leur début commun, même s’il peut associer le mot « alkemie » a des idées liées à la notion d’alchimie et ne donner aucune signification au mot « alkmene » (Tribunal de l’Union Européenne 16/12/2020 Aff. T 859/19 Alkem Group spzoo /EUIPO et Man & Schröder GmbH ).

b. Absence de risque de confusion

En revanche, aucun risque de confusion n’a été retenu entre les marques :

PHARM & NATURE et  (sur deux étages avec un logo) car, malgré la proximité des éléments dénominatifs, la Cour considère que tout risque de confusion est exclu en raison du caractère faiblement distinctif de ces termes et de l’« impression d’ensemble » différente (CA PARIS 23/10/2020 sur décision INPI 31/12/2019).

 

APIRETAL /APIHEAL en raison de faibles similarités visuelles et conceptuelle, malgré une similarité phonétique moyenne (Tribunal de l’Union Européenne 05/10/2020 Aff. T53/19 , SBS BILIMSEL BIO / EUIPO et Laboratoire Ern).

 

c. Marques figuratives

Plusieurs oppositions ont été formées auprès de l’INPI par Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens contre des marques reproduisant une croix grecque semblable à sa marque figurative, laquelle en outre bénéficie d’une grande connaissance dans le domaine pharmaceutique, la marque contestée pouvant être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure :

Ont ainsi été rejetées les marques (INPI 16/10/2020 OPP 20-0459),  (INPI 28/02/2020 OPP 19-4028), (INPI 01/12/2020 OPP20-1279) et  (INPI 07/10/2020 OPP 20-0416). 

 

La marque figurative a également été jugée similaire en raison du fort pouvoir distinctif et de la grande notoriété de la croix grecque et du fait que la lettre H évoque le domaine hospitalier, incitant le public à rapprocher le signe contesté du domaine de la santé. Toutefois, l’opposition a été rejetée, la connaissance de la marque antérieure n’ayant pas été démontrée pour les services objets de l’opposition et ceux invoqués à l’appui de la procédure. (INPI  20/02/2020 OPP 19-3770).


2.2. Similarité des produits

On peut remarquer une différence d’appréciation de la similarité des produits entre la jurisprudence française qui s’appuie sur les critères de finalité thérapeutique et de l’amélioration de la santé, et celle de l’Union Européenne, qui apprécie plus largement la similarité en retenant la similarité en cas de destination commune des produits, de leur possible utilisation conjointe et de l’identité de leurs canaux de distribution, mais qui toutefois opère une gradation dans l’appréciation de leur degré similarité.

 

a. France :

Des produits sont similaires s’ils ont une finalité thérapeutique ou des propriétés pour la santé humaine et participent ainsi à l’amélioration de la santé: à savoir, les « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire » et les « Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires » ;  les « herbes médicinales ; tisanes » et les « produits pharmaceutiques pour Ie traitement des maladies cardiovasculaires » ; et les « compléments alimentaires » et les « Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires » ( INPI 24/07/2020 0PP19-5434).

 

En revanche, les produits relevant de l’alimentation courante, même s’ils peuvent être conseillés pour des personnes souffrant de certaines pathologies, ne sont pas similaires à des produits relevant du domaine pharmaceutique : il en va ainsi :

  • des « thé ; boissons à base de thé » et des « compléments diététiques et/ou alimentaires composés de vitamines et/ou de substances minérales », les premiers faisant partie de l'alimentation du grand public alors que les seconds sont utilisés de manière ciblée pour combler des carences en vitamines et minéraux, visent à améliorer la santé et sont vendus en pharmacie et parapharmacie, ainsi que pour certains, dans des rayons dédiés à la diététique des grandes surfaces (à noter toutefois que les tisanes ont été jugées similaires aux « produits pharmaceutiques pour Ie traitement des maladies cardiovasculaires » dans la même décision).
  • du « pain pour diabétiques ou à usage médico-diététique » qui est un produit alimentaire permettant l’accès à un produit alimentaire de base et des « compléments diététiques et/ou alimentaires composés de vitamines et/ou de substances minérales » qui viennent compléter l’alimentation en fonction de carences constatées par le consommateur.

Des produits ne sont pas similaires s’ils n’ont pas la même destination particulière : ainsi,

  • les « aliments pour bébés ; digestifs à usage pharmaceutique ; remèdes pour la médecine humaine contre la constipation » qui consistent en des produits alimentaires nécessaires aux enfants en très bas âge, et en des produits pharmaceutiques destinés à remédier à certains dysfonctionnements du système digestif ne sont pas similaires aux « compléments alimentaires composés de vitamines et/ou de substances minérales », ces derniers ne s'adressant pas particulièrement à des bébés, et ne venant pas soigner un symptôme,
  • les « aliments pour les animaux ; produits vétérinaires ; produits vétérinaires à usage médical » ne sont pas similaires aux « compléments diététiques et/ou alimentaires composés de vitamines et/ou de substances minérales ».

 

(Cour d’appel de Paris – 15 mai 2020-  Alticor Inc / INPI – recours contre la décision du 12 mars 2019 de l’INPI (opp 18-3868) rejetant l’opposition de NUTRILITE N°3641255 / NUTRILIFE N°184463756 au nom de Fiddiam – rejet du recours).

  • Des produits ayant une fonction alimentaire, thérapeutique ou médicale, et des produits ayant une fonction esthétique ou hygiénique  ne sont pas similaires: « Compléments alimentaires à l'exclusion de tout produit à destination des bébés et enfants » et « cosmétiques », les premiers n’ayant pas pour effet direct I‘embellissement mais I‘équilibre nutritionnel des personnes, et ils n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (INPI 07/04/2020 OPP 19-5368).

b. Union Européenne

Tribunal de l’Union Européenne – 28 mai 2020 – T724/18 et T184/19 – Aurea Biolabs Pte Lde / EUIPO et Avizel SA

Comparaison entre diverses « crèmes à usage médical » de la marque antérieure, et divers « compléments nutritionnels et alimentaires » de la marque contestée.

 

En se basant sur les critères dégagés par la jurisprudence antérieure, à savoir une destination commune des produits, une possibilité d’utilisation conjointe et des canaux de distribution identiques, ces produits ont été considérés comme similaires, même à un faible degré, et ce en dépit de leur nature différente, puisque ceux de la marque antérieure sont de nature pharmaceutique en raison de la mention «à usage médical» dans son libellé, alors que ceux de la marque attaquée ne sont pas de cette nature et, en outre, n’ont pas le même mode d’administration.

 

Dans cette affaire les marques en cause AUREA et  sont très proches, si bien qu’un risque de confusion a pu être démontré.

 

Tribunal de l’Union Européenne – 25/06/2020 – T550/19 - Nitto Pharmaceutical Industries Ltd c/ EUIPO et Chiesi Farmaceutici SpA

Le Tribunal a confirmé que le « bandes à usage hygiénique ; tampons périodiques ; serviettes hygiéniques ; slips hygiéniques » de la marque contestée et les « préparations et substances pharmaceutiques » de la marque antérieure, sont similaires, même à un très faible degré, car les premiers sont commercialisés tant dans les supermarchés que les pharmacies comme l’a déjà reconnu la jurisprudence antérieure, quand bien même les premiers seraient utilisés par les femmes pendant leurs menstruations, lesquelles, ne constituant pas un problème de santé humaine, ne seraient pas traitées au moyen de produits et substances pharmaceutiques, alors que les seconds seraient principalement des composés chimiques ou autres destinés à traiter des problèmes de santé.

A noter que les marques en cause FOSTER et NOSTER étant très proches, le risque de confusion a ainsi pu être démontré.

 

III. Preuve d’usage de la marque antérieure

L’absence d’usage sérieux de la marque pour les produits et/ou services couverts par son enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans est sanctionné par l’annulation de la marque pour cause de déchéance dans le cadre d’une telle action, ou par son inopposabilité à la marque seconde en cas d’opposition.

 

1. Critères d’appréciation de l’usage

Les critères d’appréciation de l’usage sérieux de la marque pour les produits couverts par son enregistrement sont appliqués différemment entre les instances françaises et les instances de l’Union Européenne en particulier ce qui concerne l’appréciation la nature des produits pour lesquels la marque est utilisée comme le montrent les décisions ci-dessous.

 

a. La double qualification d’un même produit

Dans le cadre d’un conflit opposant Allergan Holdings France et Dermavita Company en France et en Union Européenne, les juridictions françaises et les instances de l’Union Européenne ont rendu deux décisions contradictoires relative à la double qualification d’un même produit désigné par les marques JUVEDERM déposées respectivement à l’INPI en classe 10 et à l’EUIPO en classes 5 et 10 : la possibilité d’une double qualification du produit a été écartée par l’EUIPO et le Tribunal de l’UE, alors qu’elle a été acceptée par la Cour d’Appel de Versailles.

 

La marque JUVEDERM est utilisée pour des seringues pré remplies d’un produit de comblement dermique injectable.

 

Le Tribunal de l’Union Européenne (aff. T664-19 du 18/11/2020) a considéré que l’usage de la marque pour des « produits de comblement dermique injectables contenant de l’acide hyaluronique qui sont utilisés pour lisser les rides du visage et ajouter du volume à des parties du visage dont la peau s’affaisse » constitue un usage pour un « produit de comblement des rides » couvert par la marque en classe 5 mais ne peut pas au même temps constituer un usage pour les « implants dermiques » visés en classe 10 car il n’a pas été démontré qu’un produit de comblement dermique constituait en même temps un implant relevant de la classe 10, et parce qu’un implant est, selon l’EUIPO, généralement associé à une intervention chirurgical. Nous ne pouvons donc que conseiller aux opposants de qualifier la nature et la fonction des produits couverts par leur marque au moment du dépôt de leurs preuves d’usage.

 

Au contraire, la Cour d’Appel de Versailles, par un arrêt du 29 septembre 2020, relatif à une action en déchéance contre la marque française couvrant des « Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, implants dermiques, substances biocompatibles à usage médical destinées au comblement de la ride, peau artificielle à usage chirurgicale, prothèse » en classe 10, a considéré que :

 

  • La seringue, bien que pré-remplie, conserve sa nature de dispositif médical couvert par la classe 10,
  • le premier juge avait également justement souligné que le gel d'acide hyaluronique lui-même constitue un dispositif médical puisqu'il est destiné à améliorer la qualité de la peau et donc à améliorer les fonctions ou l'état de santé des individus, conformément à la note explicative de la classe 10,
  • des « implants dermiques » de gel d'acide hyaluronique réticulé, qui n'est pas d'origine animale, peut être facilement reproduit par biotechnologie et répond parfaitement à la notice explicative de la classe 10 qui range dans celle-ci, certes les articles et dispositifs thérapeutiques et prothétiques en matériaux artificiels, mais aussi synthétiques.
  • le gel étant destiné à demeurer sous la peau pour combler les rides, sa nature de substance biocompatible à usage médical destinée au comblement de la ride ne saurait être contestée.

 

Par ailleurs, en ce qui concerne l’usage de la marque, on peut observer avec intérêt que la Cour d’Appel de Versailles a considèré que l’usage par d’autres sociétés du groupe Allergan, avec le consentement de Allergan Holdings France, des marques associant le nom JUVEDERM, à un autre terme (« Juvederm Hydrate », « Juvederm Ultra », « Juvederm Volbella », « Juvederm Volift », « Juvederm Voluma » et « Juvederm Volite ») , constitue un usage de la marque JUVEDERM sous une forme modifiée qui n’en altère pas le caractère distinctif, (i) dès lors qu’a été établi la preuve de l’appartenance au groupe Allergan, (ii) même si ces autres marques on fait ou non l’objet de plusieurs enregistrements, et (iii) même si certaines ont été annulées par l’EUIPO, la Cour rappelant que l’EUIPO rend des décisions de nature administrative dont le juge ne s’estime pas lié, le régime des marques de l’Union Européenne étant au demeurant considéré par la Cour de Justice de l’Union comme un système autonome poursuivant des objectifs spécifiques.

 

b. La requalification du libellé de produits par l’EUIPO

Contrairement à l’INPI et aux tribunaux français qui identifient dans le libellé de la marque les produits ou catégories de produits pour lesquels un usage a été prouvé, l’EUIPO procède à une requalification du libellé de produits en fonction de la nature des produits pour lesquels la marque est utilisée.

 

Ainsi, l’EUIPO par une décision du 21/10/2020 (Laboratoire Motima / UCB Biopharma  - Argiléa / ARGILYA) a requalifié le libellé « produits cosmétiques, produits pharmaceutiques (entre autres) en classes 3 et 5 en « crèmes pour le soin de la peau à usage médical » car l’opposant a apporté la preuve de l’usage pour « une crème réparatrice à base d’argile verte destinée à la conservation de l’équilibre cutané et la régénération tissulaire », et que ces produits sont vendus en pharmacie. Toutefois, une telle pratique n’est pas exempte d’erreur puisqu’une récente visite du site internet assurant la promotion de cette marque a révélé que le produit est présenté comme un produit cosmétique. Ici encore, il est recommandé au déposant de définir le produit pour lequel l’usage de sa marque est invoqué.

 

2. Réparation du préjudice antérieurement à la date d’effet de la déchéance

CJUE 26/03/2020 , Cooper International Spirits e.a., C-622/18 a la suite d’une question introduite par la Com. 26 septembre 2018. Pourvoi n° 16-28281

Par cet arrêt, la Cour a déclaré que les Etats membres ont la faculté de permettre que le titulaire d’une marque déchu pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe prêtant à confusion avec sa marque.

  • Date de publication: Mars 2021
  • Par : Philippe LODS
  • Tag(s) : Jurisprudence
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  • Sujet(s) : Marques
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