Assimilation des pratiques de dépôts réitérés de marques à  de la mauvaise foi 

UE, 21 avril 2021, décision T-663/19

La société Hasbro, active dans le domaine des jeux et jouets et bien connue pour ses jeux de société, est notamment titulaire de la marque emblématique « MONOPOLY ».

Elle a ainsi procédé au dépôt de plusieurs marques verbales de l’Union Européenne « MONOPOLY », et notamment des marques :

 

MONOPOLY n° 238352 enregistrée le 23 novembre 1998 en classes 9, 25 et 28,

MONOPOLY n° 6895511 enregistrée le 21 janvier 2009 en classe 41,
MONOPOLY n° 9071961 enregistrée le 25 mars 2011, respectivement en classe 16 et en classes 9, 16, 28 et 41. Cette demande couvrait partiellement de nouveaux produits et services, mais également, dans une plus large mesure, des produits déjà protégés par les marques antérieures tels que par exemple les jeux électroniques en classe 9, les jeux, jouets en classe 28 ou encore les  services de divertissement en classe 41.

 

Une société croate Kreativni Dogadaji a intenté une action en annulation contre le dépôt de la marque MONOPOLY n° 9071961, arguant qu'il s'agissait d'un dépôt répété et donc effectué de mauvaise foi. Ce nouveau dépôt est considéré comme « réitéré » en ce qu’il est composé d’un signe identique et désigne des produits et services déjà couverts (au moins partiellement) par les marques antérieures. Une telle stratégie de dépôt serait constitutive de mauvaise foi en ce qu’elle apporterait « un avantage administratif consistant à ne pas avoir à prouver l’usage sérieux de la marque dont le dépôt a été réitéré ». La chambre d'annulation de l'EUIPO a rejeté cette demande (EUIPO, décision n° 11645 C).  

 

La Chambre des Recours de l’EUIPO a rejeté la position adoptée en première instance en déclarant que s’il est parfaitement légitime pour des entreprises d'orienter leurs intérêts commerciaux vers d'autres produits et services et d'enregistrer des marques supplémentaires pour ces nouveaux produits et services. Il n’est en revanche pas permis d'effectuer un dépôt répété pour contourner l'exigence d'usage de l'article 18 du Règlement sur les Marques de l’Union Européenne (RMUE).

La société Hasbro a donc formé un recours auprès du Tribunal de l’Union Européenne (TUE).

Le TUE saisi de la question a, dans un premier temps, rappelé que « l’inscription au registre de l’EUIPO ne saurait être assimilée à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée ». Il a ajouté, dans un second temps, qu’un dépôt de marque réitéré et effectué pour éviter les conséquences d’un non-usage de marques antérieures peut constituer un élément pertinent susceptible d'établir la mauvaise foi de la personne qui a déposé cette marque. En effet, il considère comme frauduleux le comportement qui avait pour finalité de prolonger continuellement et de manière abusive, le « délai de grâce de 5 ans » pour contrer les conséquences d’une éventuelle déchéance des marques antérieures.

Il résulte de la position adoptée, que ne constituent pas une défense permettant d’écarter la mauvaise foi, les justifications suivantes :

 

le fait que le dépôt répété n'ait pas été effectué juste avant l'expiration du délai de grâce et n'ait donc pas entraîné une prolongation « particulièrement longue » de celui-ci

 le fait que la stratégie de dépôt « était courante dans l'industrie » et qu’Hasbro « a agi conformément aux conseils de son avocat ».

 

D’après le Tribunal, la stratégie de dépôt de la société Hasbro était non seulement incompatible avec les objectifs poursuivis par le Règlement sur les Marques de l’Union Européenne, mais un tel comportement constituait en outre un abus de droit.

Dans cette décision, la mauvaise foi est interprétée de manière extensive, puisqu’elle s'étend à tous les produits compris dans une catégorie plus générale des produits des dépôts antérieurs. En l’espèce, les « jeux » ont été considérés comme incluant les « machines de jeu », les « machines à sous » et les « cartes à jouer ».

Le Tribunal conclut en confirmant en tout point l’analyse de la Chambre de Recours de l’EUIPO et annule la marque contestée pour tous les produits et services identiques à ceux couverts par les marques antérieures de la société Hasbro.

L’avis de LAVOIX :  cette décision, constitue un véritable rappel à l’ordre de la nécessité d’exploiter ses marques à destination de tous les titulaires de droits. Elle met également en exergue le danger de procéder à nouveau dépôt si aucune exploitation de la marque antérieure n’est faite en parallèle.

 

LAVOIX est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches, et notamment dans la vérification en amont de tout nouveau dépôt de marque, de la bonne exploitation de vos droits antérieurs.  

 

Pour plus de détails, vous trouverez ici le lien de téléchargement de la décision.

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