Ce nouveau système entraîne des évolutions dans presque tous les domaines de la gestion de portefeuilles de brevets.
Ces changements nécessitent une mise à jour des pratiques contractuelles afin de tenir compte de ces nouveaux outils, qu’il s’agisse d’accords de copropriété, de contrats de collaboration et de recherche, de contrats de cession ou encore de contrats de licence.
Il est recommandé d’intégrer plusieurs nouvelles clauses dans les pratiques contractuelles, ainsi que de mener un audit des contrats déjà conclus et, si nécessaire, de les compléter par voie d’avenant.
L’opt-out
La question de savoir s’il faut donner un effet unitaire à un brevet européen, ou s’il faut soumettre un brevet européen à la compétence de la Juridiction unifiée du brevet (« stay-in » ou « opt-out »), doit désormais être traitée dans les contrats de propriété intellectuelle.
Il est important de prévoir, dans les accords de copropriété, un mécanisme permettant aux copropriétaires de décider ensemble de ces questions.
Il convient également de déterminer la manière dont les copropriétaires communiqueront avec les offices et le greffe de la Juridiction unifiée du brevet, ou avec un cabinet de conseil en propriété industrielle.
Un mécanisme connu consiste à désigner un copropriétaire comme représentant de l’ensemble, chargé de ces démarches.
Dans les contrats de licence, en particulier en cas de licence exclusive, il peut être opportun d’associer le licencié à ce choix.
La copropriété
Le système de la Juridiction unifiée du brevet traite les brevets européens à effet unitaire comme un objet de propriété relevant du droit national (1).
Plusieurs critères sont définis selon la situation et selon que le brevet est déposé par un ou plusieurs demandeurs.
Par défaut, le brevet sera assimilé au brevet national du lieu de résidence ou du principal établissement du demandeur.
En cas de pluralité de demandeurs, le premier demandeur enregistré prévaut. D’autres mécanismes permettent également de couvrir des situations différentes. Par exemple, si aucun demandeur n’est situé en Europe, le brevet sera considéré comme un brevet allemand.
Il est donc particulièrement important d’être vigilant, dans les contrats de collaboration, quant au choix précis de la loi applicable aux brevets qui seront déposés.
Les contrats en matière de propriété industrielle doivent également prévoir les modalités d’action devant la Juridiction unifiée du brevet, notamment dans les cas où ils portent sur des brevets européens à effet unitaire.
Le brevet européen à effet unitaire permet d’obtenir une protection sur l’ensemble du territoire des États membres, mais s’expose aussi à un risque d’invalidation sur l’ensemble de ce territoire en cas de demande reconventionnelle en nullité. Il est donc nécessaire d’organiser ces contentieux dans les différents contrats.
L’Accord relatif à la Juridiction unifiée du brevet prévoit notamment la possibilité pour le licencié exclusif (à la différence du licencié non exclusif) d’agir devant la JUB, dans les mêmes conditions que le titulaire du brevet, à condition que ce dernier ait été préalablement informé. Ce mécanisme peut être aménagé par contrat. (2)
Aucun mécanisme particulier n’est prévu concernant les copropriétaires.
Ces deux situations nécessitent donc des dispositions contractuelles précises :
- Qui peut décider d’agir (un ou plusieurs copropriétaires, un éventuel licencié exclusif, etc.) et qui sera partie à l’action intentée ;
- Quelle partie décide de la stratégie procédurale à adopter (quelle division locale et/ou régionale saisir lorsqu’un choix est possible ; dans quelle langue demander la procédure ; recours ou non à la procédure d’ordonnance de conservation des preuves ; choix du représentant ; ou toute autre décision stratégique…) ;
- Quelle partie financera les actions devant la Juridiction unifiée du brevet et quelle partie bénéficiera des gains, notamment des dommages-intérêts issus de l’action.
Les équipes LAVOIX se tiennent à votre disposition pour revoir votre portefeuille de contrats, analyser les mécanismes déjà prévus à la lumière de la Juridiction unifiée du brevet ou rédiger tout document ou avenant nécessaire à la réalisation de vos objectifs.
(1) Article 7 du Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012
(2) Article 47 de l’Accord relatif à la Juridiction unifiée du brevet