Dans sa décision UPC_CoA_774/2024, datée du 2 octobre 2025, la Cour d’appel de la JUB a estimé que le même critère s’applique pour évaluer les « éléments ajoutés » dans les revendications accordées d’un brevet, que ce soit au regard de la demande telle qu’elle a été déposée ou au regard de chaque demande mère dont le brevet est issu, lorsque le brevet est délivré à partir d’une demande divisionnaire.
Ce recours opposait expert e-Commerce GmbH et expert klein GmbH (les Requérants, désignés collectivement sous le nom d’« Expert ») à Seoul Viosys Co. Ltd (ci-après « Viosys »).
Viosys est titulaire du brevet EP 3 926 698 (le « brevet ») qui concerne une diode électroluminescente (« LED »). Le brevet est une demande divisionnaire de deuxième génération (c’est-à-dire une demande divisionnaire du brevet EP 17165501.2, qui est lui-même une demande divisionnaire du brevet EP 12832213.8). Viosys a fait valoir qu’un smartphone distribué par Expert contenait une puce LED qui enfreignait le brevet.
Les décisions contestées sont les ordonnances ORD_598458/2023 (action en contrefaçon déposée par Viosys) et ORD_50675/2024 (action reconventionnelle en nullité déposée par Expert) rendues le 10 octobre 2024 par le tribunal de première instance de la JUB, division locale de Düsseldorf.
En première instance, la division locale de Düsseldorf de la JUB avait estimé que le brevet ne souffrait pas d’une extension inadmissible de l’objet et n’était pas évident, rejetant ainsi la demande reconventionnelle en nullité déposée par Expert (ORD_50675/2024).
Dans le cadre de la procédure d’appel, Expert a demandé à la Cour d’appel d’annuler la décision contestée concernant la demande reconventionnelle en nullité. La demande reconventionnelle en nullité d’Expert était fondée sur le motif que la revendication 1 n’était pas suffisamment divulguée dans la demande initiale, car les figures 24 à 26 de la demande initiale ne divulguaient pas toutes les caractéristiques de la revendication 1.
La Convention sur le brevet européen (« CBE ») prévoit qu’un brevet européen peut être révoqué au motif que l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée (article 138, paragraphe 1, point c), CBE).
La Cour d’appel de la JUB a estimé qu’il y a extension inadmissible de l’objet lorsque l’objet de la revendication délivrée s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement. Pour déterminer cela, la cour doit d’abord vérifier quelles informations l’homme du métier, sur la base d’une évaluation objective et en se référant à la date de dépôt, tirerait immédiatement et sans ambiguïté de l’ensemble de la demande telle que déposée, en utilisant ses connaissances techniques générales. Ce faisant, l’objet implicitement divulgué doit également être considéré comme faisant partie du contenu, c’est-à-dire l’objet qui résulte clairement et sans ambiguïté de ce qui est expressément indiqué. La Cour d’appel a précisé que si le brevet est issu d’une demande divisionnaire, cette exigence s’applique à chaque demande antérieure.
L’objet de la revendication 1 accordée d’un brevet délivré à partir d’une demande divisionnaire ne doit donc pas s’étendre au-delà (1) de la divulgation de la demande initialement déposée pour le brevet en question et (2) de la divulgation de la demande initiale qui constitue la demande mère de la demande divisionnaire.
Accès à la décision en anglais : https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/Decision%20764-2025%20774-2025%20EP698%20EN.pdf