Les règles de procédure de la Juridiction unifiée du brevet n° 192 à 198 (« Règles de procédure ») donnent des précisions supplémentaires concernant les conditions et la mise en œuvre de ces mesures de préservation de preuves.

Conformément à l’article 7 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 sur le respect des droits de propriété intellectuelle, ces mesures peuvent être demandées et accordées avant l’ouverture d’une procédure au fond ou au cours de celle-ci, et sont soumises à la protection des informations confidentielles.

Les mesures pouvant être accordées peuvent inclure non seulement l’inspection de locaux (article 60(3) de l’Accord), la description détaillée des produits prétendument contrefaisants, mais aussi la saisie matérielle d’échantillons, de produits contrefaisants et de matériaux utilisés pour la production et/ou la distribution de ces produits, ainsi que les documents s’y rapportant (article 60(2) de l’Accord).

Sauf mention contraire dans l’ordonnance, les résultats des mesures ordonnées ne peuvent être utilisés que dans la procédure au fond (règle 196.2).

L’ordonnance est révoquée par la Cour, sans préjudice des dommages-intérêts pouvant être demandés, si, dans un délai maximal de 31 jours calendaires ou 20 jours ouvrables (le plus long des deux) à compter de la date fixée dans l’ordonnance, le demandeur n’engage pas une procédure au fond devant la Cour (règle 198).

L’ordonnance de préservation de preuves prévue par l’Accord JUB a ainsi été décrite par les juristes comme proche de la saisie‑contrefaçon française, et cette proximité est clairement reconnue par le Comité préparatoire qui a intitulé le chapitre 4 correspondant des Règles de procédure « Order to Preserve Evidence (Saisie) and Order for Inspection ».

Le demandeur d’une mesure de préservation de preuves doit être une partie au sens de l’article 47 de l’Accord JUB (règle 192.1) et peut donc être notamment le titulaire du brevet, le licencié exclusif (sauf si la licence exclut ce droit) après notification préalable au titulaire, ou le licencié non exclusif si la licence lui accorde explicitement ce droit et après notification au titulaire.

Si la demande est formée avant toute procédure au fond, elle doit être déposée auprès de la division où le demandeur entend engager cette procédure (règle 192.1), c’est‑à‑dire la division centrale si elle est compétente, ou la division locale/régionale compétente selon que la contrefaçon alléguée se produit sur le territoire ou selon la localisation du défendeur (article 33 de l’Accord).

Si elle est déposée au cours de la procédure au fond, la demande doit être déposée auprès de la division saisie (règle 192.1).

Sous réserve d’exposer les fondements de la demande et de divulguer tout fait pertinent pouvant influencer la décision du tribunal, la mesure peut être ordonnée sans audition de l’autre partie (règle 192.3). L’article 60(5) fournit des exemples, notamment lorsqu’un retard causerait un préjudice irréparable au titulaire du brevet ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction de preuves.

En plus des informations détaillées sur le demandeur, ses droits, le brevet invoqué, l’existence de procédures parallèles, passées ou en cours, le demandeur doit préciser les mesures sollicitées, les informations exactes sur la partie à visiter/saisir et le lieu exact où les preuves seront recherchées. Une liste non limitative des mesures que la Cour peut ordonner figure à la règle 196.1.

La Cour peut également exiger du demandeur une garantie appropriée couvrant les frais de justice et autres frais ainsi que l’indemnisation d’un éventuel préjudice subi ou susceptible d’être subi par le défendeur, que le demandeur pourrait être tenu d’assumer (règle 196.6).

La règle 192.2 précise comment la demande doit être motivée, notamment par les faits et moyens de preuve invoqués. Cette règle doit être lue à la lumière de l’article 60(1) de l’Accord, qui impose, conformément à la directive 2004/48/CE, que le demandeur produise « des preuves raisonnablement accessibles établissant que le brevet a été contrefait ou risque de l’être ». La jurisprudence future de la JUB sur l’étendue de cette exigence sera particulièrement suivie, notamment en France où cette question a fait l’objet de nombreux débats.

Sauf urgence extrême, la demande doit être déposée auprès du greffe, qui procède à un examen des formalités (règle 193). Dans le cas contraire, le demandeur peut solliciter directement une ordonnance auprès du juge de permanence (règle 194.4).

Selon l’urgence, les raisons de ne pas entendre le défendeur et le risque de destruction ou disparition des preuves, la Cour peut accorder l’ordonnance avec ou sans audience (règle 194).

D’autres options permettent à la Cour d’informer le défendeur et de l’inviter à présenter ses observations (règle 194.1). Dans ce cas, le demandeur peut retirer sa demande, qui reste confidentielle (règle 194.5).

Si l’ordonnance est accordée, par écrit et dans un délai très court, les opérations doivent être conduites par un professionnel ou un expert garantissant compétence, indépendance et impartialité, y compris un conseil en brevets indépendant, un expert et/ou un huissier lorsque le droit national l’autorise, le demandeur et ses employés n’étant pas présents (règles 196.4 et 196.5).

L’ordonnance peut être contestée par toute partie perdante devant la Cour d’appel dans un délai de 15 jours calendaires à compter de sa notification (règles 196.7 et 220).