Que signifie « opt-out » ?
L’opt-out est une demande visant à soustraire un brevet européen ou une demande publiée à la compétence de la Juridiction unifiée du brevet (JUB).
Quand une demande d’opt-out est-elle possible ?
Après cette période transitoire pouvant aller jusqu’à 14 ans, les demandes/brevets européens qui n’auront pas fait l’objet d’un opt-out relèveront de la compétence exclusive de la JUB, tant pour la validité que pour la contrefaçon.
En outre, des demandes d’opt-out pouvaient être déposées durant la période dite de « sunrise » (1er mars 2023 – 31 mai 2023).
Quand puis-je déposer une demande d’opt-out pour mes titres européens ?
L’opt-out peut être demandé à tout moment dans la vie d’une demande de brevet européen dès lors qu’elle est publiée, ou pour un brevet délivré, qu’il soit en vigueur ou expiré, à condition qu’aucune action n’ait déjà été engagée devant la JUB.
Quelles sont les étapes procédurales clés pour envisager un opt-out ?
La première étape est la publication de la demande EP :
Bien que la JUB n’ait compétence en matière de validité que pour les brevets (A. 32d), le même article prévoit plusieurs types d’actions relatives aux demandes de brevet, pour lesquelles la JUB a compétence exclusive, notamment :
- Actions en dommages-intérêts ou compensation résultant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée (A. 32f) ;
- Actions concernant l’utilisation de l’invention avant la délivrance du brevet et le droit basé sur un usage antérieur de l’invention (A. 32g).
L’introduction d’une telle action pendant l’examen de la demande pourrait donc empêcher un opt-out ultérieur.
La deuxième étape clé est la délivrance du brevet.
La notification du texte dans lequel le brevet doit être délivré (R.71(3) CBE) peut constituer, en pratique, un moment opportun pour envisager d’opter pour l’opt-out du brevet sur le point d’être délivré.
L’opt-out peut également être demandé à tout moment après la délivrance. En réalité, le moment opportun dépend d’une stratégie au cas par cas, du contexte concurrentiel et de l’intérêt commercial du brevet.
À noter : l’opt-out est réversible (une seule fois).
En outre, si vous choisissez l’effet unitaire lors de la délivrance d’une demande pour laquelle un opt-out avait été déposé, l’opt-out sera réputé retiré (R.5(9)).
Pourquoi opter pour l’opt-out durant la période de sunrise ?
S’il existe un risque élevé qu’une action en nullité soit intentée contre l’un de vos brevets délivrés et que vous ne souhaitez pas que cette action se déroule devant la JUB, il est préférable de déposer l’opt-out pendant la période de sunrise (1er mars – 31 mai 2023) afin d’éviter qu’un tiers n’introduise une action en nullité centralisée dès l’ouverture de la JUB (1er juin 2023).