Le tribunal de New York a condamné le 8 février 2023 l’artiste américain Mason Rothschild pour contrefaçon et dilution de la marque enregistrée BIRKIN pour des faits de commercialisation sous le nom « MetaBirkins » de NFTs représentant des sacs à mains en fausse fourrure dont la forme s’inspire du sac iconique Birkin de la maison Hermès.
Le tribunal a en effet considéré que leur promotion et leur commercialisation avait fait croire à l’existence d’un éventuel lien avec la maison Hermès, écartant ainsi le principe de la liberté d’expression de l’artiste invoqué par le défendeur.
Chaque NFT (à savoir un fichier numérique auquel est attaché un certificat d’authenticité numérique), qui par nature est différent du sac à main, était vendu quasiment au même prix que le sac à main authentique.
A supposer qu’une telle affaire puisse être attraite devant les juridictions françaises, quelles pourraient être les bases d’une action judiciaire ?
Le grief de contrefaçon de la marque de renommée fondé sur l’article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle serait à privilégier dès lors que l’on pourrait établir la renommée de la marque, son usage dans la vie des affaires, même pour des produits non similaires, et le fait que cet usage sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou porte préjudice à son titulaire.
L’usage du nom MetaBrikin constitue bien un usage dans la vie des affaires, puisqu’il est destiné à vendre des NFTs.
Compte tenu de la renommée de la marque Birkin et de la similarité du nom MetaBirkin, le public ciblé, dont une partie est susceptible d’appartenir à la clientèle de la maison Hermès, serait susceptible d’établir un lien entre les NFTs et les produits authentiques dans la mesure où l’image des sacs à main représentée par les NFTs s’inspire de celle du sac à main authentique, le poussant ainsi à acquérir les NFTs en question.
Une autre option, éventuellement cumulable avec la précédente, pourrait consister à agir sur le fondement du parasitisme dans la mesure où, l’utilisation combinée de l’apparence du sac à main Birkin, sous diverses déclinaisons, pour la création de ces NFTs, et de la dénomination MetaBirkin pour la promotion et la vente de ces NFTs, démontrerait la volonté de Mason Rothschild de se mettre dans le sillage de la maison Hermès pour profiter sans bourse délier de cette notoriété pour vendre ses NFTs à des prix équivalents à ceux des sacs à main Birkin.
La copie de l’image d’un produit renommé a d’ailleurs récemment été sanctionnée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 18 novembre 2022 relatif au célèbre Rubik’s Cube, la Cour ayant considéré que la reproduction, notamment, de « l’apparence externe du Rubik’s Cube » était un acte de parasitisme (affaire gagnée par Lavoix).
LAVOIX reste à votre disposition pour définir une stratégie de protection de vos marques et modèles face aux actes de contrefaçon sur le Web 3 et mettre en place des surveillances notamment sur les plateformes de vente de NFTs.