La décision du Tribunal de l’Union européenne (TUE, 7 décembre 2022, T-623/21, EU:T:2022:776, Puma SE / EUIPO – Vaillant GmbH) a été très largement commentée par les professionnels de la propriété intellectuelle.

De manière plus discrète, la décision de la Chambre des Recours de l’EUIPO en date du 30 janvier 2023 (R 2420/2020-1) n’a pas été commentée. Pourtant, cette affaire s’inscrit dans la continuité de la décision du TUE puisqu’elle a également été l’occasion de rappeler certains principes fondamentaux applicables aux marques de renommée.

Dans cette affaire, le cabinet LAVOIX a eu l’occasion de représenter le déposant.

En l’espèce, la SOCIETE D’EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE a déposé le 2 avril 2019 une demande de marque de l’UE BERTRAND PUMA - La griffe boulangère pour désigner, notamment, des équipements de boulangerie en classes 7, 9 et 11.

La société PUMA SE a formé opposition à l’encontre de cette demande d’enregistrement sur la base de nombreuses marques antérieures verbales et semi-figurative, enregistrées, notamment, en classes 9 et 25. Le motif invoqué au soutien de l’opposition résidait en une atteinte à la renommée des marques antérieures « PUMA » conformément à l’article 8 § 5 du RMUE.

En première instance, la Division de l’Opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition, et ce, malgré la reconnaissance de la renommée « extraordinairement » élevée de la marque PUMA. La société PUMA a donc engagé un recours devant la Chambre des Recours de l’EUIPO.

La décision de la Chambre des Recours de l’EUIPO est l’occasion pour l’Office de l’Union de rappeler que l’application de l’article 8 § 5 du RMUE présuppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives :

  • une marque antérieure enregistrée ;
  • une identité des signes en présence ;
  • un degré très élevé de la renommée de la marque antérieure dans l’Etat membre concerné ou l’Union, suivant le cas ;
  • un usage sans juste motif de la marque contestée à un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

S’agissant de cette dernière condition, l’Office rappelle que le public concerné doit effectuer un rapprochement entre les marques en cause.

En d’autres termes, le public doit établir un lien entre les marques, et cela, même sans les confondre et il revient au titulaire de la marque antérieure d’en apporter la preuve pour pouvoir sortir du champ du principe de spécialité, et ce, même en cas de renommée « exceptionnellement » élevée, comme c’est le cas en l’espèce.

Les titulaires de marques renommées doivent donc fournir un dossier de preuves relatif non seulement à la renommée de leur marque, mais aussi à la preuve du risque d’association entre les marques en cause au regard du public concerné, ce qui constitue un travail de recherche en amont conséquent.

Cette affaire fait actuellement l’objet d’un recours devant le Tribunal de l’Union Européenne dont nous attendons une position identique à celle tenue récemment dans une décision impliquant la société au félin bondissant (7 décembre 2022, T-623/21, EU:T:2022:776, Puma SE / EUIPO – Vaillant GmbH).

Publié le : 26 mai 2023Catégories : PublicationsMots-clés :

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