Revue de jurisprudence française et des instances de l’Union Européenne

Lavoix vous présente une revue de décisions rendues en matière de marques pharmaceutiques et modèles par les instances françaises et de l’Union Européenne.

I. Marques

A. Conditions de validité

Pour être protégeable, une marque doit être distinctive, licite et disponible. Nous examinons ci-après un certain nombre de décisions ayant rejeté des marques non conformes aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et au Règlement sur la marque de l’Union Européenne.

1. Marque dépourvue de caractère distinctif

La marque WE SEE MORE, TOGETHER  appliquée notamment à des « produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique » et « Systèmes d’administration de médicaments, à savoir un inséreur pour l’injection intra vitréenne d’un micro-implant » n’est pas distinctive car elle sera directement associé par le public pertinent à un message promotionnel, notamment en ce qui concerne les traitements des troubles et maladies de l’œil et, du fait de son lien direct avec les produits visés, elle ne peut être considéré comme fournissant une indication sur l’origine commerciale de ces produits (EUIPO, 23 janvier 2023).

2. Signe ne pouvant constituer une marque

Cette marque tridimensionnelle n’est pas distinctive pour désigner des  « Coussins médicaux pour les femmes enceintes et les nouvelles mères ; aides pour faciliter l’allaitement »car sa représentation renvoie à la forme cylindrique traditionnelle d’un traversin de maternité (EUIPO, 16 juin 2022).

3. Marque descriptive

La marque STRESS-CONTROL désignant notamment des « substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médial, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, suppléments alimentaires minéraux » a été déclarée nulle pour défaut de caractère distinctif, rendant ainsi mal fondée la demande en contrefaçon sur laquelle celle-ci était basée (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, 3 juin 2022, n°20/18686), les termes qui la composent étant en effet fréquemment utilisés dans la langue française et aisément appréhendés par le public français, si bien que ce dernier établira inéluctablement un lien direct entre cette dénomination et le résultat des produits qu’elle désigne, à savoir aider à contrôler le stress.

La marque ICEBOX a été rejetée pour les produits et services des classes 1, 10 et 11 (notamment pour des produits chimiques réfrigérés, des appareils et dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de rééducation médicale et des services de médecine alternative et/ou cryothérapie au motif que le public concerné, qui est composé de professionnels, dont l’attention sera plus élevée que la moyenne percevra ce signe comme renvoyant directement au terme « glacière » et à une caractéristique des produits et services revendiqués, à savoir l’espèce et la destination (EUIPO, 24 avril 2023).

La marque BodyLog couvrant des « Pouls mètres ; appareils et instruments médicaux pour surveiller la saturation en oxygène du sang ; appareils de mesure de la pression artérielle ; moniteurs de fréquence du pouls ; enregistreurs d’électrocardiogramme ; moniteurs de concentration d’oxygène à usage médical ; moniteurs de respiration ; moniteurs d’oxygène à usage médical ; appareils et instruments médicaux ; appareils de surveillance du diabète ; dispositifs de mesure de la glycémie ; thermomètres à usage médical ; moniteurs cardiaques à porter pendant l’exercice physique » a été rejetée car elle est perçue par le public anglophone comme décrivant la fonction de ces produits, à savoir permettre l’enregistrement d’informations sur le corps humain (EUIPO, 26 avril 2023 )

De même ont été rejetées pour caractère descriptif la marque CHECK-FLO pour des «Dispositifs médicaux utilisés dans les procédures vasculaires, urologiques, de radiologie interventionnelle et d’endoscopie, à savoir les introducteurs et les ensembles d’introducteurs, les ensembles d’hémostase, les adaptateurs auto-obturants. », car le public de professionnel de la médecine anglophone l’associera à des produits visant à examiner ou vérifier l’écoulement d’un fluide ou d’un gaz qui traverse un organe ou une partie d’un organe dans un temps donné (EUIPO, 26 avril 2023) et la marque BRIGHT pour des « implants dentaires » le public anglophone pouvant associer ce terme à la notion de « poli, brillant », l’informant ainsi sur la nature des produits visés (EUIPO, 25 avril 2023).

4. Marque trompeuse

La marque TOPPHARM POWER BY NATURE a été jugée trompeuse pour des produits non à usage médical (tels que les compléments et aliments diététiques, autres qu’à usage médical) au motif qu’elle amène le consommateur à penser que les produits visés relèvent du monopole pharmaceutique, ce qui n’est pas nécessairement le cas (INPI, 7 mars 2023).

Une décision similaire avait également été rendue par, à l’égard de la marque BELLAMEDICA visant en classe 5 des « Cosmétiques; parfums; préparations cosmétiques pour soins de la peau; rouges à lèvres; masques de beauté ; compléments alimentaires diététiques » car le terme « médica » sous-entend que les produits visés sont élaborés sous contrôle médical ou à usage médical, alors même que ces produits ne peuvent pas, par nature, être à usage médical (INPI, le 23 février 2023).

5. Marque exclue de l’enregistrement en application de l’article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle » (emblèmes d’État, signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales)

La marque figurative  a été provisoirement refusée car elle comporte un élément figuratif représentant le drapeau de la Suisse suggérant que les produits désignés proviennent de l’Etat concerné ou qu’ils sont cautionnés par celui-ci  et qu’il convenait donc de s’assurer que le titulaire avait bien obtenu l’autorisation d’une autorité/organisation compétente en Suisse pour enregistrer cette marque (EUIPO, 26 janvier 2023).

6. Marque contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs

La marque  désignant notamment des « Produits pharmaceutiques; aliments et substances diététiques à usage médical aliments pour bébés; compléments alimentaires » est refusée par l’INPI car contraire à l’ordre public dans la mesure où l’usage du terme « CANNA » dans ce signe, renvoyant au cannabis, peut laisser penser au public que l’interdit de production, fabrication… de telles substances stupéfiantes est levé et que ce terme vise à valoriser ces dernières (INPI, 18 janvier 2023).

La marque PROTEIN MAFIA en classe 5, 25 et 41 a été refusée pour atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs car le consommateur moyen de l’Union européenne notamment italien, associera ce signe à la mafia, au crime organisé et minimise donc et fait la promotion ou banalise les actes criminels associés au terme Mafia (EUIPO, 25 avril 2023).

7. Marque déposée de mauvaise foi

7.1. Le dépôt de la marque « SORTEZ COUVERTS ! » pour des préservatifs en classe 10 par le laboratoire pharmaceutique MAJORELLE a été jugé comme effectué de mauvaise foi car cette société ne pouvait ignorer l’usage du slogan « Sortez couverts ! » réalisé depuis les années 1990 par un journaliste au cours de ses émissions de télévision et de radio et par la société POLIDIS qui proposait avec ce dernier des préservatifs à un franc dans une campagne de lutte contre le sida.

Ainsi, la Cour d’appel retient « l’intention patente » de la société MAJORELLE de faire obstacle à l’exploitation du signe par le journalise et la société POLIDIS, et le fait que cette société ait réservé quinze noms de domaine reprenant cette expression (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 5 octobre 2022, n°21/04997).

7.2. En revanche, le dépôt d’une marque tridimensionnelle représentant la forme de boîtes hexagonales par la société RECORDATI n’avait pas été effectué en fraude des droits de l’agence de communication et d’identité visuelle ALLIAS à laquelle elle avait commandé la réalisation de plaquettes de présentation de médicaments et la refonte de l’emballage de sept de ses médicaments dès lors que cet emballage n’avait pas vocation à être exploité par la société Alias mais qu’il devait uniquement être utilisé pour commercialiser les produits de la société Recordati.

Le travail de conception et de création de la société Alias n’avait donc pas été accaparé, puisque que cette dernière a été rémunérée dans le cadre de ce travail qui résultait d’une commande passée par la société Recordati. Le défaut d’information sur le dépôt de cette marque ou encore le maintien des relations commerciales entre les parties ne sauraient permettre de caractériser une fraude de la société Recordati dans ce dépôt (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 2, 14 avril 2023, n°21/09779).

II. Opposition à enregistrement

1. L’importance de l’usage d’une marque servant de base à une opposition

Etude de la similarité des produits sur la base des produits pour lesquels un usage de la marque antérieure a été prouvé.

Dans l’opposition qui compare la marque DOLIPRANE et la demande de marque , l’EUIPO relève que l’usage de la marque DOLIPRANE n’est avéré que pour les médicaments analgésiques.

Ces derniers pouvant « être considérés comme formant une sous-catégorie objective des produits pharmaceutiques pour lesquels la marque antérieure est enregistrée », l’EUIPO considère que les preuves apportées attestent d’un usage sérieux de la marque mais uniquement pour les médicaments analgésiques en classe 5.

En reconnaissant que les marques présentent des similitudes visuelles et phonétiques, et en raison d’un haut degré de distinctivité de la marque antérieure DOLIPRANE auprès du public pertinent, l’EUIPO reconnait cette opposition fondée. (EUIPO – 4 avril 2023 n° B 3 154 454 – DOLIPRANE / DOLYSAN).

L’usage d’une marque effectuée par une filiale du titulaire est considéré comme un usage autorisé par le titulaire. Le lien capitalistique entre les entreprises est un indice démontrant l’autorisation d’usage.

Le 29 septembre 2020, la cour d’appel de Versailles rappelle que l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle assimile à un usage du titulaire l’usage d’une marque effectuée avec son autorisation.

Pour déterminer si l’usage de la marque Juvederm est fait avec l’autorisation de son titulaire, les juges prennent en considération un faisceau d’indices, notamment les liens capitalistiques entre le titulaire et la personne qui exploite la marque and l’absence de protestation à l’exploitation de la marque.

Ainsi, il importe peu que l’usage d’une marque soit effectué par son titulaire pour être considéré comme un usage sérieux. Il suffit en réalité que l’usage soit fait par une personne ayant un lien avec le titulaire, et qui a une autorisation – même implicite – d’effectuer cet usage. (CA Versailles 1ère chambre, 1ère section – 29 septembre 2020 n° RG 19/01666 – Marque Juverderm).

2. Appréciation du risque de confusion

2.1 Similarité des signes

a. France

En présence de marques comprenant des dénominations descriptives, le choix du consommateur repose sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte des autres éléments de différenciation présents dans les marques en cause.

L’opposition de contre a ainsi été rejetée pour absence de risque de confusion, l’INPI considérant, en l’absence de pouvoir distinctif des termes BIOTECH et DENTAL, que le consommateur s’attachera aux autres éléments de différenciation des signes (leur longueur, leurs éléments figuratifs, la terminaison de leur premier terme, leur présentation particulière) qui permettent en l’espèce de distinguer nettement ces deux marques (INPI, OP21-4428 du 29 juin 2022).

Parallèle avec la jurisprudence de l’Union Européenne :
Il est intéressant de noter que l’EUIPO avait rejeté la marque de l’Union Européenne BIOTECH DENTAL pour absence de caractère distinctif (EUIPO 22/01/2016) mais a statué contradictoirement dans deux oppositions, opposant cette fois la marque à deux demandes de marque de l’Union Européenne portant sur le signe , accueillant la première opposition au motif qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du seul public espagnol en raison de la ressemblance des éléments verbaux BIOTEC et BIOTECH (décision du 25/09/2020), mais rejetant la seconde opposition au motif que le public concerné, dont le degré d’attention est élevé en raison de la nature des produits, attachera moins d’importance sur le préfixe descriptif BIO et se fondera sur les autres éléments composant ces marques qui en l’espèce permettent de les différencier (décision du 13/10/2020).

L’importance de la signification conceptuelle d’une marque

Lors de la comparaison des marques CLARÔME et CLIMAROME, la Cour d’appel de Paris souligne que, bien que ces deux marques partagent la même séquence d’attaque (C-L) et finale (A-R-O-M-E), les signes ne partagent pas de similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.

Notamment, la Cour d’appel tout comme l’INPI soulignent que, bien que les deux signes font référence au terme « Arôme », la marque antérieure évoque l’idée de clarté, là où la demande de marque contestée renvoie quant à elle à l’idée de climat ou de climatisation.

Par conséquent, aucun risque de confusion n’est reconnu entre ces deux marques, bien que leurs produits soient identiques ou similaires. (Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, chambre 2 – RG 21/15853 – 24 juin 2022 – CLARÔME / CLIMAROME)

La reproduction d’un même terme ne suffit pas pour démontrer l’existence d’un risque de confusion si les marques présentent des différences lorsqu’elles sont prises dans leur ensemble

L’action en contrefaçon fondée sur la marque antérieure Well And Well contre la marque, la dénomination sociale et le nom de domaine WellPharma est rejetée, la Cour d’appel de Paris considérant qu’il n’existe pas de risque de confusion ou d’association entre les signes en raison de leur différences visuelles, phonétiques et intellectuelles :

• sur le plan visuel, la marque antérieure est constituée de trois mots détachés les uns des autres et symétriques, là où le signe prétendu contrefaisant forme un seul mot ;
• sur le plan phonétique, la marque prétendue contrefaisante diffère de la marque antérieure en l’absence de répétition de termes au sein de ce signe ou encore de pauses lors de sa prononciation et se termine par un son différent ;
• conceptuellement, la marque antérieure renvoie à la notion de bien être alors que la marque prétendue contrefaisante peut également renvoyer au domaine de la pharmacie.

(Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 2 – n° 21/05882 – Well And Well / Wellpharma).

b. Europe

L’importance de la prise en compte du public pertinent dans l’appréciation du risque de confusion par l’EUIPO.

L’opposition par Novartis AG des marques ONBREZ, DAYBREZ, BREZILIZER et BREEZHALER à l’encontre de la marque BREZTREV déposée par la société AstraZeneca a été rejetée par l’EUIPO et cette décision a été confirmée par le Tribunal de l’Union Européenne.

En effet, les marques antérieures disposant d’un caractère distinctif normal et le public pertinent étant doté d’un degré d’attention élevé dans ce secteur, le TUE considère que ce public, même s’il n’est pas un professionnel de la santé, « n’attribuera pas la même origine commerciale à des produits qui portent des marques ayant un faible degré de similitude visuelle et phonétique et n’ayant aucune signification conceptuelle, tel qu’en l’espèce » (TUE n° T174/22 – 15 mars 2023 – ONBREZ, DAYBREZ, BREZILIZER et BREEZHALER / BREZTREV).

Au regard du public pertinent, à savoir le public en général et les consommateurs professionnels qui sont dotés d’un niveau d’attention supérieure à la moyenne concernés par les « herbicides » et les « engrais », les signes et AGIL-S sont visuellement similaires à un degré intermédiaire, et fortement similaires sur le plan phonétique.

Ainsi, au regard de la distinctivité normale de la marque antérieure, l’EUIPO retient l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause pour le public en cause (EUIPO – 28 avril 2023 n° B 3 148 313 – AGIL-S / ).

Dans une décision opposant les marques et , désignant toutes deux des gants et vêtements à usage médical et chirurgical, l’EUIPO considère que le public pertinent est composé de consommateurs professionnels ou du public en général disposant d’un niveau d’attention variant entre moyen et élevé.

Selon l’examinateur, les signes seront tous deux perçus comme faisant référence à l’Europe et aux gants sur le territoire pertinent (le Benelux), et les éléments figuratifs ne permettent pas d’augmenter la distinctivité des signes. L’opposition est acceptée et la demande de marque est donc rejetée (EUIPO – n° B 3 159 579 – 28 avril 2023 euglove / EuroGloves).

2.2 Similarité des produits et services

Produits à destination des animaux : différence d’appréciation de la similarité entre les produits relevant du domaine pharmaceutique et ceux relevant du domaine cosmétique.

a. Produits relevant du domaine pharmaceutique : similarité entre ceux destinés aux humains et ceux pour les animaux.

En France

Dans une décision opposant les marques SAGE et Sagéo Services, l’INPI estime que même si certains produits visés par la demande de marque contestée sont « exclusivement destinés aux animaux et ne relèvent pas du monopole pharmaceutique (…), ils n’en sont pas moins composés des mêmes agents actifs – que les « préparations pharmaceutiques » désignés par la marque antérieure – remplissent une même fonction thérapeutique et contribuent tous à l’amélioration et à la préservation de la santé ».

Ainsi ces produits sont similaires, bien que certains soient à destination des animaux (INPI – n°OPP 21-4676 – 27 septembre 2022 – SAGE / Sagéo Services).

Dans une autre décision opposant les marques à DEEPBLUE, l’INPI considère également que « Analgésiques » de la marque antérieure pour lesquels un usage sérieux a été reconnu, sont similaires d’une part aux « médicaments à usage vétérinaire » de la demande d’enregistrement contestée et également aux « Drogues à usage médical ; Préparations pour le diagnostic à usage médical ; Papier réactif à usage médical ; Désinfectants à usage hygiénique ; Préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire ; Articles pour pansements Lingettes désinfectantes » car ceux-ci, tout comme les analgésiques, « regroupent des produits à usage médical et/ou vétérinaire qui présentent une fonction thérapeutique et contribuent tous à l’amélioration et la préservation de la santé dans le cadre notamment de soins médicaux ».

Cette jurisprudence permet également de rappeler que lors de la comparaison d’un signe semi-figuratif et d’un signe verbal, les éléments figuratifs sont sans incidence sur la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux, de sorte que ces éléments figuratifs ne sont pas de nature à écarter la perception globale très proche entre les signes. (INPI – n° OPP 22-1422 – 6 janvier 2023 – DEEPBLUE / ).

En Union Européenne

Lors de la comparaison des produits et services revendiqués par les signes et , l’EUIPO considère que les « préparations sanitaires à usage vétérinaire ; préparations diagnostiques à usage vétérinaire » de la marque contestée sont considérés comme similaires à un haut degré aux « préparations sanitaires à des fins médicales » de la marque antérieure, car ils ont la même nature, la même fonction et empruntent les mêmes circuits de distribution, en faisant intervenir les mêmes distributeurs (EUIPO – n° B 3 151 566 – 14 avril 2023 – / bluepharma).

b. Produits relevant du domaine cosmétique : absence de similarité entre ceux destinés aux humains et ceux pour les animaux.

A l’inverse, dans une décision opposant les marques BIOTANICA et BIONORICA, l’INPI refuse de reconnaitre la similarité des « cosmétiques pour animaux » de la marque contestée et des « produits de parfumerie, parfum, eau de toilette, huiles essentielles, produits cosmétiques non médicamenteux, gels pour le bain et la douche ainsi que sels de bain, savons de toilette, déodorants » de la marque antérieure, considérant qu’à défaut de précision, les produits de la marque antérieure sont uniquement à destination des êtres humains, les produits pour animaux ayant des caractéristiques très spécifiques et bien distinctes de celles des produits pour êtres humains, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libellé lorsqu’ils sont revendiqués. (INPI – n° OPP 22-2453 – 2 janvier 2023 – Bionorica / BIOTANICA).

Il est intéressant de noter que déjà en 2022, lors d’une opposition de la marque Bionorica à l’encontre de la marque BIONETICA, l’INPI avait déjà considéré que :

« Les produits pour animaux ont des caractéristiques très spécifiques et bien distinctes de celles des produits pour êtres humains de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libellé lorsqu’ils sont revendiqués. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins, ne sont nullement substituables (leur composition étant différente) et ne s’adressent pas à la même clientèle (propriétaires d’animaux, salons de toilettage d’animaux et vétérinaires/consommateur final pour son hygiène personnelle). Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune » (INPI – 2 décembre 2022 n° OP22-18 3 4 / CCH – Bionorica / BIONETICA).

3. Marque de renommée

Les produits pharmaceutiques et médicaux relèvent d’un domaine spécifique : une opposition fondée sur marque de renommée relevant d’un marché différent et concernant un public différent ne peut donc pas être accueillie.

L’opposition basé sur les marques figuratives et contre la demande de marque a ainsi été rejetée, les « Appareils de diagnostic, d’examen et de contrôle, à savoir des appareils comprenant des cabines insonorisées pour les tests audiométriques effectués par le personnel médical ; son à l’exclusion des instruments à usage médical, en particulier les cabines insonorisées » de la demande de marque contestée et les vêtements couverts par les marques antérieures étant différents, appartenant à des secteurs de marché différents, visant des publics différents, ayant une méthode d’utilisation et un but différents et étant distribués selon des circuits de distribution qui ne coïncident pas (EUIPO – N°R 1399/2021-1 – 27 février 2023 – puma soundproofing / PUMA).

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