En ce début d’année, l’heure est aux bonnes résolutions.
Collecter et conserver des preuves d’usage de votre marque est justement une bonne pratique à adopter, surtout si l’enregistrement de cette dernière approche de son cinquième anniversaire.
En effet, sauf justes motifs, tout titulaire de marque doit être en mesure de démontrer l’usage sérieux de sa marque pour les produits et services qu’elle revendique pendant une période ininterrompue de cinq ans suivant son enregistrement, sous peine d’être déchu de ses droits attachés à sa marque (article 58 paragraphe 1, a) du RMUE, article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle).
Cette obligation est très contraignante puisqu’elle suppose de démontrer l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services figurant dans le libellé ou, à tout le moins, pour ceux attaqués par l’adversaire au cours d’une action en déchéance.
Si les preuves d’usage se rapportent à une partie seulement de ces produits et services, alors la déchéance est prononcée à l’égard des autres produits et services pour lesquels l’usage de la marque n’est pas démontré.
Que se passe-t-il lorsque la marque couvre des termes généraux tels que les « cosmétiques » en classe 3 ou encore les « services de transport » en classe 39 : produire des preuves d’usage pour certains produits ou services appartenant à une catégorie large suffit-il à maintenir l’enregistrement de la marque pour ladite catégorie dans sa totalité ?
Cette question suppose de s’intéresser à la notion des « sous-catégories autonomes ».
La Cour de justice de l’Union européenne est venue indiquer que, lorsqu’une catégorie n’est pas définie de façon particulièrement précise et circonscrite et qu’elle est susceptible d’être divisée en sous-catégories autonomes, le titulaire doit démontrer l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles la preuve de l’usage n’est pas constituée (CJUE, 22 oct. 2020, Ferrari C-720/18 et C-721/18).
Pour identifier les sous-catégories autonomes au sein de catégories larges, le critère utilisé est celui de la finalité et de la destination des produits et services en cause.
Ainsi, comme illustré ci-dessous, en présence de catégories larges susceptibles d’être divisées en sous-catégories autonomes, les preuves de l’usage d’une marque pour certains produits/services ayant une finalité ou destination particulière, et partant pouvant constituer une sous-catégorie autonome, permettront uniquement de maintenir les droits pour cette sous-catégorie, et non pour la totalité de la catégorie plus large !
Par conséquent, en présence d’une catégorie large, il convient d’être prudent et de collecter des preuves d’usage pour tous et chacun des produits/services se rapportant à cette catégorie.
Cette matière donne lieu à une jurisprudence très casuistique, l’issue des décisions dépendant des preuves d’usage versées et des arguments soulevés par les parties pour identifier des sous-catégories autonomes au sein d’un ensemble plus large.
En France, la Cour de cassation a notamment rendu le 14 mai 2025 deux décisions pouvant illustrer cette notion :
1/ Arrêt n°23-21.866, Univers Pharmacie SAS c. Skin’up SAS : la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe précité et a estimé que la Cour d’appel aurait dû rechercher si les preuves d’usage apportées pour des produits cosméto-textiles et leurs recharges suffisaient à écarter la déchéance pour l’ensemble des “cosmétiques” désignés par la marque, ou bien si ces produits constituaient une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie plus large des “cosmétiques”.
2/ Arrêt n° 23-21.296, G7 Investissement SAS c. Groupe Rousselet : la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel aurait dû rechercher si les preuves d’usage apportées pour des services de taxis suffisaient à écarter la déchéance pour l’ensemble des services de « transport » et services de « transports de voyageurs » désignés par la marque, ou bien si ces services constituaient une sous-catégorie autonome au sein des catégories plus larges des services de « transport » et des services de « transports de voyageurs ».
Ces décisions montrent la volonté des juridictions françaises de ne pas conférer un monopole sur une marque qui ne serait utilisée que partiellement et font peser sur les titulaires l’obligation de prouver un usage de leur(s) marque(s) conforme à l’enregistrement.
Nous nous tenons à votre disposition pour :
- Elaborer un libellé conforme à votre activité réelle ou envisagée à court/moyen terme, la désignation de catégories larges n’étant plus forcément une stratégie payante.
- Vous conseiller sur les preuves d’usage pertinentes à collecter qui permettront de sauvegarder vos droits en cas d’actions en déchéance.
- Vous assister au cours d’une action en déchéance pour identifier des sous-catégories autonomes et ainsi contester l’efficacité des preuves d’usage qui seraient apportées par une partie adverse.