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Le système actuel des brevets européens délivrés par l’Office européen des brevets présente l’inconvénient qu’un même brevet, validé dans plusieurs États, peut donner lieu à plusieurs litiges parallèles dans ces juridictions.

Le paquet « brevet unifié » crée un effet unitaire pour les brevets européens englobant les États qui ont ratifié l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet (UPCA – à consulter ici). En d’autres termes, un brevet européen à effet unitaire aura les mêmes effets dans tous les États qui ont ratifié l’UPCA et où le brevet a été validé.

Il crée également une juridiction unique (la Juridiction Unifiée des Brevets – JUB) compétente pour ces brevets européens à effet unitaire.

La Juridiction unifiée du brevet (JUB)

La JUB devrait être opérationnelle d’ici la fin de l’année 2022. (Voir la notification sur le site officiel de la JUB).

La JUB sera une juridiction unique qui aura une compétence exclusive pour les brevets européens à effet unitaire.

Pendant une période transitoire, elle sera compétente pour les brevets européens ou les demandes sans effet unitaire, en plus des tribunaux nationaux, devant lesquels des actions en contrefaçon ou en révocation de brevets européens ou des déclarations d’invalidité d’un certificat complémentaire de protection peuvent être intentées, à condition que la compétence de la JUB ne soit pas exclue (voir ci-dessous).

Par défaut, lorsque l’UPCA entrera en vigueur, tous les brevets européens actuels, qui sont validés dans les pays qui ont ratifié l’UPCA, seront automatiquement soumis à la juridiction de la JUB. Il en ira de même pour les demandes de brevet européen en cours et les CCP fondés sur des brevets européens. Toutefois, pour obtenir une décision dans un État où un brevet européen a été validé mais qui n’a pas ratifié l’UPCA, il sera nécessaire d’intenter une action devant le tribunal national compétent (Espagne et Pologne).

Les brevets qui relèvent du système de la JUB sont susceptibles d’être contestés par des tiers devant cette Cour et, en cas de révocation, la décision s’appliquera à tous les États membres de l’UPCA : Par une décision unique, le brevet sera révoqué dans tous les États qui ont ratifié l’UPCA et où le brevet européen a été validé.

La compétence de la JUB sur les brevets délivrés ou les demandes en instance sans effet unitaire peut être exclue par choix du titulaire ou du demandeur, de sorte que seules les juridictions nationales restent compétentes. C’est ce que l’on appelle l’« opt-out ».

Définition de l’opt-out

L’opt-out est une option offerte aux demandeurs ou aux titulaires de brevets pour exclure de la compétence de la JUB les litiges liés à l’un de leurs brevets européens (en vigueur ou expirés) ou à leurs demandes sans effet unitaire. Ainsi, toute action en contrefaçon ou en révocation d’un brevet européen sera entendue par les juridictions nationales compétentes, à l’instar du système actuel.

L’opt-out produit ses effets dans tous les États membres contractants de l’UPCA dans lesquels le brevet européen ou la demande est en vigueur et pendant toute la durée de vie du brevet, sans qu’il soit nécessaire de notifier l’opt-out séparément aux États membres contractants concernés (article 83, paragraphe 3, de l’UPCA).

Les CCP pour les brevets européens opt-out seront automatiquement opt-out (CCP délivrés ou futurs CCP basés sur le brevet). Dans le cas contraire, les CCP peuvent être exclus séparément, ce qui doit être fait par le titulaire du brevet.

Selon une note explicative du comité préparatoire publiée le 29 janvier 2014, un tribunal national compétent devrait appliquer le droit national applicable et non l’UPCA. Reste à savoir si les tribunaux nationaux suivront cet avis.

Période d’opt-out

La faculté de renonciation ne sera possible que pendant une période limitée : la « période transitoire ».

L’option de refus sera initialement disponible avant l’entrée en vigueur de la CUP, pendant la période d’application provisoire précédente (« sunrise ») qui devrait commencer à la fin de l’été 2022, jusqu’à l’ouverture de la CUP (voir l’entrée en vigueur du protocole sur l’application provisoire).

Au cours de cette période, le registre de la CUP sera mis en place pour enregistrer les demandes de retrait avant que les actions en révocation puissent être introduites auprès de la CUP le premier jour du système. En effet, si une action de la CUP est introduite avant qu’un opt-out ne soit inscrit au registre, cela empêchera tout opt-out ultérieur.

L’opt-out sera alors possible pendant une période transitoire de 7 ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord CUP (avec la possibilité d’une période supplémentaire de 7 ans qui peut être décidée par le comité administratif de la CUP) jusqu’à un mois avant l’expiration de la période transitoire. (Voir l’article 83.1 de l’UPCA). Après cette période transitoire d’une durée maximale de 14 ans, la CUP obtiendra la compétence exclusive sur les demandes européennes/brevets européens sans effet unitaire qui n’auraient pas fait l’objet d’une clause d’exclusion.

Procédures

Les demandes d’exclusion devront être déposées auprès du registre de la CUP. La renonciation prendra effet le jour où la notification de la renonciation sera reçue par le registre, à condition que le brevet faisant l’objet de la renonciation n’ait pas déjà fait l’objet d’un litige en cours devant la CUP. Il peut donc s’avérer crucial de déposer une demande de renonciation dès qu’elle est disponible.

La demande de renonciation doit être déposée au nom du titulaire effectif de la demande ou du brevet européen, au moment du dépôt de la demande de renonciation, faute de quoi elle sera considérée comme nulle et non avenue. Les codemandeurs ou les codétenteurs d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen devront agir en commun pour exercer l’option de retrait.

Il n’est pas nécessaire d’être représenté par un conseil en brevets européens ou un avocat pour déposer une demande d’opt-out. Une personne mandatée par l’entreprise elle-même, telle qu’un employé de l’entreprise, peut demander l’exclusion d’un brevet.

Il sera possible d’identifier manuellement un nombre illimité de brevets à exclure dans le système de gestion des cas de la CUP (le site web du CMS peut être consulté ici) ou d’utiliser une « interface de programmation d’applications » qui permettra de sélectionner des brevets dans une base de données extérieure au CMS, qui seront ensuite exportés vers le CMS pour être exclus. Cette dernière option permettra d’exclure facilement et rapidement un très grand nombre de brevets.

Conformément à l’article 83, paragraphe 4, de l’UPCA, il sera possible de retirer cette option à tout moment, à condition qu’aucune action n’ait été intentée devant une juridiction nationale.

Une fois que la demande de retrait d’un opt-out est enregistrée, il ne devrait pas être possible d’exercer à nouveau l’opt-out, conformément au projet actuel de règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet (règle 5 n° 10 du 18e projet).

Frais de justice

Conformément à l’article 370 du règlement de procédure, qui traite des frais de justice et des frais recouvrables, voté le 25 février 2016, il n’y aura pas de frais officiels pour l’opt-out ou pour le retrait de l’opt-out.

Conséquences de l’opt-out

Avantages de la JUB –[L’opt-out ne créerait pas d’avantage]

La JUB comprendra des juges techniques susceptibles de mieux comprendre les inventions techniquement complexes et d’avoir un meilleur raisonnement sur la contrefaçon de brevets. La nouvelle Cour évitera par définition les décisions contradictoires qui peuvent être rendues par différents tribunaux nationaux en matière de contrefaçon.

Elle est conçue pour rendre des décisions dans un délai d’un an, si le calendrier défini est respecté, ce qui réduit considérablement la durée des procédures par rapport à certaines juridictions nationales.

En outre, en cas d’infractions multiples dans plusieurs pays européens, une seule action peut être intentée devant la JUB et aura un effet sur tous les États membres de l’UPCA. Le choix de la JUB réduira donc considérablement les coûts de la procédure par rapport à plusieurs litiges devant être menés dans de nombreux pays.

Inconvénients de la JUB – [Il serait préférable d’opter pour la non-participation]

Avec la JUB, un brevet européen peut être révoqué dans tous les États par une décision unique. Cela permettra aux tiers ou aux contrefacteurs présumés de contester efficacement la validité des brevets pendant toute leur durée de vie.

En outre, l’absence de retour d’information ou de jurisprudence de la JUB peut rendre le choix de la JUB risqué, car nous ne connaissons pas encore la position qui sera adoptée par la Cour, en particulier en ce qui concerne la validité des brevets. En outre, les règles et les procédures de la JUB n’ont pas encore été testées ; il faudra plusieurs années pour parvenir à des décisions cohérentes.

Un autre élément à prendre en compte lors du choix des brevets opt-out est que tous les titulaires de toutes les désignations d’un brevet européen, dans tous les États qui ont signé l’accord de la JUB, doivent accepter l’opt-out. La première difficulté qui peut découler de cette règle est d’identifier les véritables titulaires du brevet, qui ne seront pas nécessairement les titulaires enregistrés, en particulier lorsque les brevets ont été cédés par un tiers. La propriété doit être vérifiée, bien qu’il ne soit pas nécessaire de mettre à jour/corriger les registres. La seconde est la nécessité pour tous les propriétaires de s’associer à la demande de retrait.

En outre, si l’infraction est concentrée dans un seul pays ou dans un petit nombre de pays, les coûts de la JUB peuvent être plus élevés que ceux d’une procédure devant les tribunaux nationaux correspondants.

By order of June 23, 2021, the German Federal Constitutional Court (FCC) rejected two applications for preliminary injunction against the Act of Approval that was adopted on December 18, 2020, for the purposes of ratifying the Agreement of 19 February 2013 on a Unified Patent Court (UPC Act of Approval).

This decision was highly expected because the process of ratification of the UPC Act of Approval and thus, the establishment of the UPC has been delayed until the ruling of the Court.

The violation of fundamental rights alleged by the plaintiffs is considered by the FFC insufficiently asserted and motivated.

The plaintiffs failed to demonstrate why and how the Act of Approval, in its organisational structuring of the Unified Patent Court and in the legal status granted to the judges, could violate the principle of the rule of law established in Article 20(3) of the German Constitutional Law in a way that would interfere with the principle of democracy.

This decision seems to clear the way for the deposit of the German instruments of ratification.

The many hurdles against the implementation of the UPC and the Unitary Patent seem to be slowly overcome.

Some say that the new system could be in force no later than 2022.

Bien que le Parlement allemand (« Bundesrat ») ait récemment voté en faveur de la ratification de l’Accord unifié sur la compétence en matière de brevets (UPCA) (que nous avons rapporté ici), et malgré la volonté politique (voir ici), la ratification de l’UPCA par l’Allemagne est une fois de plus en suspens.

La Cour constitutionnelle fédérale allemande (FCC) a fait savoir que deux nouvelles plaintes constitutionnelles ont été déposées le jour même où le Bundesrat a approuvé la ratification (18 décembre 2020).

L’une des plaintes, déposée par l’avocat de Düsseldorf Ingve Stjerna, qui avait déjà déposé une plainte constitutionnelle en 2017, vise à obtenir une ordonnance provisoire pour interrompre le processus de ratification jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond.

Le contenu des plaintes n’est pas encore connu.

En tout état de cause, et suite à ces plaintes, la présidence fédérale a déjà confirmé que le processus de ratification sera reporté jusqu’à ce que l’affaire soit vidée par la FCC.

Le Parlement allemand (Bundestag) a déjà déposé le 8 janvier 2021 une déclaration dans le cadre de la procédure d’injonction provisoire. En outre, le 13 janvier 2021, la commission allemande des affaires juridiques et de la protection des consommateurs a recommandé que le Bundestag prenne part à la procédure et dépose d’autres déclarations dans le cadre de la procédure principale.

La FCC peut rejeter les plaintes comme irrecevables ou les examiner sur le fond. Si l’injonction provisoire est acceptée et que la décision n’est prise que dans le cadre de la procédure principale, cela retarderait considérablement le processus. En effet, la première décision de la FCC a été rendue trois ans après le dépôt de la première plainte.

Ce nouvel obstacle, ainsi que le départ du Royaume-Uni de l’UE et de la CUP, ouvre un nouveau chapitre dans la longue histoire de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures relatives au brevet unitaire dans l’UE.

The publication of the law in the Federal Law Gazette finally puts an end to the legal complications that have been blocking the german ratification process and, consequently, the establishment of the Unified Patent Court (UPC).

But this does not mean that the UPC can finally start to operate.

Before the UPC can actually open its doors, the period of the preparatory phase must begin.

Germany intends to ratify the Protocol on Provisional Application in early autumn.

According to this Protocol, some parts of the UPC Agreement will be provisionally applied before it becomes fully effective.

In order for this Protocol to enter into force, two more Member States of the UPC Agreement will have to sign it.

The enactment of this Protocol now relies on a prompt ratification process by the courts of the Member States.

According to Alexander Ramsay, head of the UPC Preparatory Committee, there could be a functioning UPC late in 2022, or possibly early 2023 « if everything runs smoothly ».

The Unified Patent Court Agreement will enter into a provisional preparatory stage once 13 signatory states of the Agreement including Germany, France and the United Kingdom and having ratified said Agreement have ratified or expressed their consent to be bound by the Protocol on Provisional Application (A.3(1) of the Protocol).

France ratified the Agreement and also ratified the Protocol on 23 May 2017.

Lately (27th September 2021), Germany deposited its instrument of ratification of the Protocol and is expected to ratify the Agreement once the preparatory work has progressed sufficiently and the participating Member States are confident that the UPC can start in an orderly manner.

On the same day, Slovenia also ratified the Protocol, but has not yet ratified the Agreement.

As of today, 10 of the required 13 UPC states have ratified the Protocol (France, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Sweden). Austria and Malta are expected to be the next ones.

As reported by the Unified Patent Court Preparatory Committee, « it is expected that the two further required ratifications will soon be attained triggering the implementation of the UPC as an international organization ».

The Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application (the PAP-Protocol) was initially signed on 1st October 2015 to establish a Phase of Provisional Application (PAP)  to ensure « a smooth transition into the operational phase and ensure the proper functioning of the Unified Patent Court before the entry into force of the Agreement on a Unified Patent Court ».

This text is pivotal in the UPC for the practical preparation that is required to run the Court but also in terms of timing for anticipating the actual date of implementation of the Unified Patent Court Agreement (UPCA).

1. The preparatory work

The provisional application of the UPCA only concerns the institutional, oraganisational and financial provisions of the Agreement and is « limited to what is strictly necessary to ensure the smooth transition into the operational phase » (last Considering of the Protocol).

• Practically, the preparatory work includes a wide range of practical arrangements, such as :

• the set up of the IT system of the Court,

• the completion of the Case Management System,

• adoption of the Court’s budget ;

• the recruitment of the staff, including selection and appointment of the Judges, and,

• last but not least, the settlement of the premises for the Court of first instance (local, regional and central divisions in contracting states) and the Court of Appeal in Luxembourg.

The preparatory Committee reckoned that approximately 8 months are required to conclude the preparatory work needed to be done during the provisional phase.

2 . The entry into force of the Protocol

The mechanism is established in Article 3(1) of the Protocol which establishes that the Protocol will enter into force only after both the UPCA and the Protocol have been ratified by « 13 Signatory States of the UPCA including Germany, France and the United Kingdom ».

2.1 The conditions for ratification of the Protocol

The paragraphs a and b of Article 3(1) of the Protocol define two alternative conditions for the entry into force of the Protocol, and namely:

(a) either the Protocol can be « signed in accordance with Article 2(2)a. or signed, and ratified, accepted or approved this Protocol in accordance with Article 2(2)b.; or

(b) the Signatory States “declared by means of a unilateral declaration or in any other manner that they consider themselves bound by the provisional application of the articles of the Unified Patent Court Agreement mentioned under Article 1 of the Protocol.

As of today, 12 states have ratified the Protocol : France, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Sweden, and lately Germany and Slovenia). Austria and Malta are expected to be the next ones and may be expected for the end of the year.

2.2 The situation of the United Kingdom

Following the Brexit and the withdrawal from the European Union, the UK withdrew from the UPCA in July 2020.

In addition to the issue of the location of the Central division to replace the London section (A.7 and Annex II of the UPCA), this withdrawal is also problematic for the interpretation of Art. 3(1) of the Protocol which mentions the ratification of the United Kingdom, although it is now out of the system.

The UPC Preparatory Committee established an authentic interpretation of Art. 3 of the Protocol, where « Art. 3 of the Protocol is to be interpreted as mirroring Art. 89 of the UPCA » (Declaration on the authentic interpretation of Art. 3 of the Protocol, yet to be signed).

A.89 UPCA defines the date of entry into force of the Agreement, based on 13 ratifications including « the three Member States in which the highest number of European patents had effect in the year preceding the year in which the signature of the Agreement takes place ».

Replacing the UK under this construction, Italy has already ratified both the Agreement and the Protocol allowing reconciliation of the wording of the Protocol with the withdrawal of the UK.

2.3 The situation of Germany

Following the action that was introduced before the German Federal Constitutional Court, an order (dated 23 June 2021) eventually cleared the way for Germany to participate in the UPCA.

Germany thus ratified the Protocol on 27 September 2021. However, Germany has not yet ratified the UPCA : It has been agreed that Germany will act as a « gatekeeper » and will only ratify the Agreement when it is clear that the UPC will be operational upon the entry into force of the UPCA.

3. The entry into force of the UPC

Assuming the Protocol enters into force early 2022, the preparatory work should be completed for fall 2022.

Before the actual running of the UPC, a three months period is first allocated for allowing patentees to opt out their European patents from the UPC jurisdiction (« sunrise period »).

Under this tentative timeline, the UPC could then be opened for business by end 2022.