Arrêt : Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458
La Cour de cassation confirme qu’une marque peut être annulée pour mauvaise foi lorsqu’elle est déposée dans le but de prolonger indûment la protection technique d’un brevet expiré.
La société CeramTec GmbH est spécialisée dans la fabrication de composants céramiques utilisés notamment pour des prothèses de hanche et de genou. Elle était titulaire d’un brevet européen portant sur un matériau céramique spécifique intégrant de l’oxyde de chrome, lequel conférait notamment au produit protégé une couleur rose caractéristique. Ce brevet a expiré le 5 août 2011, faisant tomber l’invention dans le domaine public. Après cette expiration, le 23 août 2011, la société CeramTec a déposé trois marques de l’Union européenne : une marque constituée de la couleur rose, une marque figurative représentant une bille rose et une marque tridimensionnelle correspondant à la forme de cette bille de couleur rose. Ces trois marques désignaient des produits identiques à ceux couverts par le brevet.
Estimant que la société Coorstek Bioceramics LLC commercialisait des produits reprenant cette couleur rose, caractéristique de ses produits, CeramTec l’a assignée en contrefaçon de marques et en concurrence parasitaire. La société Coorstek a reconventionnellement demandé l’annulation des marques invoquées en soutenant que leur dépôt avait été effectué de mauvaise foi, dans le but de prolonger indûment la protection conférée par le brevet expiré.
Après un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’union européenne (CJUE), la Cour de cassation confirme l’annulation des marques pour dépôt de mauvaise foi et rappelle qu’un déposant ne peut pas utiliser le droit des marques pour prolonger un monopole technique qui aurait dû disparaître.
La Cour souligne que l’intention du déposant au moment du dépôt est déterminante. Il suffit de démontrer que la marque a été déposée pour conserver un avantage technique issu du brevet expiré, sans qu’il soit nécessaire de prouver que le droit sur la marque contestée perpétue effectivement la protection d’une telle solution technique. En l’espèce, au moment du dépôt des marques, la couleur rose était considérée par le déposant comme la conséquence d’une solution technique, objet du brevet, et non comme un choix arbitraire. La Cour en déduit que le dépôt des marques poursuivait un objectif détourné : maintenir un monopole sur une innovation technique pourtant librement exploitable après l’expiration du brevet.
Pour rappel, la mauvaise foi s’apprécie de manière globale, au regard d’un faisceau d’indices : nature du signe, lien avec le brevet, logique commerciale et chronologie des dépôts. En l’espèce, la proximité entre l’expiration du brevet et le dépôt des marques a été déterminante pour caractériser la mauvaise foi.
Cette décision ne remet toutefois pas en cause la possible articulation de protection en droit des brevets et en droit des marques. Une telle stratégie reste possible si la marque remplit sa fonction d’identification de l’origine, et non de protection d’une solution technique.
Ainsi, l’EUIPO a déjà considéré que le seul fait de déposer une marque pour des produits auparavant couverts par un brevet expiré ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi, en l’absence de preuve d’une stratégie visant à évincer les concurrents (décision de la Division d’Annulation de l’EUIPO du 15 novembre 2013, n° 8048 C).