Lorsqu’une société dépose une marque française ou de l’Union européenne, le signe déposé reste figé. Il ne pourra plus être modifié par la suite, sauf à procéder à un nouveau dépôt. En pratique, un signe déposé à un instant « T » peut être amené à évoluer au rythme de la communication de la société et être utilisé sous une forme modifiée, notamment en raison d’exigences de commercialisation et de promotion des produits et services auxquels il s’applique. La législation a tenu compte de ces contraintes pratiques lorsque le titulaire d’une marque doit justifier de son exploitation au moyen de preuves d’usage.
En effet, dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires (opposition, action en déchéance, action en nullité, action en contrefaçon), le titulaire d’une marque, qu’il soit défendeur ou demandeur, peut être tenu de prouver l’usage effectif et sérieux de celle-ci au cours des cinq dernières années. La question posée est celle de savoir si les preuves d’usage fournies doivent très exactement correspondre au signe tel qu’enregistré.
Les textes en vigueur répondent à cette problématique.
► L’article 18 du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) dispose :
« 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
Constituent également un usage au sens du premier alinéa :
a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire; (…) »
► L’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
(…)
3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; »
Ainsi, il n’est pas nécessaire de prouver que le signe utilisé est strictement identique au signe enregistré. Une certaine souplesse est admise lorsque le signe enregistré est exploité suivant des variations n’en altérant pas le caractère distinctif. Ces variations peuvent prendre la forme d’omissions, ajouts, substitutions, usages en couleur, etc.
L’appréciation de l’altération du caractère distinctif est toujours faite au cas par cas. A cette fin, le « European Union Intellectual Property Network » (EUIPN) a émis en 2020 une Communication commune applicable aussi bien en droit français qu’en droit de l’Union européenne relative à l’usage d’une marque sous une forme différente de celle qui a été enregistrée. Cette communication établit une feuille de route qui comporte les deux étapes suivantes :
ETAPE 1 : Évaluation du signe tel qu’il a été enregistré
La première étape consiste à déterminer quels éléments contribuent au caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. Dans le cas d’un signe composé d’un seul élément, c’est le signe lui-même qui est porteur du caractère distinctif. Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, cette évaluation nécessite une analyse du caractère distinctif et dominant sur le plan visuel de ses éléments, sur la base des qualités intrinsèques de chacun et de leur position relative dans la configuration du signe, ainsi que de leurs interactions.
ETAPE 2 : Évaluation des différences dans le signe tel qu’il est utilisé et de l’effet des changements
Dès que les éléments qui contribuent au caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré ont été définis et que le degré de leur caractère distinctif a été précisé, il convient de déterminer s’ils sont présents ou modifiés dans le signe tel qu’il est utilisé, en comparaison directe des deux signes. À ce stade, il convient d’évaluer les éléments ajoutés, omis ou modifiés, sur la base des qualités intrinsèques et de la position relative des différents éléments dans la configuration du signe, et de leurs interactions. Il convient également de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par les signes.
En ce qui concerne l’effet des changements, il y a lieu de tenir compte du caractère distinctif plus ou moins élevé du signe tel qu’il a été enregistré. En général, les signes présentant un caractère distinctif moyen seront moins influencés par les changements. À l’inverse, les signes présentant un faible caractère distinctif sont, en général, plus exposés à une altération de leur caractère distinctif
Voici quelques exemples jurisprudentiels dans lesquels l’Office concerné a dû s’exprimer sur la question de savoir si le signe tel qu’utilisé entraînait ou non une altération du caractère distinctif du signe tel qu’enregistré.
Jurisprudence de l’Office des marques de l’Union Européenne (EUIPO)
Usage n’altérant pas le caractère distinctif du signe enregistré
Usage altérant le caractère distinctif du signe enregistré
Jurisprudence de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
Usage n’altérant pas le caractère distinctif du signe enregistré
Usage altérant le caractère distinctif du signe enregistré
Lavoix se tient à votre disposition pour analyser si l’exploitation faite de votre marque constitue une variation acceptable de sa forme telle qu’enregistrée et permet donc de valider son usage effectif.