Publications, articles de presse, classements, awards et évènements à venir

1507, 2025

La règle du jeu…vidéo

(e)Sport, IP/IT, Publication|

L’industrie du jeu vidéo a changé depuis la sortie du jeu d’arcade Pong, en 1972. Le droit a toujours eu des difficultés à appréhender le jeu vidéo.

Aujourd’hui, la jurisprudence qualifie un jeu vidéo, composé de plusieurs éléments, comme une « œuvre complexe ». Cette notion prétorienne a des contours flous et pose des questions notamment quant à ses conséquences.

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1906, 2025

Compétence temporelle de la JUB

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

Dans sa décision APL_8790/2025, rendue le 2 juin 2025, la Cour d’appel de la JUB a confirmé la compétence temporelle de la JUB pour les actes ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de l’accord JUB et pendant la période d’opt-out lorsque l’opt-out a été retiré avant l’introduction de l’action devant la JUB.

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1305, 2025

JUB : Le pouvoir discrétionnaire de la JUB en cas d’absence de mémoire en défense

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

Décision de la Cour d’appel de la Cour unifiée des brevets rendue le 5 mai 2025, UPC_CoA_635/2024, APL_58934/2024

Ordonnance du Tribunal de première instance de la division centrale de la Juridiction unifiée du brevet (siège de Paris) rendue le 2 avril 2025, n° App_61657/2024, 61782/2024 et 61784/2024 UPC_CFI_164/2024

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1501, 2025

Lavoix confirme son positionnement en Chimie et Biologie avec le recrutement de deux nouveaux associés

Corporate, Presse|

Lavoix, cabinet européen reconnu pour son expertise en Propriété Industrielle, accélère la croissance de son équipe en Chimie et Biologie avec l’arrivée de deux nouveaux associés dans ces domaines d’activité. En 2024, Isabelle Bosser rejoint le bureau de Lyon, tandis que Michael Schlauch intègre l’équipe de Munich, apportant chacun leur expertise dans des domaines stratégiques de l’innovation scientifique.

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1301, 2025

Protection par brevet des méthodes chirurgicales en Europe et aux US

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

Pour les brevets européens, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique sont explicitement exclues de la brevetabilité par la législation (Article 53 CBE), bien que la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets (OEB) ait évolué vers une pratique plus permissive que par le passé. Les dispositifs médicaux ne sont toutefois pas exclus et peuvent faire l’objet d’une demande de brevet européen.

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3007, 2024

17 septembre 2024
Petit déjeuner d’affaires – Dispositifs médicaux : Conseils pratiques pour une protection en Europe et aux US

Brevets, Dispositifs Médicaux, Événements, Santé & Dispositifs médicaux|

Les dispositifs médicaux et leurs utilisations font l’objet de spécificités en matière de brevets. Pour autant, les acteurs du domaine ont tout intérêt à sécuriser leur marché en utilisant à bon escient les outils de Propriété Intellectuelle. 

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3007, 2024

10 septembre 2024
Petit déjeuner d’affaires – Dispositifs médicaux : Conseils pratiques pour une protection en Europe et aux US

Brevets, Dispositifs Médicaux, Événements, Santé & Dispositifs médicaux|

Les dispositifs médicaux et leurs utilisations font l’objet de spécificités en matière de brevets. Pour autant, les acteurs du domaine ont tout intérêt à sécuriser leur marché en utilisant à bon escient les outils de Propriété Intellectuelle. 

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2003, 2024

Règlement IA, le bouleversement attendu est-il artificiel ?

IA, IP/IT, Presse|

Beaucoup de débats existent autour de l’intelligence artificielle (IA) et son déploiement soulève des questions juridiques que tentent d’encadrer les législations naissantes, comme la proposition de règlement européen sur l’intelligence artificielle (règlement IA) proposé par la Commission en 2021, et adopté par les 27 membres de l’Union le 2 février 2024.

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603, 2024

Protection par marque du bonhomme Lego® : un jeu d’enfant ?

IP Alert Marque, Marques, Publication|

Le Tribunal de l’Union Européenne a rejeté le 6 décembre 2023 deux actions en nullité déposées par la société BB Services GmbH à l’encontre de deux marques tridimensionnelles portant sur des figurines-jouets, car leurs formes ne sont pas exclusivement dictées par la nature même du produit ni par une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (arrêts du Tribunal de l’Union Européenne TUE T-297/22 et T-298/22).

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1212, 2023

Nouvelle édition du Baromètre de la PI

Corporate, Publication|

Créé il y a plus de 10 ans pour mieux appréhender les évolutions de la propriété intellectuelle, le Baromètre de la PI nous permet également de faire évoluer nos prestations pour répondre au mieux aux attentes de nos clients en termes de protection et de valorisation de leurs actifs immatériels.

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709, 2023

18 octobre 2023
Forum Trium 2023

Événements|

Curieux de découvrir la propriété industrielle et le métier d’Ingénieur Brevets ?
Nos ingénieurs seront présents au Forum Trium pour répondre à vos questions, vous faire découvrir la Propriété industrielle ainsi que le métier d’Ingénieurs Brevets.

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2806, 2023

Droit de propriété de marque et limitations légales : usage nécessaire et publicité comparative

IP Alert Marque, Marques, Publication|

L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services couverts par celle-ci (article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle – CPI) qui se caractérise en particulier par le droit d’en interdire l’usage dans la vie des affaires.

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106, 2023

Brevet unitaire & JUB : état des lieux de la Sunrise Period et prochaines actions

JUB, Presse|

La Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) sera officiellement lancée le 1er juin après des années de tentatives de la part des États membres. L’entrée en vigueur de la JUB verra également la mise en place du brevet unitaire. Une période dite de Sunrise Period a débuté le 1er mars 2023 pour réaliser des opt-outs : c’est-à-dire déroger à la compétence de la JUB. (suite…)

304, 2023

Affaire MetaBirkin : mise en échec des feintes et faux semblants !

IP Alert Marque, Marques, Publication|

Le tribunal de New York a condamné le 8 février 2023 l’artiste américain Mason Rothschild pour contrefaçon et dilution de la marque enregistrée BIRKIN pour des faits de commercialisation sous le nom « MetaBirkins » de NFTs représentant des sacs à mains en fausse fourrure dont la forme s’inspire du sac iconique Birkin de la maison Hermès.

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603, 2023

Start-ups & innovation : Comment les start-ups s’emparent de la propriété intellectuelle

Presse|

Communiqué de presse

Les start-ups qui détiennent des brevets ont trois fois plus de chances de réussir que les autres. La question de la propriété intellectuelle (PI), omniprésente dans les incubateurs, est parfois mise de côté car jugée complexe ou non prioritaire par ces entreprises en devenir. En protégeant projets, idées et marques, la PI constitue pourtant un vrai levier concurrentiel et un facteur clé de développement des start-ups, comme en témoignent Agrid, Themis et Advanced Biodesign, trois jeunes start-ups françaises engagées dans une démarche de protection de leurs innovations et de leur marque avec le support de LAVOIX.
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712, 2022

Intelligence artificielle en Chimie et Brevetabilité

Brevets, IA, IP Alert Brevet, IP/IT, Publication|

L’intelligence artificielle est partout aujourd’hui mais peut-on la breveter dans tous les secteurs technologiques ?

Dans le domaine de la chimie, et notamment dans la modélisation de molécules (études in silico) ou en cosmétique, les outils d’intelligence artificielle ont fait récemment leur apparition. De multiples applications existent déjà, notamment la prédiction d’interactions entre composés, la modélisation de conformation de protéines ou encore l’évaluation de l’activité d’une molécule. Ces outils sont des aides précieuses pour la synthèse de nouvelles molécules ou de nouvelles compositions chimiques.

Le développement de l’intelligence artificielle dans ces domaines s’accompagne du dépôt de demandes de brevets. Se pose alors la question, des éventuelles spécificités des brevets délivrés par les offices, notamment l’Office Européen des Brevets (OEB), pour des inventions dans ces domaines.

A cet effet, nous avons analysé quatre brevets ayant fait l’objet d’une délivrance récente et visant à protéger l’utilisation d’un outil d’intelligence artificielle appliqué sur des données d’entrée pour estimer des données de sortie souhaitées. La synthèse de cette analyse se trouve dans le tableau suivant :

Intelligence artificielle en chimie et brevetabilitéDans le tableau, les éléments en gras constituent les éléments justifiant la délivrance par l’OEB.

Les exemples précités mettent en évidence qu’il est tout à fait possible de breveter des inventions dans le domaine de la chimie et de la biologie mettant en œuvre des technologies d’intelligence artificielle.

Il ressort néanmoins que la brevetabilité n’est pas liée à ces secteurs d’activité, mais provient de données d’entrée/sortie originales et/ou de l’emploi d’un outil d’intelligence artificielle spécifique.

Ainsi, comme pour les secteurs du médical, des transports, et de l’énergie, protéger un outil d’intelligence artificielle dans le secteur de la chimie est tout à fait possible. Pour cela, il suffit d’identifier un élément original parmi les données d’entrée/de sortie et/ou l’outil d’intelligence artificielle (type d’outil et/ou manière d’obtenir l’outil).

Nos experts LAVOIX sont à votre disposition pour vous aider à une telle identification.

2511, 2022

Early request for Unitary Patent possible from January 1st, 2023

Brevet unitaire, Brevets, IP Alert Brevet, JUB, Publication|

The European Patent with unitary effect (“Unified Patent”) will be introduced soon. The final missing ratification is expected to be deposited by Germany in December.

The unitary patent enables patent protection in many European states. Presently 17 states have ratified the agreement and will participate in the Unitary Patent scheme, namely Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovenia, Sweden, see https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html.

The Council Regulation No 1257/2012 (hereafter “Unitary Patent Regulation”) sets out the details of the unitary patent.

Before deciding whether to apply for the Unitary Patent, it should be kept in mind that it is not possible to opt-out from the exclusive competence of the Unified Patent Court (UPC) for the Unitary Patents according to §83(3) of the UPC Agreement.

When the UPC Agreement enters into force, a request for obtaining a Unitary Patent has to be filed within no later than one month after the mention of the grant published in the European Patent Bulletin.

In order to give applicants the possibility to obtain Unitary patent protection for EP applications, the EPO has published two transitional measures, which have been updated in order to have now a fixed starting date, namely January 1st; 2023.

Request for delay of grant

For applications for which a notification under Rule 71(3) EPC has been issued, the applicant may file a request for delay of grant until the entry into effect of the Unitary Patent from January 1st, 2023 ongoing.

No agreement on the text proposed for grant must have been given yet by the applicant in response to the Rule 71(3) EPC communication. A request for delay filed on the same day as the approval of the text intended for grant will be considered to have been validly filed.

Early requests for unitary effect

In order to facilitate obtaining Unitary Patent protection, from January 1st, 2023 ongoing until the entry into force of the UPCA, the EPO will accept early requests for unitary effects, thus giving applicants the possibility to shift administrative work for unitary protection to before the effective date of entry of the Unified Patent.

Early requests for unitary effect may only be filed for European patent applications in respect of which a communication under Rule 71(3) EPC has been despatched.

EP applications eligible to these requests

As in end of December the time limit for a response to the Rule 71(3) EPC communication is extended due to EPO closure dates, it is possible to file the above request for delay of grant for EP application for which the said communication has been issued on or after August 14, 2022, and for which no response to the said communication has been filed yet.

For any further questions, Lavoix is at your disposal.

This IP Alert is for information purposes only and does not constitute legal advice.

2211, 2022

22 novembre 2022
Photonics online meetings

Événements|

Retrouvez Anne-Sophie AURIOL et Arnaud POUDEROUS le 22 novembre prochain lors de la 5ème édition des Photonics Online Meetings et découvrez les nouvelles tendances en photonique et les solutions aux défis à venir.​

1111, 2022

EPO abolishes 10 day “delivery grace period”

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

1. Under the current EPC system, letters from the EPO are deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its handover to the postal service provider.

2. The transition to electronic communications renders this rule obsolete, as delivery is much faster and generally occurs on the same day.
Further, the PCT does not comprise such a 10-day delivery offset.

3. Thus, the Administrative Council of the EPO decided to abolish the 10-day rule and align the EPO system with the PCT.

The new fiction for notification and time limit calculation will enter into force on November 1st, 2023.

4. In the event of a dispute concerning the delivery of a document, the burden of proof of (timely) reception remains with the EPO.

More information is available here.

This IP Alert is for information purposes only and does not constitute legal advice.

811, 2022

8 novembre 2022
Lavoix au Forum Perspectives 2022

Événements|

Rendez-vous au Forum Perspectives au Centre de Congrès de Lyon le 8 novembre prochain pour découvrir la propriété industrielle et le métier d’Ingénieur Brevets ! Nos ingénieurs lyonnais vous attendent pour répondre à toutes vos questions sur le stand Lavoix.

711, 2022

Informatique Quantique et Brevetabilité

Publication, Quantique, Technologie quantique|

L’informatique quantique fait l’objet de travaux de recherche depuis de nombreuses années. Toutefois, la recherche s’intensifie ces derniers temps et de multiples acteurs se positionnent en vue de préparer l’industrialisation de cette technologie.

De fait, les applications sont nombreuses et variées, et souvent dans des domaines a priori éloignés de l’informatique quantique. Citons, par exemple, la modélisation de molécules en chimie, la prévision de flux logistiques dans l’industrie, ou encore la réalisation de prévisions financières.

Ces changements permettent l’émergence de nouveaux champs de recherche, et donc de nouvelles inventions. La question de ce qui est protégeable par brevet se pose donc, pour les acteurs et dans les différents secteurs d’activité.

L’expérience que nous avons développée dans ce domaine technique montre que les technologies impliquant l’informatique quantique relèvent généralement soit d’une première catégorie, relative à l’ordinateur en lui-même (hardware), soit d’une seconde catégorie relative aux programmes informatiques (software), exécutables en lien avec cet ordinateur.

Les inventions de la première catégorie concernent, a priori, plutôt les acteurs de l’informatique quantique. Ces inventions font l’objet d’une classe de recherche dédiée à l’Office Européen des Brevets, la classe G06N10. Elles incluent notamment la structure de l’ordinateur, ses différents composants et les interactions entre ces composants. Ces éléments sont protégeables par brevets en tant que dispositifs, comme cela aurait été le cas pour un ordinateur classique, si tant est que les conditions standards de brevetabilité (nouveauté, activité inventive…) soient remplies.

Les inventions de la seconde catégorie peuvent émaner de tous les acteurs de l’innovation. Ces inventions regroupent notamment les algorithmes développés pour configurer, contrôler ou effectuer des calculs sur l’ordinateur quantique, en impliquant éventuellement un ordinateur classique. Rappelons que, bien que le code d’un algorithme ne soit pas protégeable par brevet, toutes les fonctions techniques de cet algorithme, qui résolvent un problème technique, le sont. Ainsi, les algorithmes de la seconde catégorie sont protégeables par brevets au même titre que les algorithmes classiques, sous réserve de remplir les conditions de brevetabilité, et notamment de ne pas être assimilés à des méthodes purement mathématiques ou intellectuelles. A cet effet, nous recommandons de mentionner, dans la protection demandée, l’ordinateur mettant en œuvre l’algorithme, et le cas échéant, les composants de l’ordinateur effectuant les différentes étapes de cet algorithme. Il paraît également pertinent de mettre en avant les entrées et/ou sorties originales de l’algorithme et de prévoir au moins une application concrète pour cet algorithme.

Ainsi, les inventions dans le domaine de l’informatique quantique sont tout à fait brevetables, et restent soumises aux mêmes exigences de brevetabilité que les autres inventions.

Nos experts LAVOIX sont à votre disposition pour vous accompagner sur ces sujets.

1910, 2022

Atteinte portée à l’Indication Géographique Protégée COGNAC

IP Alert Marque, Marques, Publication|

L’INPI reconnait une atteinte portée à l’Indication Géographique Protégée COGNAC pour une marque revendiquant des eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac ».

L’appellation COGNAC est notamment protégée en tant qu’Indication Géographique Protégée (IGP) au plan communautaire.

L’utilisation de l’appellation COGNAC est, par conséquent, réglementée de sorte que seuls les spiritueux produits au sein d’une zone de production délimitée et respectant des conditions particulières de production quant à la méthode d’obtention, le vieillissement, le titre alcoolémique définis par le cahier des charges, attaché à cette IGP, peuvent en bénéficier.

Le 3 novembre 2021, la société COGNAPEA a déposé la demande  de marque française Cognapea qui, pour faire suite à une objection de l’INPI, revendiquait des « Eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac » en classe 33.

Pour faire suite à la publication de cette demande de marque, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) et le Bureau National Professionnel du Cognac (BNIC) ont conjointement formé opposition à l’enregistrement de cette demande de marque sur la base de l’atteinte à l’indication géographique COGNAC.

L’INPI a rappelé que l’indication géographique COGNAC fait l’objet d’une protection à l’échelle de l’Union Européenne et que toute atteinte doit être exclusivement examinée au regard du Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 qui dispose notamment en son article 21 que les indications géographiques sont protégées contre « toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée (…) ».

L’INPI a, par ailleurs; précisé que, selon l’article précité du Règlement communautaire, les indications géographiques pouvaient être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse respectant le cahier des charges correspondant, mais que selon ce même article, l’« évocation » de ces indications géographiques pour de tels produits n’était pas autorisée.

L’INPI a reconnu que cette demande de marque constituait une atteinte par « évocation » à l’indication COGNAC dans la mesure où elle était constituée de la séquence COGNA- et revendiquait des produits identiques à ceux bénéficiant de l’indication géographique.

Elle a par ailleurs admis qu’une telle évocation, en ne reproduisant que partiellement l’indication géographique COGNAC, risquait d’entrainer un affaiblissement de sa réputation en la banalisant.


Par conséquent, et quand bien même la demande de marque contestée revendiquait exclusivement des « Eaux de vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac », l’INPI a prononcé le rejet total de la demande de marque Cognapea  (Décision d’Opposition INPI n°OP22-0433 du 26/08/2022).

1310, 2022

National measures accompanying the implementation of the unitary patent

Brevet unitaire, Brevets, IP Alert Brevet, JUB, Publication|

It is expected that the Agreement on a Unified Patent Court (UPCA) will enter into force in spring 2023. At the same time the European Union regulation 1257/2012 and 1260/2012 will enter into force relating to the European patent with unitary effect (Unitary Patent) and the translation arrangements.

The booklet « National measures accompanying the implementation of the Unitary Patent » is inspired by the online publication « National law relating to the EPC » and contains information regarding the most important national measures accompanying the implementation of the Unitary Patent. It is accessible on the website of the EPO.

The booklet contains information about:

• a safety net for validating a EP patent in a participating member state in case the request for the unitary patent protection is rejected – this concerns for example the payment of annual fees, filing of a translation or other formalities;

• the simultaneous protection of a Unitary Patent or a classic European patent and a respective national patent;

• territorial field of application of a unitary patent, namely the effect of the unitary patent in overseas territories and areas; and

• other various aspects.

The booklet is regularly updated in its HTML version. A pdf version will be published soon.

The information published by the EPO depends on the information provided by the member states and the information may be not accurate or incomplete. The booklet is intended to give a first overview and before taking any decision the information is to be confirmed by a specialized national patent attorney, patent agent, or attorney-at-law.

2909, 2022

Systematic top-up search for earlier national rights by the EPO

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

The EPO will conduct additional searches to determine earlier national rights and further determine their prima facie relevance starting September 1, 2022.

The EPO already carries out a search for prior European patent applications, which are filed before, and published after, the filing date of a European patent application in question. Such earlier European patent applications are relevant for novelty in the sense of Art. 54(3) EPC.

As of September 1, 2022, the EPO will further conduct systematic searches to further identify prior national rights and assess their prima facie relevance free of charge.

An earlier national right is a national application filed before, and published after, the filing date of a European patent application in question.

Earlier national rights are not considered prior art in the context of a European substantive examination, but may be invoked in national proceedings to revoke the European patent in the country in which the earlier national right was filed, according to Art. 139(2) EPC. To address an existing earlier national right in a particular country, applicants may file separate sets of claims for said country before the European examination is complete, as stipulated in R. 138 EPC.

The examining division will forward any relevant national rights together with a communication under R. 71(3) EPC informing on the EPO’s intention to grant a European patent.

This newly offered service of the EPO intends to help applicants to make informed decisions when considering applying for a Unitary Patent, which allows only one set of claims for all participating EU Member States.

More details on the additional search may be found under https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220725.html.

3008, 2022

Changement législatif au Canada

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

De nouvelles règles relatives aux taxes de revendication et au nombre de notifications d’examen entreront en vigueur au Canada le 3 octobre 2022.

 

  • Nombre de revendications et évolution des règles

Actuellement, aucune taxe de revendication n’est due au Canada.

Selon les nouvelles règles, toute revendication au-delà de vingt (20) sera soumise au paiement d’une taxe de revendication.

Le nombre de revendications au moment du dépôt de la requête en examen est pris en compte pour déterminer les taxes de revendication dues à ce moment-là.

Si des modifications augmentant le nombre de revendications sont apportées au cours de l’examen, le nombre le plus élevé de revendications déposées à un moment quelconque de l’examen sera pris en considération pour déterminer le nombre final de taxes de revendication dues lors de la délivrance du brevet.

  • Nombre de notifications et nouvelles règles

Pour l’instant, il n’y a pas de limite au nombre de notifications d’examen.

Selon les nouvelles règles, le demandeur pourra recevoir jusqu’à trois notifications d’examen.

Pour poursuivre l’examen, le demandeur devra demander la poursuite de l’examen (RCE) et payer une nouvelle taxe d’examen. Après le dépôt de la première RCE, une RCE supplémentaire sera nécessaire toutes les deux notifications d’examen.

  • Calendrier à prendre en compte

Les nouvelles règles s’appliqueront aux demandes dont l’examen est demandé à partir du 3 octobre 2022 inclus. Cela s’appliquera aux demandes nationales, aux phases nationales des demandes internationales (PCT) et aux demandes divisionnaires.

  • Stratégie à adopter

Si vous souhaitez éviter ces nouvelles règles pour une demande de brevet spécifique, il est donc recommandé de demander l’examen avant le 30 septembre 2022.

Vous pouvez envisager d’anticiper le dépôt au Canada des demandes nationales sous priorité, des demandes internationales et des demandes divisionnaires.

Des stratégies peuvent être étudiées pour limiter le nombre de revendications. La rédaction de revendications incluant des alternatives ou de revendications dépendantes à dépendance multiple est par exemple envisageable.

Des amendements peuvent être déposés pour réduire le nombre de revendications à tout moment avant ou lors du dépôt de la requête en examen.

N’hésitez pas à contacter nos professionnels en cas de questions sur ces nouveaux changements ou pour discuter de la stratégie à adopter.

908, 2022

EPO welcomes Montenegro as new member state

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

Montenegro accomplished the final step towards acceding to the European Patent Convention on July 15, 2022, and will thus become the 39th member state of the European Patent Organisation from October 1st, 2022.

1. Until now, Montenegro had the status of Extension State and it was thus possible to extend to Montenegro the protection conferred by the European patent applications or patents by paying the corresponding extension fee within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report, or, where applicable, within the period for performing the acts required for entry of an international application into the European phase.

The extension system remains applicable to European and international patent applications filed before termination of the relevant Extension Agreement and to European patents granted on the basis of such applications.

2. It will be possible to seek protection in Montenegro as a designation state through payment of the designation fee for all European and international patent applications filed from October 1st, 2022.

3. The current list of member states of the EPO with the corresponding accession dates can be found at: https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html.

This IP Alert is for information purposes only and does not constitute legal advice.

1207, 2022

Données personnelles Mai – Juin 2022

IP/IT, Publication|

Cette newsletter bimestrielle LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période mai-juin 2022.

 1. Actualités de la CNIL 

Publication du rapport d’activité 2021

Le rapport annuel d’activité de la CNIL pour l’année 2021 a été publié le 11 mai dernier.

Ce rapport dresse notamment le bilan de l’activité répressive de la CNIL, à savoir un montant cumulé d’amendes inédit dépassant les 214 millions d’euros, et un nombre majoritaire de mises en demeure portant sur les cookies. Enfin, le rapport constate l’implication grandissante de la CNIL dans les travaux du CEPD et les préoccupations européennes, dont les transferts de données hors UE.

Mise en demeure de vingt-deux communes de désigner un délégué à la protection des données

Par une délibération du 5 mai 2022, la CNIL a mis en demeure 22 communes de procéder à la désignation d’un délégué à la protection des données (DPO) doté notamment de qualités d’expertise, d’indépendance et de moyens suffisants. Cette désignation est obligatoire pour les autorités et organismes publics selon l’article 37 du RGPD. Ces mises en demeure ont été rendues publiques en raison de la sensibilité des missions des communes et des données traitées.

Le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion a récemment publié une étude sur le métier de DPO, mettant en évidence ses dynamiques et évolutions entre 2019 et 2021. Cette étude constate notamment l’augmentation du nombre de DPO en 2021, la diversification des profils, et précise les caractéristiques du métier dont une majorité de DPO internes ou mutualisés entre plusieurs entités.

Recommandations pour mettre son outil de mesure d’audience Google Analytics en conformité avec le RGPD

La CNIL publie des recommandations de mise en conformité au RGPD à destination des sites web utilisant les traceurs de mesure d’audience Google Analytics, compte tenu des transferts de données hors UE qu’ils impliquent et de l’invalidation en 2020 par la Cour de Justice de l’UE du Privacy Shield (cadre juridique de transfert de données entre l’UE et les USA).

La CNIL suggère le recours à la proxyfication, c’est-à-dire l’utilisation d’un serveur mandataire permettant une pseudonymisation avant export des données. Elle considère les mesures suivantes comme nécessaires pour limiter le transfert de données :

• L’absence de transfert de l’adresse IP vers les serveurs de l’outil de mesure ;
• Le remplacement de l’identifiant utilisateur par le serveur de proxyfication ;
• La suppression de l’information de site référent externe au site ;
• La suppression de tout paramètre contenu dans les URL collectées ;

• Le retraitement des informations pouvant participer à la génération d’une
empreinte
• L’absence de toute collecte d’identifiant entre sites ou déterministe ;
• La suppression de toute autre donnée pouvant mener à une réidentification.

Publication des premiers critères d’évaluation sur les cookies walls

La CNIL publie des premiers critères d’évaluation de la légalité des cookies walls, c’est-à-dire des bannières cookies conditionnant « l’accès à un service à l’acceptation, par l’internaute, du dépôt de certains traceurs sur son terminal (ordinateur, smartphone, etc.) ». Dans la majorité des cas, l’accès au site sans l’acceptation de certains traceurs est conditionné par le paiement d’une somme d’argent.

Les critères permettant d’évaluer la légalité des cookies walls sont les suivants :

• La proposition d’une alternative réelle et équitable permettant d’accéder au site ;
• En cas d’alternative payante, le tarif doit être raisonnable et prendre en compte des modes de consommation adaptés (pas nécessairement sous la forme d’un abonnement). Par exemple, la création d’un compte devant poursuivre des objectifs déterminés et transparents pour l’internaute ;
• Le cookie wall doit être limité aux finalités permettant une juste rémunération du service.

La responsabilité au regard du RGPD dans le cadre d’une commande publique

La CNIL publie un guide en matière de commande publique, destinés aux opérateurs économiques de marchés publics et aux administrations.

Ce guide a vocation à faciliter l’exercice de qualification de responsable de traitement, sous‑traitant ou responsable conjoint, et précise le partage des responsabilités entre l’administration et les opérateurs économiques. Les recommandations sont notamment adaptées à l’objet des contrats de marchés publics et la nature des traitements liés.

2. Actualités légales et jurisprudentielles – France

La Cour d’appel de Paris déboute une ancienne salariée de sa demande de communication de l’intégralité de sa messagerie professionnelle

Par une décision du 12 mai 2022 (CA Paris, Pôle 6, chambre 2, 12 mai 2022, n°21/02419), la Cour d’appel de Paris a confirmé une décision du Conseil de Prud’hommes de Melun ayant débouté une ancienne salariée de ses demandes formulées à l’encontre de son ancien employeur, sollicitant la communication de l’intégralité de son dossier personnel, y compris le contenu intégral de sa messagerie électronique professionnelle.

La Cour d’appel a tenu compte de l’impossibilité matérielle de faire droit à cette demande, la boîte mail de l’intéressée ayant été depuis détruite par l’employeur conformément au délai fixé dans sa politique données personnelles.

La CNIL prononce une amende de 1 millions d’euros à l’encontre de TOTALENERGIES ELETRICITE ET GAZ FRANCE

La sanction a été prononcée par une délibération du 23 juin 2022 de la formation restreinte de la CNIL.

La CNIL a condamné le fournisseur d’énergies à raison de deux séries de manquements :

• Manquement à l’obligation de permettre aux personnes de s’opposer à l’utilisation de leurs données à des fins prospection commerciale : le formulaire de souscription au contrat d’énergie mentionnait en effet que le souscripteur acceptait que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, sans offrir la possibilité de refuser ;
• Manquements à l’obligation d’information, notamment des personnes démarchées par téléphone, et au respect de l’exercice des droits, la société ne répondant pas aux demandes d’exercice de droit dans le délai approprié.

L’Autorité a néanmoins tenu compte, pour fixer le montant de l’amende, des efforts engagés par la société tout au long de la procédure afin de se mettre en conformité avec les exigences du RGPD.

Le Conseil d’Etat confirme l’amende de 35 millions d’euros prononcée par la CNIL à l’encontre d’Amazon

Par une décision du 27 juin 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours d’Amazon Europe Core et validé la sanction prononcée par la CNIL à son encontre par délibération du 7 décembre 2020, à savoir une amende de 35 millions d’euros à raison du dépôt automatique et sans consentement préalable de cookies sur le terminal de l’internaute visitant son site amazon.fr, et de l’insuffisance des informations contenues dans la bannière cookies.

Le Conseil d’Etat a estimé que le manquement à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés était caractérisé, et a constaté l’absence d’incidence des positions divergentes d’autres Autorités européennes pour interpréter les conditions et modalités du recueil du consentement au regard du droit applicable. Il a également été retenu que le montant de la sanction était proportionné compte tenu de la mise en balance de la gravité du manquement, l’ampleur des traitements réalisés grâce aux cookies, la nature potentiellement sensible des données obtenues, l’avantage financier retiré par Amazon et son chiffre d’affaires mondial.

3. Actualités légales et jurisprudentielles – Europe & international

Le CEPD publie des lignes directrices sur le calcul des amendes RGPD

Ces lignes directrices ont pour objectif d’harmoniser les sanctions prononcées en Europe, grâce à une méthodologie à destination des autorités de contrôle. Le calcul des amendes est réalisé en cinq étapes :

• Identification des opérations de traitement ;
• Détermination du point de départ du calcul de l’amende ;
• Evaluation des circonstance aggravantes et atténuantes au regard du
comportement de la personne visée ;
• Identification des maximums légaux pertinents pour les différentes infractions ;
• Analyse de la concordance entre les montants finaux calculés et les exigences d’efficacité, de dissuasion et de proportionnalité.

Le CEPD publie des lignes directrices sur l’utilisation de la reconnaissance faciale par les autorités publiques

Afin de répondre à l’augmentation de l’utilisation par les administrations publiques et aux risques relatifs à la protection des libertés fondamentales, le CEPD communique ses lignes directrices à destination des décideurs publics et rédacteurs de textes législatifs.

Le CEPD précise notamment qu’une AIPD (analyse d’impact relative à la protection des données) est requise avant le commencement du traitement de données. De plus, le CEPD appelle à l’interdiction de certaines formes de traitement comme l’identification biométrique à distance de personnes dans des espaces accessibles au public, la reconnaissance faciale par intelligence artificielle classant les individus en fonction de leurs données biométriques dans des groupes selon leur ethnie, sexe, orientation politique ou sexuelle, la déduction des émotions, le traitement de données personnelles réalisé dans un contexte répressif via une collecte massive de données.

Nouveau Privacy Shield : date d’entrée en vigueur annoncée à début 2023

Le nouveau cadre juridique de transfert de données entre l’UE et les USA, censé remplacer le Privacy Shield invalidé en 2020 par la Cour de Justice de l’UE, est attendu pour le premier trimestre 2023 selon Reuters.

Belgique : sanction d’un groupe de presse pour sa gestion des cookies

Par une décision du 25 mai 2022, l’Autorité de contrôle belge a infligé une amende de  50 000 euros à l’encontre du groupe de presse Roularta pour plusieurs manquements liés au recueil du consentement concernant les cookies.

Il a été constaté que deux sites web gérés par le groupe ne respectaient pas les critères en ce que le consentement n’était pas requis préalablement à la collecte de données, l’utilisateur n’était pas suffisamment informé du traitement et le consentement était équivoque (cases pré-cochées).

Royaume-Uni : réforme de la législation sur les données personnelles

Par une communication du 10 mai 2022, le gouvernement britannique a présenté dans les grandes lignes la prochaine législation en matière de protection des données personnelles.

Les objectifs affichés sont, notamment, de tirer profit du Brexit pour créer un cadre juridique mondial sur les données, moderniser et attribuer des pouvoirs plus importants à l’autorité de contrôle, et faciliter l’accès aux données de santé.

Article rédigé par : Caroline ALET, Alix CAPELY et Camille PECNARD

1107, 2022

METAVERS : Quelle protection pour les marques et modèles dans un univers virtuel ?

IP Alert Marque, Marques, Publication|

Les Métavers sont un nouveau lieu d’échange, non seulement pour des activités ludiques mais également pour des activités commerciales. Des marques et des produits connus sur les marchés traditionnels sont proposés aux utilisateurs du Métavers.

Une nouvelle tendance consiste à utiliser le Métavers comme base de lancement de nouveaux produits en particulier par le biais d’un NFT (Non Fungible Token) qui représente l’image virtuelle d’un produit présent sur le marché traditionnel. Ainsi, l’acquéreur d’un NFT représentant l’image d’un produit, pourra retirer son produit physiquement sur présentation du NFT, le NFT servant de preuve pour établir la propriété du produit acheté, de preuve d’authenticité et du droit de se faire livrer le produit sur demande.

Il existe ainsi une certaine porosité entre les marchés traditionnels et le monde virtuel des Métavers.

Par conséquent comment se protéger contre la reprise d’une marque ou d’un modèle dans le Métavers ? Inversement, une marque ou la représentation d’un produit qui aurait été créé dans le Métavers peuvent-ils être protégés contre leur reprise sur les marchés traditionnels ?

Face à ce nouveau défi économique, quelle stratégie mettre en œuvre pour protéger les marques et les créations ?

Les marques sont généralement déposées pour les produits pour lesquels elles sont destinées à être utilisées, par exemple, des vêtements, chaussures, parfums, articles de sport. Cette protection est-elle suffisante pour un usage de marque dans le Métavers ?

L’usage de la marque dans le Métavers peut être effectué à différents titres :

• Usage pour la promotion d’un produit commercialisé sur le marché traditionnel, et/ou
• Usage pour l’offre ou la vente de NFT représentant l’image virtuelle d’un produit, sur le Métavers.

Une entreprise pourrait proposer aux consommateurs d’acquérir sous la même marque à la fois le produit réel et le NFT représentant l’image virtuel de ce produit.

Dans un tel cas, il convient d’adapter la protection de la marque au marché sur lequel elle doit être utilisée, étant entendu qu’il s’agit ici d’un usage dans la vie des affaires.

Ainsi, il conviendra d’étendre la protection de la marque aux produits et services proposés sur le Métavers, tels que les images numériques de chaussures, des programmes informatiques, des services de présentation de produits par l’intermédiaire d’images virtuelles en vue de leur mise en vente et des services de présentation d’images virtuelles de produits à des fins récréatives ou d’enseignement.

Les marques utilisées sur le Métavers devront également être protégées contre leur utilisation non seulement dans le monde virtuel mais également contre leur utilisation dans le commerce traditionnel.

Quant aux modèles, s’ils sont nouveaux et présentent un caractère propre / individuel, il conviendra d’examiner l’opportunité de les déposer non seulement pour le produit « réel » (par exemple pour des chaussures) et également pour la représentation numérique de l’image du produit (par exemple l’image virtuelle de la chaussure).

Des modèles pourront également être déposés pour la représentation des avatars, des environnements virtuels, et également des logos lorsque ceux-ci font l’objet d’un usage à titre décoratif dans le Métavers.

Une surveillance doit également être mise en place pour s’assurer que des tiers n’utilisent pas la marque ou le modèle à l’insu de leur propriétaire.

Outre les surveillances sur les places de marché de type Amazon ou Alibaba, notamment, il convient de mettre en place des surveillances sur les plateformes de vente de NFT, tels qu’OpenSea, afin de pouvoir identifier et faire cesser la vente de NFT représentant des images virtuelles de produits de marques, bien souvent sous des comptes identifiés avec la marque du titulaire, à l’insu de celui-ci.

807, 2022

Création d’un brevet européen à effet unitaire

Brevet unitaire, JUB, Presse|

Qu’est-ce que le brevet européen à effet unitaire et la juridiction unifiée du brevet ? Qu’est-ce que cela va changer pour les titulaires de brevets européens ? Qu’est-ce que l’«opt out»?
3 questions à Damien Colombié, Conseil en Propriété Industrielle et Camille Pecnard, Avocat à la Cour chez LAVOIX

Pour lire l’article de La Semaine Juridique en intégralité, rendez-vous en page 5 et 6 de leur hebdomadaire en cliquant ici.

607, 2022

EPO survey on grace period

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

1. The European Patent Office published recently the result of a survey regarding a grace period for novelty.

The EPC requires to date strict novelty for the subject matter of EP patents, rendering publication of claimed subject matter before filing of the EP patent application opposable to the patent irrespective of the question whether the publication stems from the applicant.

Other jurisdictions (e.g. US and JP) provide grace period systems that permit obtaining valid patents even if the claimed subject matter was published by the applicant before filing the patent application.

The survey assesses the impact of the current strict system and the possible impact of a system with grace period.

2. Most of the users of the EPO grant system are aware of the constraints and comply if needed by postponing disclosure of an invention. The highest rate of negative impact of the current system is borne by research organizations (universities), due to their need of early publication of research results.

Universities also have the highest rate of EP applications that are prevented due to the subject matter being disclosed before the possibility to file. Second to universities, applications from US companies are prevented due to pre-filing disclosure.

3. European SMEs, universities and Japanese/Korean companies suffer most from postponed disclosures with a negative impact rate of 68%, 71% and 82% respectively.

Public research organizations (PRO), European universities and Japanese/Korean companies are most impacted by pre-filing disclosures with a negative impact rate of 100%, 95% and 99% respectively.

4. The report also presents possible advantages and inconvenients of four grace period systems: an unrestricted grace period system in which the applicant does not need to accomplish any supplementary act in order to benefit from the grace period; a declaration based system in which the applicant has to declare the pre-filing disclosure; a prior user rights system in which use based on the pre-filing disclosure is not infringing; and a safety net system which combines the two latter systems.

Whether the EPC will be amended in the future, and if so in which way, needs to be seen.

The whole survey is available here

This IP Alert is for information purposes only and does not constitute legal advice.

806, 2022

30 juin 2022
Petit déjeuner – Brevet Unitaire et Juridiction Unifiée du brevet

Brevet unitaire, Événements, JUB|

L’accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet, commune à la majorité des États européens, va entrer en vigueur dans les mois à venir.

Vous aurez très bientôt la possibilité d’utiliser le Brevet Européen à effet unitaire, qui coexistera avec les brevets nationaux (dont le brevet français) et le Brevet Européen actuel.

Ces nouveaux outils constituent une évolution majeure pour le droit des brevets en Europe, dont il convient d’anticiper dès maintenant les conséquences sur votre Propriété Industrielle. Notamment en termes de coûts et de portée territoriale.

Camille PECNARD, Avocat à la Cour et Damien COLOMBIE, Conseil en Propriété Industrielle présenteront en détail  le Brevet Européen à effet unitaire et la JUB lors d’un petit déjeuner conférence le jeudi 30 juin 2022 à 8h30.

2505, 2022

EPO publishes second edition of the Unitary Patent Guide

Brevet unitaire, Brevets, IP Alert Brevet, JUB, Publication|

Background

It is expected that the Agreement on a Unified Patent Court (UPCA) will enter into force end of 2022 or beginning of 2023. At the same time the European Union regulation 1257/2012 and 1260/2012 will enter into force relating to the European patent with unitary effect (Unitary Patent) and the translation arrangements.

The Select Committee of the Administrative Council of the European Patent Organisation has prepared the secondary legislation, in particular the Rules of procedure relating to Unitary Patent Protection and the Rules relating to the Fees for Unitary Patent Protection. Recently, some of the rules have been updated together with the Unitary Patent Guide.

Unitary Patent Guide

The Unitary Patent Guide explains in detail the procedure at the EPO for obtaining a Unitary Patent and the annex procedures.

In particular, it provides:
• General information about the Unitary Patent (Section A);
• Details how and when the request for unitary patent protection has to be filed and which information has to be provided to the EPO (Section B)
• The compensation scheme for specific SME and organisations      (Section C);
• How and when the renewal fees have to be paid (Section D);

• The publication of the EPO regarding the Unitary patent, in particular the content of the register and a file inspection (Section E);
• Details how to register transfers, licences and other rights and file statements on licences of right (Section F);
• Other procedural questions like the language regime, representation and fee payment (Section G);
• Legal remedies against the EPO decisions, in particular the role of the Unified Patent Court and interlocutory revision by the EPO (Section H); and
• Transitional Measures.

The Unitary Patent Guide is regularly updated in its HTML version.

2405, 2022

Breaking News : Première décision d’opposition en France

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

La première décision en opposition en France a été émise hier par l’INPI, dans l’affaire KRONES AG contre SIDEL PARTICIPATIONS.

Dans ce cas, KRONES AG demandait la révocation totale du brevet FR 3 070 795 B1 déposé en 2018 et publié en 2020 pour plusieurs motifs parmi lesquels un défaut d’activité inventive. Ce motif a conduit à une décision de maintien du brevet FR 3 070 795 B1 sous forme modifiée.

La procédure d’opposition devant l’INPI offre ainsi aux tiers une alternative plus simple et moins coûteuse que l’action judiciaire, jusqu’alors unique procédure pour contester un brevet. Elle permet aux tiers de demander la révocation d’un brevet français dans un délai de neuf mois à compter de la date de délivrance notamment pour absence de nouveauté ou défaut d’activité inventive.

Cette nouvelle procédure instituée depuis avril 2020 par la loi PACTE permet d’aligner le droit français sur les pratiques d’autres offices européens et internationaux tels que l’OEB, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, ou encore les Etats-Unis.

LAVOIX est impliqué dans plusieurs procédures d’opposition pendantes en France. Vos interlocuteurs LAVOIX sont à votre disposition pour toute question sur le sujet.

1905, 2022

Intelligence artificielle et secteur de l’énergie

IA, IP/IT, Publication|

L’intelligence artificielle est partout aujourd’hui mais peut-on la breveter dans tous les secteurs technologiques ?

Des possibilités de protection d’un outil d’intelligence artificielle relatif au secteur médical et des transports avaient été analysées dans deux précédentes IP Alert.
Posons-nous à présent cette question pour le domaine de l’énergie qui est le quatrième secteur comptabilisant le plus de dépôts européens en 2021 (voir ici les statistiques de l’Office Européen des Brevets d’avril 2022).

Des technologies d’intelligence artificielle se retrouvent-elles dans des inventions relatives au domaine de l’énergie ?

La réponse est oui. A cet effet, nous avons identifié quatre brevets de ce domaine ayant fait l’objet d’une délivrance et dont la revendication 1 porte sur l’utilisation d’un outil d’intelligence artificielle appliqué sur des données d’entrée pour obtenir une estimation de données de sortie souhaitées, comme illustré par le tableau suivant :

Dans le tableau, les éléments en gras constituent les éléments justifiant la délivrance par l’OEB.

Les exemples précités mettent en évidence que le secteur de l’énergie utilise les développements de l’intelligence artificielle, et ce notamment avec la mise en œuvre de la transition écologique.

Toutefois, la brevetabilité de ces exemples n’est pas essentiellement liée à cette application. La brevetabilité est en effet conférée par des données d’entrée/sortie originales et/ou l’emploi d’un outil d’intelligence artificielle spécifique. Ceci est valable quel que soit le type d’énergie considéré.

Ainsi, comme vu précédemment pour le secteur médical ou celui des transports, protéger un outil d’intelligence artificielle dans le secteur de l’énergie est tout à fait possible. Pour cela, il convient d’identifier un élément original parmi les données d’entrée/de sortie et/ou l’outil d’intelligence artificielle (type d’outil et/ou manière d’obtenir l’outil).

Nos experts LAVOIX sont à votre disposition pour vous aider à une telle identification.

1605, 2022

Données personnelles Mars-Avril 2022

Data Alert, IP/IT, Publication|

Cette newsletter bimestrielle LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période mars-avril 2022.

1.    Actualités de la CNIL

La CNIL publie un guide pratique à destination des délégués à la protection des données (DPO)

Dans un objectif d’accompagnement des DPO et en complément de la documentation déjà disponible, la CNIL publie un guide pratique.

La CNIL développe quatre notions sous formes de questions concrètes et de méthodologie de réflexion : le rôle du DPO, la désignation du DPO, l’exercice des fonctions du DPO, et l’accompagnement des DPO par la CNIL.

Sont notamment annexés un modèle de lettre de mission (p. 45) et un mode d’emploi de l’outil de désignation du DPO (p. 47).

Trois organismes sont mis en demeure pour des transmissions de données de prospection commerciale entre partenaires sans recueil du consentement

La CNIL a mis en demeure trois organismes qui collectaient et transmettaient les coordonnées de personnes physiques à des partenaires souhaitant effectuer de la prospection commerciale par SMS et courriers électroniques, et ce sans recueillir le consentement préalable des personnes concernées.

La CNIL indique que les organismes visés disposent de trois mois pour se mettre en conformité.

La CNIL sanctionne la société DEDALUS Biologie d’une amende de 1,5 millions d’euros (fuite de données médicales de près de 500 000 personnes)

Par délibération du 15 avril 2022, la société DEDALUS, développant et commercialisant des solutions logicielles pour des laboratoires d’analyse biologique, a été sanctionnée par la CNIL à hauteur de 1,5 millions d’euros, en raison de la violation de son obligation d’assurer la protection des données prévue par l’article 32 du RGPD ainsi qu’au titre de l’article 29 (obligation du sous-traitant de suivre les instructions du responsable de traitement) et de l’article 28 du RGPD (obligation d’encadrer par un acte juridique la relation entre le sous-traitant et le responsable de traitement).

Cette sanction intervient suite à une fuite de données signalée en février 2021, ayant entraîné plusieurs contrôles de la CNIL et un blocage par le tribunal judiciaire de Paris de l’accès au site divulguant les données en question suite à une saisine de la CNIL.

L’injonction prononcée à l’encontre de SPARTOO est clôturée

La CNIL a clôturé le 31 mars 2022 l’injonction prononcée à l’encontre de la société SPARTOO par délibération publique du 28 juillet 2020.

Outre le paiement d’une amende de 250 000 euros, la société devait se mettre en conformité au RGPD afin de respecter les principes de minimisation (article 5.1, c) du RGPD), la conservation limitée des données (article 5.1, e) du RGPD), la finalité des traitements (article 5.1, b) du RGPD), l’information des salariés et des clients (article 13 du RGPD), ainsi que l’adoption de mesures de sécurité satisfaisantes (article 32 du RGPD).

La CNIL a considéré que les mesures prises étaient adéquates et a, dès lors, levé l’injonction.

La CNIL publie des ressources sur l’IA afin d’accompagner les professionnels dans leur mise en conformité

La CNIL accompagne les professionnels mettant en œuvre des traitements de données personnelles grâce à des outils basés sur l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, elle a décidé de mettre à disposition des guides et articles dédiés, destinés à être complétés et mis à jour, portant notamment sur l’intelligence artificielle, la conformité RGPD spécifique à ce secteur et des méthodes d’auto-évaluation.

Les responsables de traitements et sous-traitants sont encouragés à utiliser des termes plus clairs

Afin de respecter le principe de transparence, l’article 12 du RGPD impose de fournir une information « concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples ».

La CNIL fournit ainsi des précisions et des exemples précis, considérant que les termes juridiques peuvent être incompris du grand public.

2.    Actualités légales et jurisprudentielles – France

Les signalements effectués dans le cadre du dispositif de lanceurs d’alerte sont soumis au respect du RGPD

Le régime des lanceurs d’alerte avait été enrichi par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

La loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte modifie les dispositions de la loi de 2016, notamment concernant les traitements de données personnelles en précisant que « les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires » (article 5 de la loi de 2022 modifiant l’article 9 de la loi de 2016).

La chambre sociale de la Cour de cassation retient que le RGPD n’implique pas le refus de communiquer à l’expert-comptable les documents demandés

Par un arrêt du 9 mars 2022, la Cour de cassation a précisé la compétence de l’expert-comptable s’agissant de sa demande de communication d’une base de données non nominative du personnel. La chambre sociale retient que le RGPD ne peut pas constituer un fondement valable pour refuser de communiquer à l’expert-comptable les documents demandés. Il convient plutôt de vérifier si ces documents existent, puis si leur établissement est obligatoire pour l’entreprise.

L’Assurance maladie communique sur une fuite de données personnelles concernant amelipro

Par communiqué du 17 mars 2022, l’Assurance maladie a indiqué avoir subi une violation de données personnelles sur son service amelipro destiné aux professionnels de santé.

L’Assurance maladie a précisé avoir pris un certain nombre de mesures de sécurité afin de faire cesser la violation, notamment en bannissant les adresses IP concernées et en réinitialisant les comptes des professionnels de santé. Cette communication répond à l’obligation de notification de toute violation de données aux personnes concernées (art. 34 RGPD). La CNIL a également été notifiée de la violation (art. 33 RGPD).

3.    Actualités légales et jurisprudentielles – Europe & international

Le CEPD publie de nouvelles lignes directrices sur l’application de l’article 60 du RGPD 

L’article 60 du RGPD met en place un mécanisme de guichet unique permettant à une autorité de contrôle désignée de diligenter les enquêtes sur les traitements de données transfrontaliers, tout en coopérant avec ses homologues européens, lesquels restent le point de contact du plaignant.

Par ses lignes directrices publiées le 14 mars dernier, le CEPD (Comité européen de la protection des données) s’attache à clarifier l’article 60 et les contours de la procédure de coopération entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées, complétant son analyse par un guide synthétique de la procédure de guichet unique.

Le CEPD alerte sur les dark patterns

Les dark patterns sont des interfaces truquées, intégrées à d’autres interfaces. L’objectif de ces outils est de tromper l’utilisateur en le poussant à prendre des décisions non réfléchies et dommageables pour lui-même au profit de l’entreprise ayant créé l’interface. Les dark patterns permettent notamment de recueillir des données personnelles, par exemple en dissimulant des informations ou en incitant fortement le consentement de l’utilisateur, contrevenant ainsi à l’article 5 du RGPD. Les bandeaux d’acceptation de cookies peuvent constituer des dark patterns.

Le CEPD a donc publié des lignes directrices sur l’utilisation des dark patterns sur les réseaux sociaux en proposant des recommandations pour les responsables de traitement et également les utilisateurs de réseaux sociaux, grâce à des cas pratiques.

Accord de principe en remplacement du Privacy Shield

En application de l’article 45 du RGPD, le Privacy Shield était une décision d’adéquation prise en 2016 par la Commission européenne et encadrant les transferts de données personnelles entre l’Union européenne et les responsables de traitements ou sous-traitants basés aux Etats-Unis. La CJUE avait invalidé cette décision le 16 juillet 2020 par un arrêt dit « Schrems II », estimant que le niveau de protection offert aux ressortissants européens n’était pas assez élevé.

Le 25 mars 2022, la Commission européenne et les Etats-Unis sont parvenus à un accord de principe, mettant en avant de nouvelles garanties de nécessité et proportionnalité des politiques de surveillance américaines.

Le système de certification serait conservé, accompagné de procédures de contrôle effectif, et un tribunal dédié serait créé afin de recevoir les plaintes des ressortissants européens.

La CJUE confirme que les associations de protection des consommateurs peuvent agir en justice contre l’auteur présumé d’une violation du RGPD

L’affaire concerne la plateforme Meta à l’encontre de qui une association allemande de défense des intérêts des consommateurs avait souhaité agir en justice.

La CJUE fait application de l’article 80, §2 du RGPD et retient, par un arrêt du 28 avril 2022, que les associations de consommateurs ont qualité à agir même en l’absence de mandat et sans qu’il y ait une identification individuelle et préalable de la personne concernée par la violation du RGPD.

La CNIL irlandaise sanctionne Meta

Constatant une violation des articles 5 (transparence des informations) et 24 du RGPD (obligations du responsable de traitement), l’Autorité de contrôle irlandaise a sanctionné la société Meta Platforms, anciennement Facebook Ireland Limited, d’une amende de 17 millions d’euros par une décision du 15 mars 2022. L’enquête était intervenue dans le contexte de douze violations de données personnelles, à la suite desquelles l’Autorité avait vérifié si la société avait mis en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées.

La sanction est intervenue dans le cadre de la procédure de guichet unique prévue par l’article 60 du RGPD, les traitements concernés étant transfrontaliers. L’Autorité irlandaise agissait donc comme Autorité chef de file et sa décision est en accord avec les positions des autres Autorités ayant participé aux enquêtes.

La CNIL belge sanctionne de deux amendes les aéroports de Zaventem et Charleroi pour des contrôles de température par caméras thermiques

Dans le contexte de la crise sanitaire, les deux aéroports de Bruxelles avaient mis en œuvre un contrôle de température des passagers via des caméras thermiques identifiant ceux dépassant une température corporelle de 38°C. L’Autorité de contrôle belge les sanctionne pour défaut de base légale (article 6 du RGPD). L’Autorité s’était elle-même saisie lorsqu’elle avait appris par voie de presse l’existence de ce traitement.

S’agissant de données de santé, donc sensibles, les aéroports étaient tenus de démontrer une base légale claire et de mettre en œuvre le traitement à la suite d’une AIPD (analyse d’impact relative à la protection des données), outil de responsabilisation des responsables de traitement en cas de traitement présentant des risques élevés. L’urgence de la crise sanitaire n’a pas suffi à justifier un tel traitement : les deux aéroports ont respectivement été condamnés à des amendes de 200 000 et 100 000 euros.

Article rédigé par : Caroline ALET, Jeanne BRETON, Alix CAPELY, Pierre-Emmanuel MEYNARD et Camille PECNARD

1205, 2022

Record Filings at the European Patent Office in 2021

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

Despite the pandemic filings of European patent applications increased again. 188 600 patent applications were received by European Patent Office (EPO) in 2021, which is an increase of 4.5% in comparison to the previous year.

This is the highest number of applications ever filed in one year. The EPO’s Patent Index 2021 shows that patent filings rebounded significantly last year after a slight dip in 2020 (-0.6%).

In general the number of patent applications is seen as an early indicator of how the budgets of research and development investments of companies worldwide evolve.

 

Source website of EPO

For applications in 2021 the top countries of origin were the US (25% of total filings), Germany (14%), Japan (11%), China (9%) and France (6%). Wherein patent applications are concentrated in a few countries, with five countries accounting for 64% of European patent applications in 2021, and the top 20 countries accounting for 95%.

The strongest growth in patent applications at the EPO in 2021 was happened due to filings from China (+24% in comparison to 2020) and the US (+5.2%). Applications from South Korea were also increased in 2021 (+3.4%), while Japan experienced a slight decrease filings (-1.2%). Patent applications from the 38 European Patent Organization countries experienced an slight increase last year (+2.8%). However,  the number of applications from Europe continued to decline, falling from 50% of the total in 2013 to 44% in 2021. This trend shows that the European market is considered as relevant to companies outside Europe. Especially companies from Asia, seek to protect their inventions on the European market.

In accordance with the general numbers Huawei was the leading patent applicant at the EPO in 2021 (as in 2019), wherein Samsung, and LG were in second and third place. Ericsson and Siemens both moved up a position, to fourth and fifth respectively. The top ten includes four companies from Europe, two from South Korea, two from the US, and one from each of China and Japan.

This IP Alert is for information purposes only and does not constitute legal advice.

1005, 2022

Quelle nationalité pour le brevet à effet unitaire ?

Brevet unitaire, Brevets, IP Alert Brevet, JUB, Publication|

La nationalité du brevet en cas de copropriété est déterminée par l’article 7 du règlement 1257/2012 qui indique :

«1. En tant qu’objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l’État membre participant dans lequel ce brevet a un effet unitaire et où, conformément au registre européen des brevets:

a) le demandeur avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen; ou

b) lorsque le point a) ne s’applique pas, le demandeur avait un établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen.

2. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre européen des brevets en tant que codemandeurs, le paragraphe 1, point a), s’applique au premier codemandeur inscrit. À défaut, le para­graphe 1, point a), s’applique au codemandeur suivant, dans l’ordre d’inscription. Lorsque le paragraphe 1, point a), ne s’applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 1, point b), s’applique en conséquence.

3. Si aucun demandeur n’est domicilié, n’a son principal établissement, ou n’a d’établissement dans un État membre participant dans lequel le brevet a un effet unitaire aux fins du paragraphe 1 ou 2, le brevet européen à effet unitaire comme objet de propriété est assimilé, dans son intégralité et dans tous les États membres participants, à un brevet national de l’État dans lequel l’Office Européen des brevets a son siège, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la CBE.

4. L’acquisition d’un droit ne peut pas dépendre d’une inscription à un registre national des brevets. »

Les solutions suivent ainsi le tableau suivant :

Le brevet en copropriété, est conclu entre :  Nationalité du brevet 
Deux acteurs du même Etat-membre de la JUB Le brevet est de la nationalité des copropriétaires.

– Exemple : les deux copropriétaires sont français.

Solution : le brevet sera soumis au droit français
Deux acteurs issus de deux Etats-membres différents de la JUB Le brevet est de la nationalité du 1er titulaire inscrit au registre européen des brevets.

–  Exemple : un des copropriétaires est français et l’autre est allemand.

Solution : Si le brevet a été inscrit en premier par le copropriétaire français, le brevet sera soumis au droit français.

–  Exemple 2 : un des copropriétaires est français et l’autre est américain avec un établissement en Irlande.

Solution :

• Si le premier à être inscrit au registre est le français, le brevet sera soumis au droit français.

• Si le premier à être inscrit au registre est l’américain, le brevet sera soumis au droit irlandais (du fait de son établissement en Irlande).
Un Etat-membre de la JUB et un pays extérieur à l’Europe Le brevet est de la nationalité du copropriétaire Etat-membre de la JUB.

– Exemple : un des copropriétaires est français et l’autre est américain sans aucun établissement dans un Etat-membre de la JUB.

Solution : le brevet est soumis au droit français.
Un Etat-membre de la JUB et un Etat-membre de la CBE mais pas de la JUB

 

Liste des Etats-membres de la CBE mais pas de la JUB : Albanie, Suisse, Espagne, Royaume-Uni, Croatie, Islande, Italie, Liechtenstein, Monaco, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie, Saint-Marin, Turquie.

 Le brevet est de la nationalité du copropriétaire Etat-membre de la JUB.

– Exemple : un des copropriétaires est français et l’autre est britannique.

Solution : le brevet est soumis au droit français.
Un Etat-membre de la JUB et un Etat-membre de l’UE mais pas de la JUB 

 

Liste des Etats-membres de l’UE mais pas de la JUB : Croatie, Espagne, Italie

 Le brevet est de la nationalité du copropriétaire Etat-membre de la JUB.

– Exemple : un des copropriétaires est français et l’autre est espagnol.

Solution : le brevet est soumis au droit français.
Deux Etats-membres extérieurs à la JUB Le brevet est soumis au droit allemand.
2904, 2022

Droit des brevets : un pas de plus en Europe vers davantage d’harmonisation

Presse|

Vaccins, intelligence artificielle, télécoms… la question des brevets prend une place majeure en Europe pour ses entreprises comme pour les acteurs extra-européens attirés par ce marché unique de 450 millions de consommateurs. Dans ce contexte, un brevet européen à effet unitaire est en train de voir le jour tout comme une juridiction unifiée du brevet (JUB).

Pour lire l’article d’Option Droit et Affaires en intégralité, cliquez ici.

2704, 2022

L’opt-out et sa réversibilité

Brevets, IP Alert Brevet, JUB, Opt-out, Publication|

L’opt-out : qu’est-ce ? 

L’opt-out, prévu par l’article 83 de l’Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) permet de décider de déroger à la compétence exclusive de la JUB pendant une période transitoire de sept ans à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la JUB, renouvelable une fois.

Il sera possible de faire usage de cette dérogation dès avant le démarrage de la JUB, pendant une période préliminaire dite de « Sunrise Period ».

La possibilité d’opt-out n’est pas ouverte aux brevets à effet unitaire, mais concerne seulement les brevets européens et les demandes de brevets européens, sauf ceux pour lesquels une action aurait déjà été engagée devant la JUB.

Les formalités de l’opt-out sont très simples : une déclaration unique au greffe de la JUB suffit.

La déclaration d’opt-out doit être déposée par le titulaire effectif du brevet européen.

Cette déclaration au greffe peut être faite électroniquement via le « Case Management System » (système de gestion en ligne des procédures) mis à disposition par la JUB en utilisant un formulaire approprié.

Réversibilité de l’opt-out

Il est possible de revenir sur son choix d’opt-out sur demande depuis le système de gestion précité, pour chaque brevet individuellement. Le brevet n’apparaît alors plus dans le registre des opt-outs tenu par la JUB.

Ce retrait de l’opt-out est impossible si une juridiction nationale a déjà été saisie d’une action relevant de la compétence exclusive de la JUB.

Les actions qui ne sont pas de la compétence exclusive de la JUB, telles les actions relatives à la propriété du brevet européen ou aux contrats ayant pour objet un brevet européen, restent soumises aux juridictions nationales et n’empêchent pas de revenir sur une décision d’opt-out. Le retrait de l’opt-out est par principe définitif : aucun opt-out ne peut ultérieurement être effectué pour le brevet concerné.

L’opt-out ou son retrait : comment le corriger ? 

La demande d’opt-out ou son retrait sont déclaratifs et ne sont pas contrôlés par le greffe de la JUB. C’est au moment du contentieux, que la juridiction saisie du litige pourra vérifier sa compétence en examinant la validité de la déclaration d’opt-out et de son éventuel retrait.

Il est possible de rectifier une demande d’opt-out ou son retrait par une demande de correction via le système de gestion en ligne des procédures. Toutes les informations fournies peuvent être modifiées, à l’exception du numéro de brevet : dans ce dernier cas, une nouvelle déclaration contenant le numéro correct devra être déposée.

L’opt-out est un acte juridique important déterminant votre politique en matière de contentieux. Il nécessite une tenue à jour des registres et implique une bonne maîtrise des outils informatiques de la JUB et notamment du « Case Management System », aucun contrôle n’étant effectué au moment de cette déclaration. Nos experts de LAVOIX se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.

1104, 2022

Cession de droit de PI à titre gratuit : le prix à payer

IP Alert Marque, Marques, Publication|

La cession de droits de propriété intellectuelle à titre gratuit doit être qualifiée de donation, et à ce titre se conformer aux exigences propres à la matière. (Décision du TJ de Paris, 8 février 2022, No. 19/14142).

Il était ici question d’une marque et de dessins et modèles communautaires détenus par deux personnes physiques, MM. X et Z . Les droits ont été cédés en 2015 à la société A, dont M. Z est le seul associé et gérant.

Monsieur X a dénoncé, en 2018 la cession intervenue en 2015 et a assigné M. Z et la société A en nullité du contrat de cession.

Le tribunal Judiciaire de Paris a fait droit aux demandes de Monsieur X et a :

  1. Requalifié le contrat de cession de la marque et des dessins et modèles en donation ;
  2. Annulé celui-ci au motif du non-respect du formalisme imposé par l’article 931 du code civil.

En ce qui concerne la requalification en donation, celle-ci se justifie par le fait que le contrat conclu en 2015 emporte explicitement transfert de propriété de la marque et des modèles « à titre gratuit ».

S’agissant du formalisme à respecter, l’article 931 CC prévoit que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».

La jurisprudence admet cependant deux dérogation à ce formalisme. La première est le cas des dons manuels qui imposent la remise physique de la chose donnée. La seconde concerne les donations déguisées ou indirectes dont il est admis que les conditions de forme suivent l’acte dont elles empruntent l’apparence.

Le code de la propriété intellectuelle ne prévoit aucune dérogation supplémentaire, mais uniquement que le transfert de propriété doit être constaté par écrit (article L. 714-1, alinéa 4 du CPI dans sa rédaction d’alors)

En l’occurrence, les choses cédées étant des droits incorporels et donc insusceptibles de remise physique, et l’acte de cession mentionnant clairement que le transfert de propriété de la marque et des modèles « à titre gratuit », l’acte attaqué ne pouvait bénéficier d’aucune des deux dérogations.

Le tribunal en conclu, à juste titre, qu’il s’agit donc par définition d’une donation non dissimulée et portant sur des droits incorporels, de sorte qu’elle aurait dû être conclue devant notaire sous peine de nullité. Le contrat de cession est donc déclaré nul.

La cession en cause concernait des donataires « personnes physiques », toutefois une solution identique aurait pu être prononcée, à notre sens, s’il avait été question de donataires « personnes morales ». En effet l’article 902 du CC prévoit que « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables », ce qui n’exclue pas les personnes morales. Une telle appréciation a notamment été confirmée par la Cour de Cassation (C. Cass, com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-15.621).

La prudence est donc de mise dans le cadre de cessions de vos droits de propriété intellectuelle, et notamment en cas de cessions intra-groupe pour lesquelles il peut être tentant de s’affranchir d’une cession à titre onéreux. Les équipes de LAVOIX sont à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller dans ces démarches.

804, 2022

Lavoix élu cabinet CPI de l’année par le Palmarès du Droit

Corporate, Événements|

LAVOIX a été élu cabinet CPI de l’année pour la 10eme édition du Palmarès du Droit organisé en partenariat avec l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE).

Pour cette 10ème édition, le Palmarès du Droit a récompensé les meilleurs cabinets d’avocats d’affaires lors d’une cérémonie au Grand Hôtel Intercontinental Opéra le 29 mars dernier.

Merci à nos clients pour leur confiance et à nos équipes pour leur implication au quotidien !

Retrouvez le classement complet ici : https://www.palmaresdudroit.fr/laureats/2022/palmares-2022.html

2503, 2022

Données personnelles Janvier-Février 2022

Data Alert, IP/IT, Publication|

Cette newsletter bimestrielle LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période janvier-février 2022.

1.    Actualités légales et jurisprudentielles – France

Bilan 2021 de l’action répressive de la CNIL : année record

A l’occasion de la journée européenne de la protection des données du 28 janvier 2022, la CNIL a réalisé un bilan de son action répressive pour 2021.

Le montant cumulé des amendes prononcées en 2021 s’élève à plus de 214 millions d’euros, soit une augmentation de 55% par rapport à 2020.

En 2021, la CNIL a prononcé 18 sanctions, 15 amendes et 135 mises en demeure. La moitié des sanctions concerne un manquement à la sécurité des données personnelles.

Validation par le Conseil d’Etat de la sanction prononcée par la CNIL à l’encontre de Google en matière de cookies

Par une décision du 28 janvier 2022, le Conseil d’Etat a validé la sanction prononcée par la CNIL à l’encontre de Google le 7 décembre 2020 pour plusieurs manquements à la loi Informatique et Libertés (LIL) en matière de cookies.

Les sociétés Google LLC et Google Ireland contestaient la compétence de la CNIL pour prononcer une telle sanction et invoquaient le mécanisme du guichet unique, qui aurait réservé une compétence exclusive de l’Autorité de contrôle irlandaise.

Dans la lignée de sa décision du 4 mars 2021, le Conseil d’Etat précise que le mécanisme du guichet unique prévu par le RGPD n’est pas applicable en matière de cookies, ceux-ci étant régis par la LIL.

Le Conseil d’Etat confirme les violations de l’article 82 de la LIL prononcées par la CNIL, concernant le dépôt de cookies sans consentement préalable de l’utilisateur, le défaut d’information de l’utilisateur et la défaillance partielle du mécanisme proposé pour refuser les cookies.

Mise en demeure de la CNIL concernant l’utilisation de Google Analytics

La CNIL a été saisie de plaintes par l’association NOYB concernant le transfert vers les Etats‑Unis de données collectées lors de visites de sites web utilisant Google Analytics.

A cette occasion, la CNIL a constaté que Google Analytics implique un transfert de données vers les Etats-Unis en violation des articles 44 et suivants du RGPD, tirant les conséquences de l’arrêt Schrems II de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) ayant invalidé le Privacy Shield.

La CNIL a mis en demeure un gestionnaire de site web de se mettre en conformité avec le RGPD, de ne plus utiliser Google Analytics en l’état, et de recourir si besoin à un outil n’impliquant pas de transfert hors UE.

L’Autorité autrichienne a rendu une décision analogue le 13 janvier 2022.

Précisions de la CNIL concernant la réutilisation par un sous-traitant de données confiées par un responsable de traitement

La CNIL a précisé en janvier 2022 les modalités de réutilisation de données par un sous‑traitant,  venant compléter les lignes directrices déjà établies concernant les relations entre responsable de traitement et sous-traitant.

Une réutilisation de données est subordonnée à la réalisation préalable d’un test de compatibilité, destiné à déterminer si ce traitement ultérieur est compatible avec la finalité initiale pour lesquelles les données ont été collectées. L’autorisation ne peut pas être préalable ni générale, et doit être écrite.

Une fois l’autorisation obtenue, le responsable de traitement a l’obligation d’informer les personnes concernées de l’existence de ce traitement ultérieur, et le sous-traitant (devenu responsable de traitement lui-même) est tenu de garantir la conformité du traitement à la réglementation.

Introduction d’une nouvelle procédure simplifiée de sanction CNIL pour les dossiers considérés de faible importance

Un nouveau régime de sanction CNIL a été introduit par la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et sécurité intérieure, insérant notamment un nouvel article 22-1 dans la loi Informatique et Libertés.

Ce texte aménage les pouvoirs du Président de la formation restreinte pour les dossiers considérés de faible importance. Il pourra statuer seul et prendre trois catégories de mesures : enjoindre la production des éléments demandés en cas d’absence de réponse à une précédente mise en demeure, assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard, et prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 20 000 €.

Cette nouvelle procédure répond à l’augmentation du nombre de plaintes reçues par la CNIL.

Le CNnum met en débat de nouveaux droits et obligations

Le Conseil National du Numérique (CNnum) a publié le 13 janvier un dossier proposant des solutions pour remédier aux problèmes créés par l’économie de l’attention, fondement des plateformes numériques via la collecte des données et la publicité personnalisée.

A cette occasion, le CNnum met notamment en débat la création de nouveaux droits pour les internautes et obligations pour les plateformes numériques, tels que la consécration d’un droit d’être informé sur les dispositifs de captation attentionnelle, le renforcement du droit à la déconnexion, et la création d’un droit à l’interopérabilité entre plateformes.

2.    Actualités légales et jurisprudentielles – Europe et international

Projet de règlement sur les données (« Data Act »)

La Commission européenne a publié le 23 février 2022 son projet de règlement sur les données, dit « Data Act », en faveur d’une économie des données équitable et innovante.

Les objectifs du Data Act sont notamment d’assurer l’équité dans l’environnement numérique, stimuler le développement d’un marché des données concurrentiel, ouvrir des perspectives pour l’innovation fondée sur les données et rendre les données plus accessibles à tous.

Lignes directrices du CEPD sur le droit d’accès

Le 18 janvier, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté ses lignes directrices sur le droit d’accès des personnes concernées, faisant l’objet d’une consultation publique de six semaines.

Ces lignes directrices ont vocation à préciser le champ d’application du droit d’accès, les informations que le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée, le format de la demande d’accès, les modalités d’accès et la notion de demandes manifestement infondées et excessives.

Lignes directrices du CEPD sur les violations de données

Le CEPD a publié le 3 janvier dix-huit cas pratiques, faisant office de lignes directrices, pour accompagner les responsables de traitement dans leur gestion des violations de données personnelles, conformément aux articles 33 et 34 du RGPD.

Le CEPD traite des principales menaces que peuvent rencontrer les responsables de traitement, classés en six catégories : les rançongiciels, les attaques d’exfiltration de données, les risques humains internes, la perte ou le vol de documents papier, les erreurs d’envoi et l’ingénierie sociale.

Pour chaque pratique, le CEPD présente les mesures préalables à mettre en œuvre, la méthode d’évaluation du risque, les mesures d’atténuation du risque et les obligations concrètes du responsable de traitement.

Sanction d’IAB Europe par l’autorité de contrôle belge

L’Autorité de contrôle belge a condamné l’IAB Europe à une amende de 250 000 euros pour non-respect du RGPD concernant son standard de « transparence et de consentement » (« Transparency and Consent Framework ») utilisé par les acteurs de la publicité numérique pour mettre leurs outils de profilage publicitaire en conformité avec le RGPD.

L’Autorité identifie la base légale sur laquelle se fonde l’IAB, à savoir le consentement des internautes, comme une garantie insuffisante. Sans interdire l’outil, l’Autorité ordonne des mesures de correction. L’IAB a indiqué avoir fait appel de la décision.

Injonction du CEPD au Parlement européen pour des transferts de données hors UE

Le CEPD a constaté qu’un site internet lancé par le Parlement européen pour permettre aux membres et au personnel du Parlement de réserver des créneaux pour effectuer des tests de Covid-19 n’était pas conforme au RGPD, notamment concernant des transferts de données personnelles en dehors de l’UE, vers les Etats-Unis, sans démonstration d’un niveau équivalent de protection.

Ce contrôle intervient à la suite d’une plainte. Le Parlement européen est enjoint de corriger son site internet dans un délai d’un mois.

Sanction de l’opérateur de téléphonie grec COSMOTE

L’Autorité de contrôle grecque a sanctionné le 31 janvier 2022 l’opérateur de téléphonie COSMOTE par une amende de 6 millions d’euros. Celle-ci collectait les données de trafic des abonnés et les conservait pendant une durée de 90 jours à compter de la date d’appel, puis les conservait de manière pseudonymisée pendant 12 mois supplémentaires.

L’Autorité a considéré que ce traitement portait atteinte aux principes de légalité et transparence des traitements, ne démontrait pas de mesures de sécurité suffisantes et était mis en œuvre à la suite d’une analyse d’impact dont l’évaluation était inexacte.

Article rédigé par : Alix CAPELY, Pierre-Emmanuel MEYNARD et Camille PECNARD

1603, 2022

National, regional and international offices to implement the standard WIPO ST.26 for the sequence listings as of july 1, 2022

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

The Committee on WIPO Standards (CWS) adopted new WIPO Standard ST.26, which represents nucleotide and amino acid sequences listings in XML, replacing WIPO Standard ST.25.

The representation of sequence listings in XML format rather than TXT format intends to improve access to international sequence databases. The new standard further harmonizes sequence listing practice among patent offices and requires mandatory annotation of additional sequence types (nucleotide analogues, D-amino acids, branched sequences), so that more sequence data will be searchable.

The filing date (not the priority date) is the reference date that determines if the new ST.26 rules apply. Refiling a sequencing listing when a divisional application is made is a matter of national or regional law. As of today, the EPO is understood to require filing a divisional application filed on or after July 1, 2022 in the new ST.26 format.

A newly developed global software tool “WIPO Sequence” that enables the preparation amino acid and nucleotide sequence listings according WIPO Standard ST.26 is provided on the WIPO homepage.

More details on the standard WIPO ST.26 may be found under the WIPO and EPO websites.

803, 2022

La criticité de l’apport de preuves d’exploitation des marques dans les nouvelles procédures en nullité

IP Alert Marque, Marques, Publication|

La procédure en nullité a été modifiée par les dispositions de la « loi Pacte » (en vigueur depuis le 11 décembre 2019) en particulier au regard de ses conditions de recevabilité qui, en ce qui concerne les preuves d’exploitation de la marque antérieure invoquée, sont de deux ordres :

1. Preuves d’usage de la marque antérieure soumise à obligation d’usage

L’article L 716-2-3 prévoit, sous peine d’irrecevabilité que, sur requête du titulaire de la marque attaquée, le titulaire de la marque antérieure servant de base à l’action, doit apporter la preuve :

  • si celle-ci est soumise à obligation d’usage à la date d’introduction de l’action, de l’usage sérieux (ou un motif de non usage) de sa marque au cours des cinq années précédant la date à laquelle cette demande en nullité a été formée ;

et

  • si celle-ci était soumise à obligation d’usage à la date de dépôt ou de priorité de la marque attaquée, de l’usage sérieux (ou un motif de non usage) de sa marque au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque attaquée.

La preuve de l’exploitation doit donc porter sur deux périodes de référence distinctes.

La dernière disposition peut amener à une situation surprenante dans l’hypothèse où la marque attaquée serait très ancienne et où le titulaire de la marque antérieure invoquée se verrait refuser son action au motif qu’à la date de dépôt de la marque dont la nullité est requise, il n’exploitait pas sa marque. Cela reviendrait à interdire l’introduction d’une demande en nullité alors même que l’action est imprescriptible !

Un exemple en pratique :

Enfin et pour rappel, la preuve de cet usage a des conséquences non seulement sur la recevabilité de l’action, mais également sur l’étendue de l’opposabilité de la marque invoquée qui ne sera réputée enregistrée que pour chacun des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.

2. Preuves de la distinctivité de la marque antérieure aux fins de l’appréciation du risque de confusion

Le nouvel article L 716-2-4 dispose que la demande en nullité fondée sur une marque antérieure est irrecevable si cette marque n’avait pas acquis un caractère suffisamment distinctif à la date de dépôt de la marque attaquée justifiant l’existence d’un risque de confusion.

La question qui se pose est de savoir comment va être appréciée cette condition « d’acquisition d’un caractère distinctif ».

A notre connaissance, aucune décision n’est venue à ce jour définir cette nouvelle condition que nous interprétons comme mettant à la charge du titulaire de la marque antérieure la démonstration d’une exploitation telle de sa marque que le risque de confusion aurait été évident au jour de dépôt de la marque attaquée. Cela revient à établir un dossier notoriété de la marque antérieure !

Une attention toute particulière devra donc être portée sur la capacité du titulaire de la marque invoquée à prouver son usage et son caractère distinctif à ces différentes périodes.

Lavoix est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches de protection et défenses de vos marques dans les nouvelles procédures en nullité.

403, 2022

Loi PACTE & Droit des Brevets : quels impacts en pratique ?

Événements|

La loi Pacte a permis l’entrée en vigueur progressive de nombreuses modifications dans le droit français des brevets pour permettre de sécuriser la valeur juridique d’un brevet français et harmoniser les procédures à l’échelle européenne.

Nos ingénieurs en collaboration avec l’INPI vous proposent de faire un premier bilan des impacts pratiques de ces modifications avec un focus sur la nouvelle procédure d’opposition en France dont les premières décisions sont attendues sous peu. 

303, 2022

L’Irak adhère au traité de coopération PCT

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

Le 31 janvier, le gouvernement de l’Irak a déposé son instrument d’adhésion au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) auprès du Directeur général de l’OMPI.

L’Irak devient ainsi le 155e membre de l’Union du PCT. Il entrera en vigueur pour l’Irak le 30 avril 2022.

À partir du 30 avril 2022, il sera ainsi possible d’obtenir une protection brevet en Irak via un dépôt PCT.

103, 2022

Brevetabilité des simulations mises en œuvre par ordinateur – Retour sur la décision G1/19 de l’OEB

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

Le 25 février 2022, la Chambre de Recours à l’origine de la saisine G1/19 sur les simulations mises en œuvre par ordinateur a annoncé qu’elle émettrait sa décision écrite d’ici la fin du mois de mars 2022. Cette décision viendra clore cette affaire et illustrer une application pratique des enseignements de la saisine G1/19.

Plus généralement, nous vous proposons de revenir sur la décision G1/19 qui, tout en confirmant la jurisprudence établie sur les inventions mises en œuvre par ordinateur, a introduit certaines précisions importantes, que nous aurons plaisir à vous présenter, avec quelques implications pratiques.

103, 2022

Webinaire : Loi Pacte, quel impact sur le droit des marques ?

Événements, Marques|

Les premières mesures en matière de marques prévues par la Loi PACTE sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019.

Le rendez-vous s’est tenu le mardi 8 février et a été animé par nos juristes marques. Valérie Genin et Gwénaël Toussaint, ont fait le point sur les nouveaux types de marques, la nouvelle procédure d’opposition et les actions administratives en nullité et en déchéance devant l’INPI.

2302, 2022

Les tendances 2022 en propriété intellectuelle

Presse|

Philippe Blot, Président de Lavoix, acteur européen majeur du secteur de la Propriété Intellectuelle (PI), évoque les tendances 2022 en propriété intellectuelle dans l’émission LEX INSIDE sur DECIDEURSTV et Le Monde du Droit.

Retrouvez l’interview de Philippe Blot dans l’émission du 22 février 2022 de LEX INSIDE en intégralité, en cliquant ici.

2102, 2022

JUB et opt-out : définition, avantages et inconvénients

Brevets, IP Alert Brevet, JUB, Opt-out, Publication|

Le système actuel des brevets européens délivrés par l’Office européen des brevets présente l’inconvénient qu’un même brevet, validé dans plusieurs États, peut donner lieu à plusieurs litiges parallèles dans ces juridictions.

Le paquet « brevet unifié » crée un effet unitaire pour les brevets européens englobant les États qui ont ratifié l’Accord sur la Juridiction unifiée du brevet (UPCA – à consulter ici). En d’autres termes, un brevet européen à effet unitaire aura les mêmes effets dans tous les États qui ont ratifié l’UPCA et où le brevet a été validé.

Il crée également une juridiction unique (la Juridiction Unifiée des Brevets – JUB) compétente pour ces brevets européens à effet unitaire.

La Juridiction unifiée du brevet (JUB)

La JUB devrait être opérationnelle d’ici la fin de l’année 2022. (Voir la notification sur le site officiel de la JUB).

La JUB sera une juridiction unique qui aura une compétence exclusive pour les brevets européens à effet unitaire.

Pendant une période transitoire, elle sera compétente pour les brevets européens ou les demandes sans effet unitaire, en plus des tribunaux nationaux, devant lesquels des actions en contrefaçon ou en révocation de brevets européens ou des déclarations d’invalidité d’un certificat complémentaire de protection peuvent être intentées, à condition que la compétence de la JUB ne soit pas exclue (voir ci-dessous).

Par défaut, lorsque l’UPCA entrera en vigueur, tous les brevets européens actuels, qui sont validés dans les pays qui ont ratifié l’UPCA, seront automatiquement soumis à la juridiction de la JUB. Il en ira de même pour les demandes de brevet européen en cours et les CCP fondés sur des brevets européens. Toutefois, pour obtenir une décision dans un État où un brevet européen a été validé mais qui n’a pas ratifié l’UPCA, il sera nécessaire d’intenter une action devant le tribunal national compétent (Espagne et Pologne).

Les brevets qui relèvent du système de la JUB sont susceptibles d’être contestés par des tiers devant cette Cour et, en cas de révocation, la décision s’appliquera à tous les États membres de l’UPCA : Par une décision unique, le brevet sera révoqué dans tous les États qui ont ratifié l’UPCA et où le brevet européen a été validé.

La compétence de la JUB sur les brevets délivrés ou les demandes en instance sans effet unitaire peut être exclue par choix du titulaire ou du demandeur, de sorte que seules les juridictions nationales restent compétentes. C’est ce que l’on appelle l’« opt-out ».

Définition de l’opt-out

L’opt-out est une option offerte aux demandeurs ou aux titulaires de brevets pour exclure de la compétence de la JUB les litiges liés à l’un de leurs brevets européens (en vigueur ou expirés) ou à leurs demandes sans effet unitaire. Ainsi, toute action en contrefaçon ou en révocation d’un brevet européen sera entendue par les juridictions nationales compétentes, à l’instar du système actuel.

L’opt-out produit ses effets dans tous les États membres contractants de l’UPCA dans lesquels le brevet européen ou la demande est en vigueur et pendant toute la durée de vie du brevet, sans qu’il soit nécessaire de notifier l’opt-out séparément aux États membres contractants concernés (article 83, paragraphe 3, de l’UPCA).

Les CCP pour les brevets européens opt-out seront automatiquement opt-out (CCP délivrés ou futurs CCP basés sur le brevet). Dans le cas contraire, les CCP peuvent être exclus séparément, ce qui doit être fait par le titulaire du brevet.

Selon une note explicative du comité préparatoire publiée le 29 janvier 2014, un tribunal national compétent devrait appliquer le droit national applicable et non l’UPCA. Reste à savoir si les tribunaux nationaux suivront cet avis.

Période d’opt-out

La faculté de renonciation ne sera possible que pendant une période limitée : la « période transitoire ».

L’option de refus sera initialement disponible avant l’entrée en vigueur de la CUP, pendant la période d’application provisoire précédente (« sunrise ») qui devrait commencer à la fin de l’été 2022, jusqu’à l’ouverture de la CUP (voir l’entrée en vigueur du protocole sur l’application provisoire).

Au cours de cette période, le registre de la CUP sera mis en place pour enregistrer les demandes de retrait avant que les actions en révocation puissent être introduites auprès de la CUP le premier jour du système. En effet, si une action de la CUP est introduite avant qu’un opt-out ne soit inscrit au registre, cela empêchera tout opt-out ultérieur.

L’opt-out sera alors possible pendant une période transitoire de 7 ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord CUP (avec la possibilité d’une période supplémentaire de 7 ans qui peut être décidée par le comité administratif de la CUP) jusqu’à un mois avant l’expiration de la période transitoire. (Voir l’article 83.1 de l’UPCA). Après cette période transitoire d’une durée maximale de 14 ans, la CUP obtiendra la compétence exclusive sur les demandes européennes/brevets européens sans effet unitaire qui n’auraient pas fait l’objet d’une clause d’exclusion.

Procédures

Les demandes d’exclusion devront être déposées auprès du registre de la CUP. La renonciation prendra effet le jour où la notification de la renonciation sera reçue par le registre, à condition que le brevet faisant l’objet de la renonciation n’ait pas déjà fait l’objet d’un litige en cours devant la CUP. Il peut donc s’avérer crucial de déposer une demande de renonciation dès qu’elle est disponible.

La demande de renonciation doit être déposée au nom du titulaire effectif de la demande ou du brevet européen, au moment du dépôt de la demande de renonciation, faute de quoi elle sera considérée comme nulle et non avenue. Les codemandeurs ou les codétenteurs d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen devront agir en commun pour exercer l’option de retrait.

Il n’est pas nécessaire d’être représenté par un conseil en brevets européens ou un avocat pour déposer une demande d’opt-out. Une personne mandatée par l’entreprise elle-même, telle qu’un employé de l’entreprise, peut demander l’exclusion d’un brevet.

Il sera possible d’identifier manuellement un nombre illimité de brevets à exclure dans le système de gestion des cas de la CUP (le site web du CMS peut être consulté ici) ou d’utiliser une « interface de programmation d’applications » qui permettra de sélectionner des brevets dans une base de données extérieure au CMS, qui seront ensuite exportés vers le CMS pour être exclus. Cette dernière option permettra d’exclure facilement et rapidement un très grand nombre de brevets.

Conformément à l’article 83, paragraphe 4, de l’UPCA, il sera possible de retirer cette option à tout moment, à condition qu’aucune action n’ait été intentée devant une juridiction nationale.

Une fois que la demande de retrait d’un opt-out est enregistrée, il ne devrait pas être possible d’exercer à nouveau l’opt-out, conformément au projet actuel de règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet (règle 5 n° 10 du 18e projet).

Frais de justice

Conformément à l’article 370 du règlement de procédure, qui traite des frais de justice et des frais recouvrables, voté le 25 février 2016, il n’y aura pas de frais officiels pour l’opt-out ou pour le retrait de l’opt-out.

Conséquences de l’opt-out

Avantages de la JUB –[L’opt-out ne créerait pas d’avantage]

La JUB comprendra des juges techniques susceptibles de mieux comprendre les inventions techniquement complexes et d’avoir un meilleur raisonnement sur la contrefaçon de brevets. La nouvelle Cour évitera par définition les décisions contradictoires qui peuvent être rendues par différents tribunaux nationaux en matière de contrefaçon.

Elle est conçue pour rendre des décisions dans un délai d’un an, si le calendrier défini est respecté, ce qui réduit considérablement la durée des procédures par rapport à certaines juridictions nationales.

En outre, en cas d’infractions multiples dans plusieurs pays européens, une seule action peut être intentée devant la JUB et aura un effet sur tous les États membres de l’UPCA. Le choix de la JUB réduira donc considérablement les coûts de la procédure par rapport à plusieurs litiges devant être menés dans de nombreux pays.

Inconvénients de la JUB – [Il serait préférable d’opter pour la non-participation]

Avec la JUB, un brevet européen peut être révoqué dans tous les États par une décision unique. Cela permettra aux tiers ou aux contrefacteurs présumés de contester efficacement la validité des brevets pendant toute leur durée de vie.

En outre, l’absence de retour d’information ou de jurisprudence de la JUB peut rendre le choix de la JUB risqué, car nous ne connaissons pas encore la position qui sera adoptée par la Cour, en particulier en ce qui concerne la validité des brevets. En outre, les règles et les procédures de la JUB n’ont pas encore été testées ; il faudra plusieurs années pour parvenir à des décisions cohérentes.

Un autre élément à prendre en compte lors du choix des brevets opt-out est que tous les titulaires de toutes les désignations d’un brevet européen, dans tous les États qui ont signé l’accord de la JUB, doivent accepter l’opt-out. La première difficulté qui peut découler de cette règle est d’identifier les véritables titulaires du brevet, qui ne seront pas nécessairement les titulaires enregistrés, en particulier lorsque les brevets ont été cédés par un tiers. La propriété doit être vérifiée, bien qu’il ne soit pas nécessaire de mettre à jour/corriger les registres. La seconde est la nécessité pour tous les propriétaires de s’associer à la demande de retrait.

En outre, si l’infraction est concentrée dans un seul pays ou dans un petit nombre de pays, les coûts de la JUB peuvent être plus élevés que ceux d’une procédure devant les tribunaux nationaux correspondants.

2102, 2022

German Federal Constitutionnal Court’s decision

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

By order of June 23, 2021, the German Federal Constitutional Court (FCC) rejected two applications for preliminary injunction against the Act of Approval that was adopted on December 18, 2020, for the purposes of ratifying the Agreement of 19 February 2013 on a Unified Patent Court (UPC Act of Approval).

This decision was highly expected because the process of ratification of the UPC Act of Approval and thus, the establishment of the UPC has been delayed until the ruling of the Court.

The violation of fundamental rights alleged by the plaintiffs is considered by the FFC insufficiently asserted and motivated.

The plaintiffs failed to demonstrate why and how the Act of Approval, in its organisational structuring of the Unified Patent Court and in the legal status granted to the judges, could violate the principle of the rule of law established in Article 20(3) of the German Constitutional Law in a way that would interfere with the principle of democracy.

This decision seems to clear the way for the deposit of the German instruments of ratification.

The many hurdles against the implementation of the UPC and the Unitary Patent seem to be slowly overcome.

Some say that the new system could be in force no later than 2022.

2102, 2022

Encore et toujours : l’accord JUB est à nouveau contesté en Allemagne

Brevets, IP Alert Brevet, JUB, Publication|

Bien que le Parlement allemand (« Bundesrat ») ait récemment voté en faveur de la ratification de l’Accord unifié sur la compétence en matière de brevets (UPCA) (que nous avons rapporté ici), et malgré la volonté politique (voir ici), la ratification de l’UPCA par l’Allemagne est une fois de plus en suspens.

La Cour constitutionnelle fédérale allemande (FCC) a fait savoir que deux nouvelles plaintes constitutionnelles ont été déposées le jour même où le Bundesrat a approuvé la ratification (18 décembre 2020).

L’une des plaintes, déposée par l’avocat de Düsseldorf Ingve Stjerna, qui avait déjà déposé une plainte constitutionnelle en 2017, vise à obtenir une ordonnance provisoire pour interrompre le processus de ratification jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond.

Le contenu des plaintes n’est pas encore connu.

En tout état de cause, et suite à ces plaintes, la présidence fédérale a déjà confirmé que le processus de ratification sera reporté jusqu’à ce que l’affaire soit vidée par la FCC.

Le Parlement allemand (Bundestag) a déjà déposé le 8 janvier 2021 une déclaration dans le cadre de la procédure d’injonction provisoire. En outre, le 13 janvier 2021, la commission allemande des affaires juridiques et de la protection des consommateurs a recommandé que le Bundestag prenne part à la procédure et dépose d’autres déclarations dans le cadre de la procédure principale.

La FCC peut rejeter les plaintes comme irrecevables ou les examiner sur le fond. Si l’injonction provisoire est acceptée et que la décision n’est prise que dans le cadre de la procédure principale, cela retarderait considérablement le processus. En effet, la première décision de la FCC a été rendue trois ans après le dépôt de la première plainte.

Ce nouvel obstacle, ainsi que le départ du Royaume-Uni de l’UE et de la CUP, ouvre un nouveau chapitre dans la longue histoire de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures relatives au brevet unitaire dans l’UE.

2102, 2022

The german federal government officially ratified the UPC act of approval on august 13th

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The publication of the law in the Federal Law Gazette finally puts an end to the legal complications that have been blocking the german ratification process and, consequently, the establishment of the Unified Patent Court (UPC).

But this does not mean that the UPC can finally start to operate.

Before the UPC can actually open its doors, the period of the preparatory phase must begin.

Germany intends to ratify the Protocol on Provisional Application in early autumn.

According to this Protocol, some parts of the UPC Agreement will be provisionally applied before it becomes fully effective.

In order for this Protocol to enter into force, two more Member States of the UPC Agreement will have to sign it.

The enactment of this Protocol now relies on a prompt ratification process by the courts of the Member States.

According to Alexander Ramsay, head of the UPC Preparatory Committee, there could be a functioning UPC late in 2022, or possibly early 2023 « if everything runs smoothly ».

2102, 2022

The current state of play towards the set up of the Unified Patent Court

Brevets, IP Alert Brevet, JUB, Publication|

The Unified Patent Court Agreement will enter into a provisional preparatory stage once 13 signatory states of the Agreement including Germany, France and the United Kingdom and having ratified said Agreement have ratified or expressed their consent to be bound by the Protocol on Provisional Application (A.3(1) of the Protocol).

France ratified the Agreement and also ratified the Protocol on 23 May 2017.

Lately (27th September 2021), Germany deposited its instrument of ratification of the Protocol and is expected to ratify the Agreement once the preparatory work has progressed sufficiently and the participating Member States are confident that the UPC can start in an orderly manner.

On the same day, Slovenia also ratified the Protocol, but has not yet ratified the Agreement.

As of today, 10 of the required 13 UPC states have ratified the Protocol (France, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Sweden). Austria and Malta are expected to be the next ones.

As reported by the Unified Patent Court Preparatory Committee, « it is expected that the two further required ratifications will soon be attained triggering the implementation of the UPC as an international organization ».

2102, 2022

The protocol on the provisional application of the UPC agreement

Brevets, IP Alert Brevet, JUB, Publication|

The Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application (the PAP-Protocol) was initially signed on 1st October 2015 to establish a Phase of Provisional Application (PAP)  to ensure « a smooth transition into the operational phase and ensure the proper functioning of the Unified Patent Court before the entry into force of the Agreement on a Unified Patent Court ».

This text is pivotal in the UPC for the practical preparation that is required to run the Court but also in terms of timing for anticipating the actual date of implementation of the Unified Patent Court Agreement (UPCA).

1. The preparatory work

The provisional application of the UPCA only concerns the institutional, oraganisational and financial provisions of the Agreement and is « limited to what is strictly necessary to ensure the smooth transition into the operational phase » (last Considering of the Protocol).

  • Practically, the preparatory work includes a wide range of practical arrangements, such as :
  • the set up of the IT system of the Court,
  • the completion of the Case Management System,
  • adoption of the Court’s budget ;
  • the recruitment of the staff, including selection and appointment of the Judges, and,
  • last but not least, the settlement of the premises for the Court of first instance (local, regional and central divisions in contracting states) and the Court of Appeal in Luxembourg.

The preparatory Committee reckoned that approximately 8 months are required to conclude the preparatory work needed to be done during the provisional phase.

2 . The entry into force of the Protocol

The mechanism is established in Article 3(1) of the Protocol which establishes that the Protocol will enter into force only after both the UPCA and the Protocol have been ratified by « 13 Signatory States of the UPCA including Germany, France and the United Kingdom ».

2.1 The conditions for ratification of the Protocol

The paragraphs a and b of Article 3(1) of the Protocol define two alternative conditions for the entry into force of the Protocol, and namely:

(a) either the Protocol can be « signed in accordance with Article 2(2)a. or signed, and ratified, accepted or approved this Protocol in accordance with Article 2(2)b.; or

(b) the Signatory States “declared by means of a unilateral declaration or in any other manner that they consider themselves bound by the provisional application of the articles of the Unified Patent Court Agreement mentioned under Article 1 of the Protocol.

As of today, 12 states have ratified the Protocol : France, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Sweden, and lately Germany and Slovenia). Austria and Malta are expected to be the next ones and may be expected for the end of the year.

2.2 The situation of the United Kingdom

Following the Brexit and the withdrawal from the European Union, the UK withdrew from the UPCA in July 2020.

In addition to the issue of the location of the Central division to replace the London section (A.7 and Annex II of the UPCA), this withdrawal is also problematic for the interpretation of Art. 3(1) of the Protocol which mentions the ratification of the United Kingdom, although it is now out of the system.

The UPC Preparatory Committee established an authentic interpretation of Art. 3 of the Protocol, where « Art. 3 of the Protocol is to be interpreted as mirroring Art. 89 of the UPCA » (Declaration on the authentic interpretation of Art. 3 of the Protocol, yet to be signed).

A.89 UPCA defines the date of entry into force of the Agreement, based on 13 ratifications including « the three Member States in which the highest number of European patents had effect in the year preceding the year in which the signature of the Agreement takes place ».

Replacing the UK under this construction, Italy has already ratified both the Agreement and the Protocol allowing reconciliation of the wording of the Protocol with the withdrawal of the UK.

2.3 The situation of Germany

Following the action that was introduced before the German Federal Constitutional Court, an order (dated 23 June 2021) eventually cleared the way for Germany to participate in the UPCA.

Germany thus ratified the Protocol on 27 September 2021. However, Germany has not yet ratified the UPCA : It has been agreed that Germany will act as a « gatekeeper » and will only ratify the Agreement when it is clear that the UPC will be operational upon the entry into force of the UPCA.

3. The entry into force of the UPC

Assuming the Protocol enters into force early 2022, the preparatory work should be completed for fall 2022.

Before the actual running of the UPC, a three months period is first allocated for allowing patentees to opt out their European patents from the UPC jurisdiction (« sunrise period »).

Under this tentative timeline, the UPC could then be opened for business by end 2022.

2102, 2022

Entrée en vigueur du protocole d’application provisoire de l’accord JUB

Brevets, IP Alert Brevet, JUB, Publication|

Le Conseil européen vient d’indiquer sur son site que le protocole à l’accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet sur la demande provisoire est entré en vigueur hier, le 19 janvier 2022.

Ceci fait suite au dépôt des instruments de ratification dudit protocole par l’Autriche, qui a pris effet le 18 janvier 2022, ce qui fait que le PAP est ratifié par son treizième État membre.

Comme nous l’avons expliqué dans un article précédent, la ratification du PAP déclenche l’existence de la Cour unifiée des brevets (CUP) en tant qu’organisation internationale, ce qui constitue une étape historique dans le domaine de la propriété intellectuelle européenne, après tant d’évolutions en dents de scie.

Il reste encore beaucoup de travail à accomplir avant que la CUP puisse commencer à fonctionner de manière efficace. Il s’agit notamment de l’obtention des budgets, de la sélection des juges, de la mise en place des organes administratifs et de la mise au point du système de gestion des dossiers entièrement dématérialisé. Selon un avis publié par la CUP, il faudra au moins huit mois pour pouvoir déclencher le système.

C’est l’Allemagne qui aura le dernier mot pour lancer le système, quatre mois après le dépôt de ses instruments de ratification de l’accord relatif à la Juridiction unifiée du brevet.

L’Office européen des brevets a simultanément annoncé qu’il serait également prêt à mettre en place le brevet unitaire, qui devrait commencer à fonctionner le même jour que la JUB (https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220117.html).

De nouvelles opportunités apparaîtront avec la naissance de ces nouveaux outils. De nouvelles stratégies devront être définies pour la protection des brevets et les litiges en matière de brevets en Europe.

Dans les mois à venir, les équipes professionnelles intégrées de LAVOIX, comprenant des mandataires en brevets européens et des avocats pleinement qualifiés, s’engageront à développer ou à rafraîchir vos connaissances des nouvelles procédures, et à vous aider à préparer vos organisations au démarrage effectif de la JUB et du brevet unitaire, afin que vous soyez en mesure d’utiliser le nouveau système de manière optimale.

Les équipes de LAVOIX seront prêtes à agir dès le premier jour, profitant de notre position géographique au cœur de la JUB à Paris et à Munich.

Nous continuerons à mettre régulièrement à jour le blog avec des informations sur les progrès de la JUB et les préparatifs de l’UP. Nous fournirons également des articles de fond sur des sujets cruciaux tels que l’opt-out ou le stay-in, et divers détails sur les procédures du brevet unitaire et de la JUB.

Restez en contact avec nous, alors qu’une nouvelle ère historique s’ouvre pour la propriété intellectuelle européenne…

2102, 2022

How to select the european patent with the unitary effect (Unitary Patent)

Brevets, IP Alert Brevet, JUB, Publication|

Unitary Patent a unique protection for 17 states in Europe

With the recent ratification of Austria, the European Patent with unitary effect (“Unitary Patent”) will be introduced soon.

This title enables to get a patent protection by many European states. Presently 17 states have ratified the agreement and will participate with the Unitary Patent, namely Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovenia, Sweden, see https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html.

The Council Regulation No 1257/2012 (hereafter “Unitary Patent Regulation”) sets out the details of the unitary patent. In particular it states that only a European patents having the same set of claims in respect of all the participating Member Sates shall be able to be selected as a Unitary Patent (Art. 3 of the Unitary Patent Regulation).

Before deciding whether to apply for the Unitary Patent it should be kept in mind that it is not possible to opt-out from the exclusive competence of the Unified Patent Court (UPC) for the Unitary Patents according to §83(3) of the UPC Agreement.

Request has to be filed one months after publication of mention of grant

The Unitary Patents will be managed by the European Patent Office (EPO). For that purpose a request for obtaining a Unitary Patent has to be filed within no later than one month after the mention of the grant published in the European Patent Bulletin, see Art. 9 (g) of the Unitary Patent Regulation.

Within the same period, during a transitional period, a translation has to be filed, either an English translation for patents having the language of proceedings in French or German, or a translation into any other official language of the European Union where the language of the proceedings is English (see Article 6 of Council Regulation 1260/2012).

Definite enter into force of the Unitary Patent depends on the deposit of the UPC Agreement by Germany

Entry into force of the Unitary Patent Regulation depends on the entry into force of the UPC Agreement, see Art 18 of Unitary Patent Regulation. The UPC Agreement will enter into force on the first day of the fourth month after the deposit the final ratification, here the German ratification.

Even though Germany has already ratified the UPC Agreement, it has not yet deposited the ratification in order to enable the Unified Patent Court enough time for the preparation and the recruitment of the judges in the phase of the provisional application period, which has started mid of January.

When the State Parties are confident that the Court is functional, Germany will deposit its instrument of ratification of the UPC Agreement, which will trigger the countdown until this Agreement’s entry into force and set the date for the start of the UPC’s operations.

Thus, the definite enter into force of the Unitary Patent Regulation is unknown.

However, it is expected that it will enter into force mid 2022 to begin of 2023.

EPO proposes to delay proceedings and early request for the Unitary Patent after the deposit of the ratification of Germany 

In order to give applicants the possibility to request the Unitary Patent for EP applications that are scheduled for grant between the deposit of the ratification of Germany of the UPC Agreement and the entering into effect of the Unified Patent, the EPO has just published in the Official Journal January 2022 decisions providing the Applicant with several new options.

a) For applications for which a pre-grant notification under Rule 71(3) of the European Patent Convention (EPC) has been issued, in which communication the EPO communicates to the applicant the text intended for grant, the applicant may file a request for delay of grant until the entry into effect of the Unitary Patent.

The request for delay of grant must meet several formal requirements: a corresponding form must be used and no prior agreement on the text proposed for grant must have been given yet by the applicant.

However, the applicant must still file a reply to the pre-grant communication according to Rule 71(3) EPC, i.e. pay the fees and file the translations of the claims. A request for delay filed on the same day as the approval of the text intended for grant will be considered to have been validly filed.

b) In order to facilitate obtaining the Unitary Patent, during the same period, the EPO will accept early requests for unitary effects, thus giving applicants the possibility to shift administrative work for unitary protection to before the effective date of entry of the Unitary Patent Regulation. The EPO will inform about formal deficiencies already before the entry into force of entering into effect of the Unified Patent, giving an opportunity to make corrections in due time.

Although the EPO has already communicated about these procedural measures, both possibilities are not yet in force and will be only available until the entry force of the Unitary Patent Regulation (i.e. when Germany triggers the system).

In order to reach the period from which on the EPO proposes to delay the proceedings, the applicant may request, for applications that are still in examination and a response to an Office Action has to be filed, a request for extension of the time limit to the maximum time limit.

For communications according to Rule 71(3) EPC providing with the text intended for grant, this option is unfortunately not available, the four month time limit being non extendible (except through further processing which implies costs and risks).

However, if the applicant does not agree with the proposed text, or if minor corrections are still to be made, he can file a disagreement with EPO including the respective new proposal. The EPO will then issue a new communication according to Rule 71(3) EPC, provided that the new text complies with the provisions of the EPC, so that a new four months period according to Rule 71(3) EPC starts.

Depending on the time the EPO takes to emit the new communication and on the actual date of triggering of the unitary patent system by Germany, the applicant may then be able to use the new procedures to delay the grant and request the unitary effect.

2102, 2022

Austrian parliament choses to ratify the PAP-Protocol

Presse|

Yesterday, December 2nd, 2021, the Austrian Bundesrat (second chamber of the Austrian Parliament) approved unanimously the Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application (the PAP-Protocol) of the Unified Patent Court Agreement (UPCA).

This means that once the Austrian Government will have deposited the corresponding instrument of ratification, Austria will be the 13th country to join the PAP-Protocol and the UPCA will enter into the provisional preparatory stage.

As explained previously on this blog (see here), this choice of the Austrian Parliament may render possible the beginning of the United Patent Court by the end of 2022.

1702, 2022

EPO announces raise of fees from 1 april 2022

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

The EPO’s Rules relating to Fees have been amended by decision of the Administrative Council of 15 December 2021. The amended version of the Rules relating to Fees is applicable as from 1 April 2022.

An evaluation of the fee adjustments indicates a general increase of about 2.5% for most fees.

Raised fees concern in particular the fees for:

– Filing fee (EP regional phase) : 130 EUR (increased by 5 EUR),
– Filing fee (direct EP application) : 130 EURO (increased by 5 EUR),
– Search fee : 1390 EUR (increased by 40 EUR),
– Designation fee: 630 EUR (increased by 20 EUR),
– Examination fee: 1750 EUR (increased by 50 EUR),
– Opposition fee: 840 EUR (increased by 25 EUR),
– Appeal fee: 2785 EUR (increased by 80 EUR),
– Grant fee (not more than 35 pages): 990 EUR (increased by 30 EUR)
– Grant fee (more than 35 pages): 990 EUR (increased by 30 EUR) plus 16 EUR for the 36th and each subsequent page (increased by 1 euro).

As a consequence, in case procedural steps for EPO patents or patent applications are due in mid-2022 or in case you wish to use any of the EPO’s services concerned by the fee raise, it can be worthwhile to take the necessary steps so that the respective fee can be paid before 1 April 2022.

For more details on the new fee schedule, it may be referred to the corresponding communication from the EPO available under :
– https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a2.html.

1602, 2022

Invention de salariés : la Cour de cassation affine sa jurisprudence

IP/IT, Publication|

Cour de cassation, 5 janvier 2022, n°19 22.030

La Cour de cassation a rendu, au début du mois de janvier 2022, une décision intéressante en matière d’inventions de salariés.

L’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une dévolution automatique des droits à l’invention réalisée par un salarié investi d’une mission inventive au profit de l’employeur.

La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, rendue dans une affaire aux faits complexes, était stricte quant à la qualité de celui qui pouvait se prévaloir de ces droits. Cela autorisait ainsi un salarié à revendiquer la propriété d’un brevet déposé sur ses travaux par un cessionnaire de l’employeur[1].

La Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence par une décision du 5 janvier 2022.

En substance, la Cour juge (points 9 et 10) que :

– En vertu des dispositions précitées du Code de la propriété intellectuelle, les droits sur les inventions de mission sont la propriété de l’employeur,

– Aucune disposition n’empêche l’employeur de céder ses droits à un tiers,

– Le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer le fait que le brevet porte sur une invention de mission au salarié qui en revendique la propriété, considérant que ce dernier n’a jamais eu aucun droit à cet égard.

Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, les employeurs sont donc libres de céder leurs droits sur les inventions de leurs employés à tout tiers qu’ils souhaitent, sans que la titularité sur d’éventuels brevets soit remise en question.

Les conséquences pratiques peuvent être importantes au sein de groupes de sociétés, dont les portefeuilles de brevets ne sont pas toujours détenus par l’entité employant les salariés. Ceci pouvait causer des incertitudes dans la gestion des portefeuilles de brevets.

Bien que cette décision soit intéressante, elle soulève plusieurs questions importantes, laissées sans réponse.

En particulier, il n’est pas clair comment évaluer le brevet s’il est cédé à une autre société du groupe, ou à un tiers. Dans ce cas, la valeur économique de l’invention est difficile à évaluer et la rémunération supplémentaire due à l’employé (qui est largement basée sur ladite valeur économique en vertu de la jurisprudence) est difficile à définir correctement.

Cette décision laisse plus de liberté aux employeurs dans la gestion et la valorisation des travaux de leurs salariés.

Néanmoins, elle leur impose toujours de faire preuve de rigueur dans l’élaboration de chaînes de droits sur ces travaux et de surveiller de près les réclamations qui pourraient être faites par leurs employés inventeurs, ainsi que leurs conséquences.

[1] Cour de cassation, 31 janvier 2018, n°16-13.262

802, 2022

Preparation for the european patent with unitary effect at the EPO

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

The European Patent with unitary effect (“Unified Patent”) will be introduced soon. The final stage of the preparatory work will be accomplished by the end of this summer and the final missing ratification will then be deposited by Germany.

In order to give applicants the possibility to obtain Unitary patent protection for EP applications that are scheduled for grant between the deposit of the final ratification and the entering into effect of the Unified Patent, the EPO announced the following measure for deferring grant.

For applications for which a notification under Rule 71(3)EPC has been issued, the applicant may file a request for delay of grant until the entry into effect of the Unitary Patent.

The request for delay of grant must meet several formal requirements: The corresponding Form 2025 must be used. No agreement on the text proposed for grant must have been given yet by the applicant.

Further, the deadline of four months for replying to the notification R71(3)EPC is not altered.

In order to facilitate obtaining Unitary Patent protection, during the same period, the EPO will accept early requests for unitary effects, thus giving applicants the possibility to shift administrative work for unitary protection to before the effective date of entry of the Unified Patent.

The formal conditions for these early requests for unitary effect comprise: The notification according to R71(3)EPC has to be issued. While the request can be filed by other means, it is strongly recommended to file it online using the corresponding form UP7000.

Please bear in mind that these measures are not yet in force, but depend on the date at which Germany ratifies the agreement on a Unified Patent Court.

This IP Alert is for information purposes only and does not constitute legal advice.

3101, 2022

Appellation d’indication géographique : Thiers et Laguiole

IP Alert Marque, Marques, Presse|

« L’intérêt de tous est de s’entendre »
David Millet, conseil en propriété industrielle chez Lavoix, fait part de son expertise.

Quel est l’enjeu de ces dossiers d’obtention d’IG ?

Il existe deux dossiers, l’un autour de Laguiole et l’autre, un peu plus ouvert qui part de Thiers et qui englobe Laguiole, ce qui est, de mon point de vue, un peu plus malin. L’enjeu est de déterminer où peut être fabriqué le couteau à l’abeille, avec la mention  » couteau de Laguiole.

Avec des exceptions des couteliers qui ont déjà déposé il y a plusieurs années cette marque qui pourront continuer à les utiliser y compris pour des produits qui ne sont pas conformes à l’IG. Ils n’auront juste pas le droit d’apposer le logo  » IG. Pour ceux qui n’ont pas déposé de marque, ils ne pourront plus commercialiser leurs couteaux sous la mention  » Laguiole. C’est évidemment un enjeu très important qui se chiffre en millions d’euros.

Pour lire l’article de Midi Libre en intégralité, cliquez ici.

2501, 2022

Lavoix ouvre un bureau en Suisse

Corporate, Presse|

Lavoix, acteur majeur du secteur de la Propriété Intellectuelle (PI), poursuit son développement international et annonce l’ouverture d’un bureau en Suisse, à Lausanne.

Ouvert depuis le 17 janvier, ce nouveau bureau est animé par Maxim Kuzmin, associé, qui travaille au sein du cabinet en matière de brevets depuis près de 10 ans après plusieurs expériences dans le milieu de la R&D, au sein d’une multinationale spécialisé dans les gaz, les technologies et les services pour l’industrie de la santé ainsi que dans un centre de recherche spécialisé dans la modélisation et la simulation numérique.

La performance de la Suisse en matière d’innovation est l’une des meilleures au monde, grâce notamment à de solides institutions dans la recherche, tant dans le secteur public que privé et à une économie basée sur la connaissance et la production de biens et services à forte valeur ajoutée.

« La Suisse a développé au cours des trente dernières années, un environnement sûr et efficace pour la gestion des droits de propriété intellectuelle. LAVOIX accompagne déjà plusieurs clients qui déposent leurs brevets en Suisse. Cette implantation à Lausanne va nous permettre de renforcer notre présence en Europe et à l’international et offrir ainsi à nos autres clients de nouvelles opportunités pour développer leur stratégie PI… »

Philippe Blot, Président de LAVOIX.

Ce nouveau bureau est la 5e implantation en Europe de LAVOIX. Présent depuis plus de 120 ans en France, depuis plus de 10 ans en Allemagne, avec un bureau à Munich à quelques mètres du siège de l’OEB (Office Européen des Brevets), LAVOIX est également installé en Italie à Milan, au Luxembourg depuis 4 ans et bénéfice d’un réseau de correspondants établis dans 170 pays.

 

Adresse du bureau LAVOIX de Lausanne : Voie du chariot 3, 1003 Lausanne Suisse.

2401, 2022

Données personnelles Novembre-Décembre 2021

Data Alert, IP/IT, Publication|

Cette newsletter bimestrielle LAVOIX présente une sélection des actualités juridiques du domaine de la protection des données personnelles pour la période novembre-décembre 2021.

1. Délibérations de la CNIL

La CNIL sanctionne Google d’une amende de 150 millions d’euros et Facebook d’une amende de 60 millions d’euros pour manquement aux obligations en matière de cookies

Par une délibération du 31 décembre 2021, la CNIL a caractérisé un manquement aux obligations en matière de cookies par les sociétés Google LLC et Google Ireland Ltd.

La CNIL a été saisie de plusieurs plaintes dénonçant les modalités de refus des cookies des sites internet google.fr et youtube.com mis à la disposition des utilisateurs situés en France.

Après un contrôle en ligne, la CNIL a constaté que les sociétés Google LLC et Google Ireland Ltd, responsables conjoints de traitement, ne permettent pas aux utilisateurs de google.fr et youtube.com de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter.

La CNIL a sanctionné Google LLC d’une amende de 90 millions d’euros et Google Ireland Ltd d’une amende de 60 millions d’euros.

Par une délibération du 31 décembre 2021, la CNIL a caractérisé un manquement similaire par Facebook Ireland Ltd, et prononcé une sanction de 60 millions d’euros à son encontre.

La CNIL sanctionne Free Mobile d’une amende de 300 000 euros pour manquement aux droits des personnes et à la sécurité des données des utilisateurs

Par délibération du 28 décembre 2021, la CNIL a caractérisé des manquements aux droits des personnes concernées, à l’obligation de protéger les données dès la conception ainsi qu’à la sécurité des données par l’opérateur de téléphonie mobile Free Mobile.

La CNIL a été saisie de plusieurs plaintes faisant notamment état des difficultés rencontrées par des personnes dans l’exercice de leurs droits d’accès ou d’opposition à recevoir des messages de prospection commerciale.

Après un contrôle sur place et un contrôle sur pièces, la CNIL a constaté plusieurs manquements au RGPD par Free Mobile.

S’agissant des manquements aux droits des personnes (droit d’accès et droit d’opposition), la CNIL a constaté que Free Mobile n’a pas donné suite aux demandes formulées par les plaignants dans les délais, et qu’elle n’a pas pris en compte les demandes des plaignants demandant à ne plus recevoir de message de prospection commerciale.

S’agissant des manquements à la sécurité, il est constaté un manquement à l’obligation de protéger les données dès la conception car Free Mobile a continué d’envoyer des factures à des utilisateurs ayant résilié leur abonnement. Il est également constaté un défaut de sécurité en raison de la communication par Free Mobile aux utilisateurs d’un mot de passe en clair, ni temporaire, ni à usage unique et dont le renouvellement n’était pas imposé.

La CNIL sanctionne Slimpay d’une amende de 180 000 euros pour protection insuffisante des données personnelles et manquement à l’obligation d’information d’une violation de données

Par délibération du 28 décembre 2021, la CNIL a caractérisé plusieurs manquements relatifs à la sécurité des données par Slimpay, établissement de paiement agréé qui propose notamment des solutions de paiements récurrents.

La CNIL a constaté un manquement à l’obligation d’encadrer, par un acte juridique formalisé, les traitements effectués par un sous-traitant, en raison de l’absence de tout ou partie des mentions obligatoires de l’article 28 du RGPD au sein des contrats conclus entre Slimpay et ses sous-traitants.

La CNIL a également constaté plusieurs manquements à la sécurité des données des utilisateurs, ainsi qu’un manquement à l’obligation d’information d’une violation de données personnelles aux personnes concernées. Cette violation avait été notifiée à la CNIL.

2. Documentation de la CNIL

La CNIL publie un guide du délégué à la protection des données

La CNIL a publié en novembre 2021 un guide pratique rassemblant les principales connaissances et bonnes pratiques destinées à aider les organismes et accompagner les DPO.

Ce guide aborde quatre thématiques (le rôle du DPO, la désignation du DPO, l’exercice de la fonction du DPO, l’accompagnement du DPO par la CNIL) illustrées par des cas concrets, des réponses aux questions les plus courantes, et fournit un modèle de lettre de mission.

La CNIL publie un guide pratique pour les associations

La CNIL a publié en novembre 2021 un nouveau guide de sensibilisation au RGPD pour les associations, visant à accompagner les associations dans leur mise en conformité.

Ce guide explique les grands principes à respecter et propose un plan d’action adapté, en donnant des exemples pratiques selon les différents secteurs (caritatif, sportif, social, etc.).

La CNIL adopte un référentiel sur les entrepôts de données de santé

La CNIL a adopté en novembre 2021 un référentiel relatif aux traitements de données personnelles mis en œuvre à des fins de création d’entrepôts de données dans le domaine de la santé, suite à une consultation publique.

Les entrepôts de données de santé sont des bases de données qui ont vocation à être utilisées notamment à des fins de recherches, d’études ou d’évaluation dans le domaine de la santé. Les traitements associés à ces entrepôts peuvent être soumis à l’autorisation préalable de la CNIL.

Ce référentiel s’adresse aux responsables de traitements qui souhaitent, dans le cadre de leurs missions d’intérêt public, réunir des données en vue de leur réutilisation, pour les finalités mentionnées ci-dessus.

Ce référentiel permet aux organismes souhaitant mettre en œuvre un entrepôt de données conforme au référentiel de ne pas solliciter d’autorisation préalable auprès de la CNIL, sous réserve de se conformer à ce texte.

La CNIL publie un nouveau guide RGPD pour les développeurs

La CNIL a publié en décembre 2021 une nouvelle version de son guide destiné à accompagner les développeurs dans les développements projet web ou applicatif.

Ce guide contient 18 fiches thématiques proposant des conseils et bonnes pratiques à tout stade du développement. A titre d’exemple, le guide accompagne les développeurs dans l’identification et la minimisation des données personnelles, la sécurisation des sites/applications/serveurs, la prise en compte des bases légales dans l’implémentation technique, la gestion de l’exercice des droits des personnes et des durées de conservation, l’analyse traceurs sur les sites/applications, et la prévention des attaques informatiques.

Ce guide open source est disponible sur GitHub. Il est publié sous licence GPLv3 et sous licence ouverte 2.0, permettant à chacun de contribuer à son enrichissement.

3. Actualités légales et jurisprudentielles – France

La Cour de cassation précise les conditions d’utilisation d’images de vidéosurveillance à titre de preuve obtenues de manière illicite par un employeur

Par un arrêt du 10 novembre 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation a mis en balance la protection des données personnelles et le droit à la preuve dans le cadre d’une procédure de licenciement.

Une salariée avait été licenciée pour faute grave sur la base de faits constatés par des images de vidéosurveillance. L’employeur avait notifié la mise en place des caméras postérieurement à leur mise en place et précisait l’utilisation de système de vidéosurveillance à des fins de sécurité uniquement.

La Cour de cassation précise que l’illicéité d’un moyen de preuve « n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats ».

Elle indique que le juge doit « apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

Intégration dans le Code de la consommation de notions relatives à la protection des données personnelles

L’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 modifie le Code de la consommation afin d’y intégrer des notions relatives à la protection des données personnelles en ce qui concerne la fourniture de contenu numérique sans support matériel ou un service numérique (articles L. 221-I, III et L. 221‑26-1, I et II).

Les dispositions de cette ordonnance entreront en vigueur le 28 mai 2022.

Ceci poursuit l’intégration au sein du Code de la consommation de la notion de données personnelles et des obligations correspondantes des professionnels, figurant notamment aux articles préliminaire, L.111-1 et L.112-4-1 (obligation d’information) et L. 217-6 (défaut de conformité), applicables à compter du 1er janvier 2022.

L’Assemblée nationale adopte en première lecture la proposition de loi pour la mise en place d’un « cyberscore »

Le 26 novembre 2021, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi « pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinées au grand public », adoptée par le Sénat en octobre 2020.

Le texte propose l’insertion d’un nouvel article L.111-7-3 au sein du Code de la consommation, afin d’imposer de nouvelles obligations en matière de cybersécurité aux grandes plateformes numériques, aux messageries et aux sites de visioconférences, dont l’activité dépasserait un ou plusieurs seuils définis par décret.

Ces opérateurs devraient, après avoir fait réaliser un audit de sécurité par des prestataires qualifiés par l’ANSSI, informer les internautes des résultats de l’audit portant sur la « sécurisation et la localisation des données qu’ils hébergent, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et sur leur propre sécurisation ».

Le résultat de l’audit serait « présenté au consommateur de façon lisible, claire et compréhensible et [serait] accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire, au moyen d’un système d’information coloriel », à l’image du Nutriscore pour les produits alimentaires.

4. Actualités légales et jurisprudentielles – Europe

Projet de lignes directrices du CEPD sur les transferts internationaux de données

Le 18 novembre 2021, le Comité Européen de la Protection des Données (CEPD) a publié un projet de lignes directrices sur l’articulation entre l’article 3 du RGPD (champ d’application territorial) et le chapitre V du RGPD (transferts de données personnelles hors UE), soumis à consultation jusqu’à fin janvier 2022.

Ce texte vise à aider les professionnels à identifier si un traitement constitue un transfert vers un pays tiers ou une organisation internationale et, par conséquent, s’ils sont tenus d’encadrer ce transfert conformément au chapitre V du RGPD.

Le CEPD a identifié trois critères cumulatifs permettant de qualifier un tel transfert. Le responsable de traitement ou le sous-traitant doit être soumis au RGPD selon l’article 3. Ce responsable du traitement ou ce sous-traitant (« exportateur ») doit divulguer par transmission ou rendre les données accessibles par tout autre moyen à un autre responsable du traitement ou un sous-traitant (« importateur »). L’importateur doit se trouver dans un pays tiers ou être une organisation internationale, indépendamment du fait que cet importateur soit soumis au RGPD pour ce traitement.

Assimilation par la CJUE d’une publicité affichée dans une boîte de réception électronique à de la prospection commerciale

Par un arrêt du 25 novembre 2021, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que l’affichage, dans la boîte de réception électronique, de messages publicitaires sous une forme qui s’apparente à celle d’un véritable courrier électronique, s’apparente à une « utilisation […] de courrier électronique à des fins de prospection directe » au sens de la directive vie privée et communications électroniques (directive 2002/58/CE telle que modifiée par la directive 2009/136/CE).

La CJUE considère que de telles communications constituent des « sollicitations répétées et non souhaitées » en l’absence de consentement donné par l’utilisateur préalablement à cet affichage.

Article rédigé par : Alix CAPELY, Pierre-Emmanuel MEYNARD et Camille PECNARD 

1301, 2022

Artificial intelligence system DABUS

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

Artificial intelligence system called DABUS cannot be named as inventor according to Decisions J 8/20 and J 9/20 of the Board of Appeal of the EPO

Legal background

Article 81 EPC stipulates that the European patent application shall designate the inventor.

Article 60 defines that the right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title.

Rule 19(1) EPC defines that the request for grant of a European patent shall contain the designation of the inventor.

Present case

An applicant has filed two patent applications in which an artificial intelligence system called DABUS was designated as inventor in the application forms. Corresponding applications have been filed in other jurisdictions.

The applicant argued that the inventions had been created autonomously by DABUS.

The Receiving Section of the EPO refused the two applications, because it concluded that only a human inventor could be an inventor within the meaning of the EPC and consequently a machine did not comply with the above stated requirements of Article 81 and Rule 19(1) EPC. Further, it considered that a machine could not transfer any rights to the applicant and thus the argument claiming that the owner of the machine is the successor in title does not satisfy the requirements of Article 81 EPC in conjunction with Article 60(1) EPC.

In the appeal proceedings the applicant filed as auxiliary request an amended description providing information as to the conception of the invention by the AI (artificial intelligence) system DABUS and an amended designation of inventor form stating that no person is identified as being the inventor with an annex that there is no other appropriate location to indicate that the applicant derives the right to the European Patent by virtue of being the owner and creator of DABUS.

Decisions of the Legal Board of Appeal of the European Patent Office (EPO)

The Legal Board of Appeal confirmed the decision of the Receiving Section of the EPO.

The designation of the inventor is a formal requirement which a patent application must fulfil according to Article 81 EPC. Therefore, the assessment of the formal requirement takes place before and independently from the substantive examination.

The inventor has to be a person with a legal capacity. The Legal Board of Appeal also refused the auxiliary request according to which no person had been identified as inventor but merely a natural person was indicated to have « the right to the European Patent by virtue of being the owner and creator of » the artificial intelligence system DABUS, ruling that a statement indicating the origin of the right to the European patent under Article 81 has to be in conformity with Article 60(1) EPC. Further, it decided that the EPO was competent to assess this.

Thus, under the current provisions the inventor has to be a person with a legal capacity.

1201, 2022

Lutte contre la contrefaçon sur Internet : Quels outils dans l’arsenal législatif & quelles zones d’ombres ?

IP/IT, Presse|

Selon une enquête de l’Union des fabricants – Unifab, ce sont près de 27 millions d’annonces illicites qui ont été retirées des sites internet en 2021. La contrefaçon sur Internet touche désormais tous les secteurs d’activités sans exception et implique de nombreux acteurs (prestataires techniques et de services web) avec des responsabilités en cascade. Avec l’explosion du e-commerce, le risque et la pression sur les entreprises augmentent.

Dans ce contexte, la proposition de loi « visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon » adoptée en première lecture à l’unanimité par l’Assemblée Nationale le 25 novembre dernier, envoie un signal intéressant : l’étendue du fléau est prise en compte par les députés.

Pour autant, l’arsenal juridique français sur ce sujet est déjà riche. Que prévoient les dispositifs existants pour prévenir et lutter contre la contrefaçon ? Quels sont les apports de cette proposition ? Quelles mesures sont utiles et quels points restent à éclaircir pour une lutte contre la contrefaçon en ligne plus efficace en pratique ?

Les apports de la proposition de loi

Le texte adopté en première lecture fin novembre propose de nouvelles mesures de différentes natures.

Il vient ajouter au code des douanes un chapitre V visant à prévenir les infractions commises par l’intermédiaire d’internet. Les nouvelles dispositions viendraient, entre autres, contraindre les opérateurs de plateforme en ligne ainsi que les hébergeurs à figurer sur une liste rendue publique si les agents de douane constatent qu’il existe un risque que les infractions relatives à différents délits douaniers (faits de contrebande, opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds provenant d’un délit douanier…) sont susceptibles d’être commises par l’intermédiaire de leurs services.

Si malgré cette procédure préventive l’infraction se réalise, les agents des douanes pourraient demander au tribunal judiciaire la suspension ou la suppression d’un ou plusieurs noms de domaine / comptes de réseaux sociaux.

S’agissant du droit des marques, une série de mesures vient modifier le Code de la propriété intellectuelle (CPI) : mise en place d’une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros en cas d’achat marchandises contrefaites 1 et possibilité pour le titulaire d’une marque de demander la suppression des noms de domaine ou des comptes de réseaux sociaux portant atteinte à la marque ou toute mesure propre à en empêcher l’accès.2

1 Modifiant ’article L 716-10 du CPI
2 Article L 713-7 du CPI

Que prévoit le droit en matière de responsabilité des différents acteurs ?

Depuis 2004, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) organise les règles de responsabilité applicables sur Internet à l’égard des différents acteurs et prestataires techniques :

– L’éditeur, en raison de son rôle actif, a une obligation de surveillance du site et est responsable de tout contenu contrefaisant qui y serait diffusé.
– le fournisseur d’accès à internet (FAI) bénéficie, lui, d’une irresponsabilité totale, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, du fait de son rôle purement technique qui se réduit à « offrir un accès à des services de communication au public en ligne »3
– l’hébergeur, qui assure le stockage de contenus, est soumis à une responsabilité conditionnée non pas à son activité mais à son inaction. La LCEN impose ainsi à l’hébergeur de retirer promptement tout contenu illicite porté à sa connaissance par le biais d’une notification au risque d’engager sa responsabilité4.

D’une manière générale, les prestataires techniques bénéficient d’un régime qui leur est favorable. La LCEN les dispense de toute obligation générale de surveillance des informations qu’ils stockent ou transmettent et ils ne sont pas soumis à une obligation de recherche des faits à l’origine des activités illicites.

En pratique, se pose alors souvent la question de savoir si tel ou tel acteur doit être qualifié d’éditeur ou d’hébergeur, les distinctions pouvant parfois être fines…

3 article 6, I, 1 LCEN
4 article 6, I, 2 et 3 LCEN

Quels sont les mécanismes d’action existants pour faire face à la contrefaçon en ligne ?

Le droit a conçu des moyens de lutte face au flux de contenus illicites sur Internet.

La LCEN a implémenté un blocage judiciaire qui prend la forme d’un « référé-internet » : l’autorité judiciaire peut prescrire à l’hébergeur ou au FAI toute mesure pour prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu en ligne.

Les prestataires techniques sont soumis à une obligation de coopération : FAI et hébergeurs doivent transmettre à l’autorité judiciaire les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu au sein de leurs services5. Le juge peut les contraindre à effectuer une surveillance de façon ciblée et temporaire.

Enfin, toute personne ou entreprise peut solliciter la procédure extrajudiciaire UDRP6 pour combattre l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine. Cette voie a pour objectif, pour le titulaire de la marque, d’obtenir un transfert du nom de domaine litigieux à son profit. En parallèle, en matière de droit d’auteur, l’ordonnance du 12 mai 20217 retient la responsabilité des fournisseurs de services comme contrefacteurs du fait de la présence d’une oeuvre non autorisée sur leurs services lorsqu’ils ne peuvent prouver avoir accompli leurs meilleurs efforts et qu’ils ne se sont pas montrés suffisamment diligents.

5 L’article 6, II de la LCEN
6 Uniform Domain-Name Dispute Resolution
7 Ordonnance qui a transposé une partie des articles de la directive droit d’auteur (UE) 2019/790 du 17 avril 2019

Et des zones de flous

On s’interroge toutefois sur l’étendue de la contrefaçon : est-ce le nom de domaine / le compte en lui-même qui doit porter atteinte à la marque ? ou alors retient-on que la contrefaçon de marque est qualifiée au regard du contenu du site associé au nom de domaine / de la page associée au compte du réseau social ?

Le texte ne précise pas non plus si la demande peut être faite en référé et ce qu’il faut entendre par « toute mesure propre à en empêcher l’accès » pour justifier la demande de suppression auprès du juge.

Enfin et surtout, même s’il est utile de renforcer la protection des titulaires de marques particulièrement sur Internet, on peut s’interroger sur la réelle utilité ou efficacité d’un tel dispositif en pratique, car la possibilité de demander la suppression d’un site, d’une page d’un réseau social ou d’un nom de domaine contrefaisant existe déjà, les textes actuels suffisent à cet égard.

Le texte n’envisage pas non plus une des questions centrales de la contrefaçon en ligne : le caractère international d’Internet. Il ne répond pas à la question de savoir comment le titulaire de droit peut interdire ou supprimer de manière certaine un site / une page de réseau social lorsque ledit site est édité et hébergé hors Union Européenne.
Il serait intéressant que la proposition ou son décret d’application nous éclairent sur ces sujets.

La responsabilité du FAI et de l’hébergeur va aussi pouvoir être recherchée lorsque l’action ne sera pas exercée contre le propriétaire du nom de domaine ou du compte (alinéa 28). La rédaction du texte laisse ici planer un doute sur les modalités d’engagement de la responsabilité des prestataires techniques. Leur responsabilité est-elle subsidiaire dans la mesure où le propriétaire du nom de domaine ou du compte n’est pas identifiable ? C’est ce que prévoyait la proposition de loi dans sa rédaction initiale. L’ensemble des protagonistes semble désormais être sur le même plan.

Alors même que la LCEN permet au juge de demander la communication des données de nature à permettre l’identification d’un potentiel contrefacteur qui utiliserait les services des prestataires techniques, ce filtre semble occulté en permettant au titulaire d’une marque d’agir directement contre ceux-ci.

La disposition donne l’impression de faire fi du régime instauré par la LCEN en retenant la responsabilité du FAI qui pourtant bénéficie d’un principe d’irresponsabilité et celle de l’hébergeur en l’absence de toute notification préalable portée à sa connaissance.

Les prochains débats seront sûrement intéressants pour voir si le dispositif est complété.

8 « L’action peut être engagée contre les propriétaires réels des noms de domaine ou des comptes de réseaux sociaux ou contre une des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique »

1101, 2022

Droit de la PI et inventions de non salariés

IP/IT, Publication|

Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs, ni salariés, ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.

Une ordonnance publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 modifie les règles sur la titularité des droits sur les travaux réalisés par le personnel accueilli par des entités de recherche, publiques ou privées.

L’ordonnance a des conséquences pratiques importantes pour les services de propriété intellectuelle des entreprises. Elle s’intéresse à deux domaines du droit de la propriété intellectuelle : les logiciels et les inventions.

1/ Le contexte légal de l’ordonnance

Jusqu’à présent, les droits sur les logiciels et les inventions n’étaient soumis à un régime particulier que s’ils étaient réalisés par des salariés ou des agents publics (articles L.113-9 et L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle). Cela devait s’entendre de manière stricte. Toute autre personne membre d’une entreprise, mais non salarié (stagiaire, intérimaire, ou autre) était considérée comme un tiers à l’entité l’accueillant[1].

Cela posait des difficultés pratiques pour les entités accueillant des stagiaires ou ayant recours à des intérimaires, ou d’autres membres du personnel ne bénéficiant pas d’un contrat de travail.

L’Ordonnance vise à étendre les règles de dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels et les brevets à toute personne physique « accueillie dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche ». Cela peut s’entendre de manière large. Le Rapport au Président de la République fait état des « stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites, et qui exercent des missions au sein et avec les moyens d’une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche. »

[1] Cour de cassation, 25 avril 2006, n°04-19.482, CNRS c. M. Puech

2/ Les droits sur les logiciels

Les droits patrimoniaux d’auteurs sur les logiciels réalisés par ces personnes sont régis par un nouvel article L.113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que ces droits sont immédiatement dévolus à la structure d’accueil.

Pour s’adapter à la spécificité des contrats de stage, notamment, cette dévolution de droits n’intervient qu’à la condition que la personne physique perçoive une « contrepartie » et soit placée sous l’autorité d’un responsable de la structure d’accueil.

3/ Les droits sur les inventions

Les droits sur les inventions sont régis par un nouvel article L.611-7-1 du Code de la propriété intellectuelle. Il reprend la classification fixée à l’article L.611-7 du même Code pour les inventions de salariés, entre les inventions de missions, les inventions hors missions attribuables et les inventions hors missions non attribuables, selon des critères identiques.

La personne physique accueillie ne bénéficie pas d’une rémunération supplémentaire, mais d’une « contrepartie financière ».

Le texte prévoit aussi que l’attribution d’une invention hors mission attribuable réalisée par une personne accueillie se fera « pendant la durée de son accueil ». Il conviendra alors pour les entités de recherche de veiller à réagir à temps, si elles souhaitent profiter de cette prérogative.

L’ordonnance renvoie aussi à un décret, qui prévoira les modalités pratiques de déclaration d’invention, comme c’est le cas pour l’article L.611-7 (articles R.611-1 et suivants du Code).

L’ordonnance élargit enfin le recours à la CNIS pour toute invention réalisée par une personne accueillie par une personne morale réalisant de la recherche.

4/ Conséquences

L’ordonnance vise donc à simplifier la gestion des travaux de recherche réalisés dans les entreprises, en étendant les mécanismes de dévolution automatique de droits de propriété intellectuelle à leur profit.

Elle repose néanmoins sur certaines définitions ambigües (en particulier celle de « personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche »), que la jurisprudence pourra venir clarifier à l’avenir.

Si l’objectif du législateur est clair, la mise en place de ce mécanisme pourra poser quelques questions d’ordre pratique. Il faudra veiller, en particulier, à la rédaction des clauses prévues dans les conventions d’accueil et à réagir suffisamment tôt pour l’attribution d’inventions hors mission.

601, 2022

Marques pharmaceutiques et demandes en déchéance auprès de l’INPI (loi Pacte)

IP Alert Marque, Marques, Publication|

I. Appréciation de l’usage au regard des produits

Dans le cadre de notre précédente revue de jurisprudence sur les marques pharmaceutiques nous avions examiné les différences de pratique entre les instances de l’Union Européenne et les tribunaux français pour identifier les produits dont la marque faisait l’objet d’un usage sérieux lors de l’examen d’une demande en déchéance pour non usage.

Il avait ainsi été constaté que l’EUIPO procède à une requalification du libellé de produits en le restreignant aux produits spécifiques qu’il considère comme faisant l’objet d’un usage, alors que les tribunaux français identifient dans le libellé les produits correspondants aux produits dont il est fait usage, sans modifier la portée du libellé.

Il convient donc d’examiner à présent la position qu’adopte l’INPI dans le cadre de la nouvelle procédure en déchéance prévue par les articles L.716-1 et suivants le Code de la Propriété Intellectuelle à la suite de l’entrée en vigueur de la loi Pacte.

La décision CD20-0005 du 3 juin 2021 relative à une demande en déchéance engagée le 2 avril 2020 contre la marque GELOX N°1533727 présente un double intérêt dès lors que :

(i) L’INPI doit se prononcer sur la qualification d’une sous-catégorie de produits pharmaceutiques
(ii) Et que, pour ce faire, il se base sur :
a. les critères dégagés par la jurisprudence de la CJUE récemment rappelé dans les décisions des 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18, EU:C:2020:854, Ferrari SpA / DU et 16 juillet 2020, C‑714/18 P, ACT / EUIPO) et
b. une appréciation concrète des produits en tenant compte des définitions des produits pharmaceutiques et médicaments résultant de la jurisprudence et du code de la santé publique.

L’INPI décide ainsi que l’usage de la marque pour un médicament prescrit contre les douleurs, brûlures ou aigreurs d’estomac ou de l’œsophage constitue un usage sérieux de la marque pour la sous-catégorie des « médicaments à usage humain » dans la mesure où les médicaments sont susceptibles de constituer une sous-catégorie autonome des produits pharmaceutiques, qui se distinguent par leur destination humaine ou animale.

L’appréciation de l’INPI diffère donc de celle de l’EUIPO en ce qu’elle identifie une sous-catégorie autonome d’un produit identifié dans le libellé, et qu’elle ne reformule donc pas le libellé.

L’INPI écarte ainsi (i) la requête du demandeur à l’action consistant à réduire le libellé de cette marque aux « produits pharmaceutiques pour combattre les brûlures d’estomac qui seraient selon lui une sous-catégorie autonome des « produits pharmaceutiques », et (ii) l’argument du titulaire selon lequel la marque devrait être reconnue valablement utilisée pour la sous-catégorie des « médicaments à usage humain » au motif que la définition des sous-catégories des « produits pharmaceutiques », devrait être fonction de leur usage humain ou vétérinaire.

L’analyse de l’INPI se fonde sur les principes dégagés par la jurisprudence de la CJUE et rappelle en particulier :

  • qu’il faut apprécier de manière concrète si les produits dont il est fait usage constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits couverts par la marque de manière à mettre en relation les premiers avec les seconds, (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46)
  • que le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits est constituée du critère de la finalité et de la destination des produits en cause, (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18, point 41 ),
  • que, « lorsque les produits visés par une marque revêtent …/…plusieurs finalités, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 47).

Concrètement, l’INPI rappelle que :

  • les « produits pharmaceutiques » s’entendent des médicaments et compositions ayant un but thérapeutique, curatif ou préventif (CA Paris, 25 septembre 2020, RG 19/16330),
  • selon l’article L5111-1 du Code de la santé publique, « on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonction physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique »,

puis l’INPI considère qu’il ressort

  • de la définition des produits pharmaceutique précité que les produits pharmaceutiques ont la même finalité, à savoir traiter les affections de l’organisme, et que prendre en considération isolément chaque indication thérapeutique spécifique pour déterminer une sous-catégorie autonome, pourrait conduite à limiter excessivement les droits du titulaire de la marque,
  • et de cette définition ainsi que de la définition des médicaments, que les médicaments sont susceptibles de constituer une sous-catégorie autonome des produits pharmaceutiques, qui se distinguent par leur destination humaine ou animale,
  • des preuves d’usage que la marque est utilisée pour des « médicaments à usage humain ».

Dans une décision précédente, en date du 15 février 2021 (DC20-0015) relative à une demande en déchéance engagée le 29 avril 2020 contre une marque française ODEX N°11/3860413 au nom de SC IOHNSON PROFESSIONNEL SA, l’INPI avait pu identifier les produits d’usage au sein du libellé de la marque attaquée, considérant que l’usage de cette marque pour (i) des mousses lavantes pour les mains et le corps, gels douches corps et cheveux, crèmes lavantes nacrées pour mains et corps, crèmes lavantes d’atelier pour les mains sans solvants et (ii) pour des mousses et lotions lavantes bactéricides pour les mains démontrent un usage sérieux respectivement pour (i) les  « préparations pour nettoyer et dégraisser; savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux » et (ii) pour les « produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants »  couverts par l’enregistrement de marque, et non pas pour les autres produits dont notamment les produits pharmaceutiques.

II. Appréciation de l’usage au regard des signes

a. Usage du signe sous une forme modifiée

Selon l’article L714-5, 3° du code de la propriété intellectuelle, constitue un usage valable de la marque « L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

Dans la décision en date du 15 février 2021 (DC20-0015) relative à une demande en déchéance engagée le 29 avril 2020 contre une marque française verbale ODEX N°11/3860413 au nom de SC JOHNSON PROFESSIONNEL SA, l’INPI a considéré que la marque avec une stylisation et l’ajout d’un élément figuratif telle que représentée ci-dessous ne modifient pas l’impression générale produite par celle-ci et valide donc cet usage.

La position de l’INPI est en phase avec la jurisprudence de l’Union Européenne dès lors que le terme distinctif constitutif de la marque est repris à l’identique et que le graphisme ajouté ne possède qu’un faible pouvoir distinctif et n’est donc pas de nature à modifier l’impression d’ensemble produite par la marque.

b. Usage de la marque en combinaison avec une autre marque

Dans la décision du 15 mars 2021 (DC20-0009) relative à une demande en déchéance déposée le 7 avril 2020 contre une marque ASSAINOL N° 96614247 l’INPI a considéré que l’usage de cette marque avec l’ajout d’un élément figuratif sous la forme complexe  ne modifie pas l’impression générale produite par la marque et n’altère donc pas son caractère distinctif.

L’INPI a également considéré que la marque ASSAINOL était bien utilisée à titre de marque et non pas à titre de référence d’un panel de produits vendus sous la marque ombrelle DEO, la marque ASSAINOL ayant vocation à distinguer plus spécifiquement certains produits de la gamme, et que la seule présence du symbole ® du mot « Registered »accompagnant le signe DEO, sans valeur juridique en France, n’est pas de nature à démontrer que les produits sont commercialisés sous la marque DEO et non sous le signe ASSAINOL.

III. Lieu de l’usage

Aux termes de l’article L.714-5, 4°) du Code de la propriété intellectuelle est assimilé à un usage de marque « L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. »

 

Dans la décision précitée du 15 mars 2021 (DC20-0009) relative à la demande en déchéance contre la marque ASSAINOL N° 96614247 l’INPI considère que les pièces présentées par le titulaire (factures, brochures, bon à tirer daté de 2015 d’une étiquette destinée à être apposée sur les flacons 5L sur laquelle figure la marque ainsi que la mention « Formulé et produit en France ») démontrent que les produits sur lesquels est apposée la marque ont été vendus depuis la France à destination de la Russie.

IV. Point de départ de la période suspecte

Au titre de l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle « l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée ».

Dans la décision précitée du 15 mars 2021 (DC20-0009) relative à la demande en déchéance déposée le 7 avril 2020 contre lamarque ASSAINOL N° 96614247 , le demandeur en déchéance invoque avoir adressé au titulaire le 3 décembre 2019 une lettre le mettant en demeure de justifier l’usage sérieux de la marque si bien que les pièces produites datées postérieurement à ce courrier ne peuvent pas être prises en compte pour apprécier l’usage de la marque car relevant de la période suspecte issue de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle.

L’INPI refuse de retenir cette date et au contraire considère que le point de départ de la période suspecte à prendre en considération est le 7 janvier 2020, soit trois mois avant la demande en déchéance formée le 7 avril 2020, dès lors que l’article précité vise un « délai de trois mois précédant la demande en déchéance ».

Or, comme le titulaire de la marque avait déposé des preuves de l’usage de sa marque pour la période quinquennale précédant la période suspecte, l’INPI aurait dû écarter cet argument.

En outre, si la période quinquennale à prendre en compte doit en effet exclure la période suspecte de trois mois précédant le dépôt de la demande en déchéance, il convient de considérer que le point de départ de la période suspecte est la date à laquelle le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée contrairement au point de vue de l’INPI dans la décision précitée.

V. Date d’effet de la déchéance

L’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle stipule que « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu »

Par application de cette disposition, et contrairement aux prétentions des demandeurs réclamant que la déchéance prenne effet à compter de la date de la publication de l’enregistrement de la marque attaquée, l’INPI décide que la déchéance des droits prend effet à compter de la date de la demande en déchéance (décision du 15 mars 2021 (DC20-0009) – marque ASSAINOL N° 96614247).

VI. Répartition des frais

L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

Dans la décision du 28 juillet 2021 (DC 20-0047) relative à une demande en déchéance formée contre la partie française de la marque internationale n°756236 P’tit Chambourcy, l’INPI a déclaré que la demande en déchéance est devenue sans objet suite à l’annulation pour déchéance de la marque dans le cadre d’une procédure parallèle dont le demandeur à l’action (ainsi que l’INPI) ne pouvait pas avoir connaissance

Par conséquent, la demande en déchéance est clôturée pour défaut d’objet et non pour irrecevabilité, et il n’a donc pas été fait droit à la demande en déchéance, si bien qu’aucune des deux parties ne peut être déclarée gagnante et que leursdemandes de répartitions des frais ont été rejetées.

Dans la décision CD20-0005 du 3 juin 2021 – marque GELOX N°1533727 on peut relever que suite à la renonciation partielle de la marque attaquée GELOX le demandeur à l’action en déchéance n’a pas justifié d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond pour ces produits si bien que l’INPI ne s’est pas prononcé sur le remboursement des frais suite à cette renonciation.

Par conséquent, suite à une renonciation partielle, il est recommandé de faire valoir un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond afin de pouvoir obtenir le remboursement des frais.

VII. Délais pour rendre une décision

On relève que l’INPI rend des décisions dans un délai compris entre 5 à 6 mois lorsque le titulaire de la marque attaquée ne dépose pas de preuves d’usage (décisions des 05 juillet 2021 (DC21-0027) et du 19 mars 2021 (DC 20-0097) suite à des demandes en déchéance respectivement du 8 février 2021 et du 30 septembre 2021), et 10 à 15 mois en cas de dépôt de preuves et d’échanges d’arguments entre les parties

Nous recommandons donc de recourir aux demandes en déchéance auprès de l’INPI à l’encontre de marques françaises ou de désignations françaises de marques internationale qui constituent la base d’une réclamation précontentieuse ou si de telles marques ont été révélées dans le cadre d’une recherche d’antériorités.

1312, 2021

European Patent Office rated top for patent and service quality

Brevets, IP Alert Brevet, Publication|

The Intellectual Asset Management (IAM) once again initiated a benchmarking survey and let users vote among the world’s five largest patent offices for the quality of its patents and services. Again, the EPO has topped the survey this year in both categories like it has ever since this annual survey was started by IAM in 2010.

The survey’s results showed that 26 % of the participants rate patents of the EPO as « excellent ». This is in increase from 23% last year and places the EPO well ahead of the other IP5 offices. The respondents also agreed that the EPO is maintaining its high level of quality. Overall, more than 87% of respondents describe the service of the EPO as « good », « very good » or « excellent », also putting the EPO well ahead of the other IP5 offices.

Moreover, the EPO is the only office of the IP5 offices for which patent quality ranks as the top motivation for filing among the respondents. In the other jurisdictions, the commercial importance of the local market is the key factor to file patent application.

This year’s survey was conducted in September and October 2021 among several hundred IP professionals. Participants were asked

about the EPO, Japan Patent Office (JPO), Korean Intellectual Property Office (KIPO), US Patent and Trademark Office (USPTO) and the China National Intellectual Property Administration (CNIPA).

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